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sábado, 29 de agosto de 2015

Marcas. Conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción “ius prohibendi” ejercitada por el titular de la marca. Ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, cuando los tiene registrados una empresa, frente a una denominación social igual o semejante de otra. Riesgo de confusión.

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
5. Formulación del motivo segundo de casación. El motivo se basa en la infracción del art. 34.2.b) LM, en relación con el art. 37 a) LM. En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida, si bien establece como indiscutiblemente probado que Autoram, S.L. actúa en el tráfico con su denominación social, no considera que utilice esta denominación como nombre comercial y menos aún como marca. Razona que, conforme a la doctrina, si el signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe existir incompatibilidad. La incompatibilidad, y la consiguiente infracción, se produce cuando se emplea la denominación social como marca o nombre comercial para productos o servicios.
También se razona que el riesgo de confusión debe analizarse en función de determinados factores que integran la denominada impresión de conjunto, para el consumidor medio, que en este caso debería llevar a negar la existencia de riesgo de confusión.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
6. Desestimación del motivo segundo de casación. La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa.
En torno a esta distinción, esta Sala ha desarrollado su jurisprudencia, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo:



«la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo de identidad personal, identifica al titular --empresario-- a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión».
En este sentido, el art. 34.2 LM, al regular el alcance del ius prohibendi que se reconoce al titular de la marca, se dirige al uso por terceros del signo registrado en el tráfico económico. Esta limitación del ius prohibendi al uso del signo en el tráfico económico del art. 34.2 LM (que supone una transposición prácticamente literal del art. 5.1 de la Directiva 89/104/CEE) guarda relación con el propio concepto legal de marca, que según el art. 4 LM debe servir para identificar "en el mercado" los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Como recordábamos en la Sentencia 228/2013, de 12 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 11 de septiembre de 2007, (C- 17/2006), entiende que la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa», sino también cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...]». Y en este sentido debemos entender la enumeración ejemplificativa que hacíamos de usos de la denominación social como signo distintivo en el mercado, a los efectos del art. 34.2 LM: « cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc. » (Sentencia 485/2004, de 27 de mayo, citada por las posteriores Sentencias 632/2008, de 4 de julio, y 228/2013, de 12 de abril).
Para acabar de delimitar el ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, como los que tiene registrados la demandante, frente a una denominación social igual o semejante, también es necesario tener en cuenta el límite al derecho de marca previsto en el art. 37 a) LM. Este último precepto prescribe que «(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección; [...]». En otras ocasiones, ya nos hemos hecho eco de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida en su Sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002), y reiterada después por la sentencia 916/2011, de 21 de diciembre, de que la referencia al empleo de "su nombre", no debe quedar limitado al de la persona física, sino que puede alcanzar también al de la persona jurídica (Sentencias 916/2011, de 21 de diciembre, y 97/2012, de 6 de marzo).
De este modo, en el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario.
7. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta.
La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica.
Por otra parte, si la demandada pretendía acogerse al límite del art. 37 a) LM, no bastaba su invocación. Era necesario que previamente hubiera quedado acreditado en la instancia que el uso realizado por la demandada de su denominación social en el tráfico económico lo fue conforme a las prácticas leales en materia comercial, y no tenemos constancia de ello en la sentencia. Entrar a juzgar si fue así, sin que además consten acreditados en la instancia hechos de los que pueda derivarse esa apreciación, excede de la casación.
En nuestro caso, a la vista de lo que se declara probado en la instancia, que no podemos revisar en casación, como parece que pretende el recurrente, partimos del hecho de que la demandada ha utilizado con esta finalidad su denominación social, ya sea aisladamente ya sea junto al signo BMW. Por ello, siempre que se aprecie el riesgo de confusión, en los términos previstos en el art. 34.2.b) LM, deberemos entender correcta la estimación de la infracción marcaria.
8. Conforme al art. 34.2.b) LM, « (e)l titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: [...] b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. [...]». Como hemos expuesto en otras ocasiones, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el riesgo de confusión que, como hemos hecho en otras ocasiones (Sentencias 433/2013, de 28 de junio, y 95/2014, de 11 de marzo), podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices:
«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].
»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].
»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].
»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).
»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].
»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).»
9. El tribunal de apelación al juzgar sobre la confusión no ha contradicho estas directrices, pues no ha dejado de realizar una apreciación global, sin perjuicio de resaltar las similitudes que, en el conjunto de la valoración, generan el riesgo de confusión.
El tribunal tiene en consideración que existe una identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos (clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial "Autorama" para la actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de vehículos y de venta de vehículos de segunda mano.

Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la denominación ("Autorama") empleada en la marca mixta de la demandante y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la demandada, "Autoram". La semejanza fonética y gráfica es innegable. Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial.

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