Denominación de origen protegida "queso manchego". Evocación por el uso de signos denominativos y figurativos referidos a la zona geográfica sobre la que se encuentra asentada la denominación de origen. Acciones de infracción de la denominación de origen protegida por evocación. Pueden ejercitarse las acciones indispensables para el ejercicio del ius prohibendi propio de un derecho de exclusiva sin necesidad de que la ley las regule expresamente. Nulidad de nombre comercial y marcas por evocación de la denominación de origen. Acciones de competencia desleal. Son improcedentes por basarse en los mismos hechos y las mismas facetas de desvalor que los que fundamentan la acción de infracción del derecho de exclusiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- "Queso manchego" es una denominación de origen protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue acordado por el Reglamento (CE) n.° 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, previa solicitud formulada por España en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n.° 2081/92.

2.- Industrial Quesera Cuquerella S.L. (en lo sucesivo, Quesera Cuquerella) es una sociedad radicada en la provincia de Ciudad Real, que fabrica y comercializa quesos, algunos con DOP "queso manchego" y otros no amparados por dicha DOP, como es el caso de los quesos "Rocinante", "Super Rocinante" y "Adarga de oro". Es titular del nombre comercial "Rocinante" y D. Diego, su legal representante, es titular de sendas marcas "Rocinante", que se usan para la comercialización de estos quesos. Esta sociedad publicita sus quesos a través de la página web "www.rocinante.es".

3.- La "Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego" interpuso demanda contra Quesera Cuquerella y D. Diego, en la que ejercitó acumuladamente varias acciones.

i) Solicitó, en primer lugar, que se declarara que el etiquetado utilizado por Quesera Cuquerella para identificar y comercializar los quesos "Adarga de oro", "Super Rocinante" y "Rocinante", así como la oferta que esa sociedad efectúa a través de su página web "www.rocinante.es" de los quesos "Super Rocinante" y "Rocinante" (que emplea los términos "Quesos Rocinante" para referirse tanto a estos como a otros quesos amparados por la DOP "queso manchego", y reproduce la contraetiqueta de garantía del queso DOP "queso manchego" en su página de inicio), suponen una infracción de la Denominación de Origen Protegida "queso manchego", con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) nº 510/2006. Aunque en la petición final mencionaba el art. 13 en su totalidad, la argumentación contenida en la demanda se ceñía exclusivamente a la existencia de la "evocación" de la denominación de origen a que hace referencia el apartado 1.b de dicho art. 13 del Reglamento.

Marcas. Conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción “ius prohibendi” ejercitada por el titular de la marca. Ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, cuando los tiene registrados una empresa, frente a una denominación social igual o semejante de otra. Riesgo de confusión.

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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5. Formulación del motivo segundo de casación. El motivo se basa en la infracción del art. 34.2.b) LM, en relación con el art. 37 a) LM. En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida, si bien establece como indiscutiblemente probado que Autoram, S.L. actúa en el tráfico con su denominación social, no considera que utilice esta denominación como nombre comercial y menos aún como marca. Razona que, conforme a la doctrina, si el signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe existir incompatibilidad. La incompatibilidad, y la consiguiente infracción, se produce cuando se emplea la denominación social como marca o nombre comercial para productos o servicios.

También se razona que el riesgo de confusión debe analizarse en función de determinados factores que integran la denominada impresión de conjunto, para el consumidor medio, que en este caso debería llevar a negar la existencia de riesgo de confusión.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

6. Desestimación del motivo segundo de casación. La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa.

En torno a esta distinción, esta Sala ha desarrollado su jurisprudencia, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo:

Mercantil. Marcas. Nombre comercial notorio. Acción de infracción por violación de una marca registrada por semejanza de los signos y la similitud de los servicios que se identifican, susceptible de generar riesgo de confusión. Directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2013 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

La demandante, Casa Alberto, S.A., es una sociedad constituida en el año 1985, que explota en Madrid un restaurante denominado "Casa Alberto", con un estilo de "taberna-restaurante" tradicional del centro de Madrid, en los alrededores de la Puerta del Sol. Casa Alberto, S.A. registró el nombre comercial núm. 217.278, para servicios de la clase 43, de taberna y restauración, en el año 1998. Se trata de un nombre comercial en el que aparece la denominación "Taberna-restaurante CASA ALBERTO fundada en 1827". La demandante también es titular de un portal de internet con el nombre de dominio www.casalberto.es.

Las demandadas, Grupo hostelero CASA ALBERTO, S.L., y sus sociedades participadas, Las Brasas de Alberto, S.L., ALSOCA, S.L. y Puerto Venecia Restauración, S.L., que explotan tres restaurantes en tres centros comerciales de Zaragoza (Centro Comercial "Centro Comercial Augusta, Actur-Carrefour y Puerto Venecia), han venido utilizando en la identificación de estos negocios de restauración las siguientes denominaciones: "Grupo hostelero Casa Alberto asador", "Casa Alberto restaurante", "Casa Alberto", "donde mejor se come es en Casa Alberto"; así como el nombre de dominio www.casalberto.net.

Mercantil. Marcas. Nombre comercial. Protección internacional del nombre comercial.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. La sociedad italiana Kemika SpA, en la afirmada condición de titular del nombre comercial " Kemika ", no registrado ni solicitado su registro en España, pretendió - con apoyo en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 23 de marzo de 1883, revisado en diversas fechas y enmendado el 28 de septiembre de 1979 - la condena de Kemika Productos de Limpieza, SL a eliminar la palabra " Kemika " de su denominación social, a fin de evitar el riesgo de confusión generado por la coexistencia de ésta con el signo de la demandante.

En las dos instancias fue desestimada la referida pretensión.

El recurso de apelación interpuesto por Kemika SpA no alcanzó éxito por haber entendido la Audiencia Provincial que la norma aplicable al conflicto era la del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas y, ello supuesto, que la demandante y apelante no había probado en el proceso el uso ni el conocimiento notorio de su nombre comercial en el conjunto del territorio nacional.

SEGUNDO. En el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de segunda instancia, Kemika SpA denuncia la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, así como la de los artículos 3, apartado 3, y 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Conforme al artículo 8 del Convenio de la Unión de París " el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro [...] ".