Marca denominativa. Caducidad de la marca. Uso de la marca. El uso acreditado de la marca denominativa "La Estrella del Rock" no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Se trata de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 28 de mayo de 2020 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

Town Music, S.L. obtuvo en el año 2000 la concesión de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del Rock" para los siguientes productos de la clase 32 del nomenclátor internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Rockstar Inc ha solicitado la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial.

Al margen de si constituyen propiamente un uso de la marca, las formas en que fue empleada para identificar o publicitar bebidas energéticas fueron las siguientes:

2. La sentencia dictada en primera instancia entendió acreditado que la marca había sido usada sólo para bebidas energéticas, razón por la cual declaró la caducidad parcial de esta marca respecto del resto de los productos para los que estaba inicialmente concedida.

3. La sentencia fue recurrida sólo por la parte demandante, quien solicitaba la caducidad total de la marca, porque no había sido usada cómo estaba registrada. La Audiencia, que desestima el recurso, primero entiende acreditado el uso del signo para bebidas energéticas por las etiquetas empleadas en estos productos, así como por la publicidad contratada tanto en la televisión canaria como en furgonetas y en el carnaval. Y, a continuación, razona que se trata de una marca denominativa, que protege la denominación y no "la forma o coloración de estas palabras".

4. La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un solo motivo.

Marcas. Acciones de nulidad relativa y de infracción. Excepción de falta de uso. Uso parcial de la marca. Control en casación del juicio de comparación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Cementos Collet S.L. (en lo sucesivo, Cementos Collet) es titular de las siguientes marcas:

i) Marca nacional denominativa n.° 1.177.871 "MARFILE", clase 19, que distingue cementos de todas clases; concedida el 4 de marzo de 1988, con fecha de solicitud el 28 de enero de 1987.

ii) Marca nacional denominativa n.° 1.712.650 "MARFIL", clase 19 que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial toda clase de cementos y sus derivados, de los incluidos en esta clase, con fecha de solicitud el 15 de julio de 1992.

iii) Marca nacional mixta n.° 1.963.247 "MARFIL PUR", clase 19, que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial cementos de los incluidos en esta clase; con fecha de solicitud el 5 de mayo de 1995.

2.- Yesos Ibéricos S.A. (en lo sucesivo, Yesos Ibéricos) es titular de la siguiente marca:

Marca nacional denominativa n.° 2739733 "ALGISS MARFIL", clase 19 distinguiendo yesos, escayolas y morteros; solicitada el 13 de noviembre de 2006, concedida el 17 de julio de 2007, publicada el 1 de noviembre de 2007.

3.- Cementos Collet presentó sendas demandas, que posteriormente se acumularon en un solo procedimiento, en las que, en lo que es relevante para este recurso, ejercitó acciones contra Yesos Ibéricos por vulneración de sus marcas y en solicitud de anulación de la marca de la demandada.

4.- Yesos Ibéricos formuló la excepción de falta de uso al amparo del art. 52.3 de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM) porque durante los cinco años anteriores al ejercicio de la acción de nulidad de su marca, Cementos Collet no había usado sus marcas para la comercialización de yeso, que es para lo que Yesos Ibéricos utiliza la marca "algiss marfil". Además, negó que el uso de este signo infringiera las marcas de Cementos Collet, pues no existía riesgo de confusión, incluido el de asociación, y negó que existiera la incompatibilidad entre las marcas determinante de la nulidad relativa de la marca posterior.

5.- El Juzgado Mercantil estimó la demanda, declaró la nulidad de la marca "algiss marfil", declaró que Yesos Ibéricos había infringido el derecho de marca de Cementos Collet y condenó a aquella a indemnizar a esta en 181.761'51 € por los daños y perjuicios causados por la vulneración.

6.- Yesos Ibéricos apeló la sentencia del Juzgado Mercantil pero la Audiencia Provincial desestimó su recurso, por lo que ha interpuesto recurso de casación basado en dos motivos, que han sido admitidos.

7.- Las alegaciones que Cementos Collet ha realizado para que se declare inadmisible el recurso no pueden estimarse, pues algunas son inconsistentes, otras se apartan de los hechos fijados en la instancia y otras afectan a cuestiones que deben ser decididas al resolver los motivos. El recurso cumple los requisitos de admisibilidad fijados en la ley y desarrollados en los acuerdos de esta sala, y la recurrente ha justificado el interés casacional que permite el acceso a casación.

Mercantil. Marcas. Caducidad de marca por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 4ª) de 30 de septiembre 2014 (D. Carlos Fuentes Candelas).

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PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil objeto de la presente apelación estimó íntegramente la demanda de NORVENTO SL contra el titular de la marca española mixta, nº 2711255, "Norvento Nature Energy", para las clases 9, 37, 38 y 42, concedida por resolución de 23/5/2007 publicada el 16/6/2007, por caducidad por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.

La sentencia rechazó la objeción opuesta por parte del demandado de falta de legitimación activa de la sociedad demandante al fin pretendido, pues tendría un palmario interés legítimo dada la conflictividad previa al inicio del proceso que sería constatable por las oposiciones por riesgo de confusión planteadas por parte del demandado a la solicitud de registro por la demandante de las marcas comunitarias "Norvento" y "Ned Norvento", para las clases 9, 37, 38 y 42.

La sentencia consideró a continuación el principio del uso obligatorio de la marca y el concepto del uso real y efectivo en relación a la normativa y jurisprudencia al respecto, entre ellas las sentencias del Tribunal Supremo de 28/3/2005 y 23/6/2006 o las del Tribunal de Justicia Europeo de 11/3/2003 y 13/9/2007. Y sobre esta base analizó la prueba documental aportada por la parte demandada para acreditar el requerido uso de su marca llegando la juzgadora de instancia a la conclusión negativa pues buena parte de los documentos serían de anteriores en más de cinco años a la interposición de la demanda de caducidad, otros serían posteriores al requerimiento extrajudicial previo a la demanda, o solo acreditarían un uso esporádico o aparente sin continuidad y para evitar la caducidad, o documentos que no contendrían referencia a la marca impugnada, o carentes de fecha para verificar el uso durante el periodo relevante, ni un uso público y hacia el exterior que aunque fuese mínimo bastase como uso efectivo.