Denominación de origen protegida "queso manchego". Evocación por el uso de signos denominativos y figurativos referidos a la zona geográfica sobre la que se encuentra asentada la denominación de origen. Acciones de infracción de la denominación de origen protegida por evocación. Pueden ejercitarse las acciones indispensables para el ejercicio del ius prohibendi propio de un derecho de exclusiva sin necesidad de que la ley las regule expresamente. Nulidad de nombre comercial y marcas por evocación de la denominación de origen. Acciones de competencia desleal. Son improcedentes por basarse en los mismos hechos y las mismas facetas de desvalor que los que fundamentan la acción de infracción del derecho de exclusiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- "Queso manchego" es una denominación de origen protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue acordado por el Reglamento (CE) n.° 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, previa solicitud formulada por España en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n.° 2081/92.

2.- Industrial Quesera Cuquerella S.L. (en lo sucesivo, Quesera Cuquerella) es una sociedad radicada en la provincia de Ciudad Real, que fabrica y comercializa quesos, algunos con DOP "queso manchego" y otros no amparados por dicha DOP, como es el caso de los quesos "Rocinante", "Super Rocinante" y "Adarga de oro". Es titular del nombre comercial "Rocinante" y D. Diego, su legal representante, es titular de sendas marcas "Rocinante", que se usan para la comercialización de estos quesos. Esta sociedad publicita sus quesos a través de la página web "www.rocinante.es".

3.- La "Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego" interpuso demanda contra Quesera Cuquerella y D. Diego, en la que ejercitó acumuladamente varias acciones.

i) Solicitó, en primer lugar, que se declarara que el etiquetado utilizado por Quesera Cuquerella para identificar y comercializar los quesos "Adarga de oro", "Super Rocinante" y "Rocinante", así como la oferta que esa sociedad efectúa a través de su página web "www.rocinante.es" de los quesos "Super Rocinante" y "Rocinante" (que emplea los términos "Quesos Rocinante" para referirse tanto a estos como a otros quesos amparados por la DOP "queso manchego", y reproduce la contraetiqueta de garantía del queso DOP "queso manchego" en su página de inicio), suponen una infracción de la Denominación de Origen Protegida "queso manchego", con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) nº 510/2006. Aunque en la petición final mencionaba el art. 13 en su totalidad, la argumentación contenida en la demanda se ceñía exclusivamente a la existencia de la "evocación" de la denominación de origen a que hace referencia el apartado 1.b de dicho art. 13 del Reglamento.

Mercantil. Propiedad industrial. Patentes. Demanda de nulidad radical de patente de invención por falta del requisito de novedad. Se desestima.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 28 de noviembre de 2014 (D. Ángel Galgo Peco).

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SEGUNDO.- LA NOVEDAD DE LA PATENTE BLODI

Desarrollo del motivo de impugnación

10.- Los apelantes niegan que en la patente BLODI concurra la nota de novedad, al encontrarse anticipada por la patente CEPO. En este sentido, el recurso cuestiona la corrección del examen efectuado en la sentencia impugnada, en la que, a partir de los elementos diferenciadores que allí se señalan entre una y otra invención, se alcanza la conclusión contraria.

11.- Los propios recurrentes resumen las razones de su particular analisis señalando que lo que el juzgador de la anterior instancia considera novedades inventivas no son tales, sino "diferencias morfológicas" y que aunque las dos invenciones presentan características estructurales y mecánicas diferentes, representan "soluciones equivalentes", pues en una y otra existen elementos correspondientes entre sí que cumplen una misma función a la hora de dar solución al mismo problema técnico.

12.- El discurso impugnatorio de los recurrentes discurre a lo largo de las siguientes líneas:

(i) las dos invenciones tratan de dar solución al mismo problema técnico, a saber, lograr el frenado de la polea de la catenaria empleada en líneas de ferrocarril en el supuesto de que se produzca el corte de aquella, bien por el lado de la línea aérea, bien por el lado de los contrapesos;

(ii) ambas invenciones se basan en el mismo "principio activo" para solucionar el problema técnico planteado, consistente en aprovechar el movimiento brusco que sufre la polea ante la rotura del cable por cualquiera de los lados señalados para activar un dispositivo de disparo que a su vez actúa sobre unos mecanismos que permiten el bloqueo de la polea; y

(iii) aunque los mecanismos de bloqueo son diferentes (en el sistema CEPO el mecanismo actuaría lateralmente sobre la polea, bloqueando los radios de la misma, mientras que en el sistema BLODI el mecanismo operaría actuando perimetralmente sobre la polea, bloqueando los dientes de la misma), se trataría de las únicas alternativas existentes y obvias para cualquier experto en la materia.

Valoración del Tribunal

Mercantil. Propiedad industrial. Diseño industrial. Acción declarativa de violación de los derechos de exclusiva, acción de cesación de la conducta infractora y acción de indemnización de daños y perjuicios, que incluía la publicación de la sentencia en diversas publicaciones especializadas. Requisito de singularidad. Acciones por infracción: el juicio comparativo en el diseño industrial. Libertad del autor y tendencias del mercado.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.-Antecedentes del caso

1.- El litigio en el que se han planteado los recursos extraordinarios que son objeto de esta resolución fue promovido por Hansgrohe AG, en su calidad de titular del registro internacional del modelo industrial DM 062246 "griferías sanitarias y sus componentes", solicitado el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y Hansgrohe, S.A., en su calidad de distribuidora en España de estos productos, contra Grifería Tres, S.A. (en lo sucesivo, Grifería Tres).

Las demandantes ejercitaron una acción declarativa de violación de los derechos de exclusiva, al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, LDI), una acción de cesación de la conducta infractora y otra de indemnización de daños y perjuicios, que incluía la publicación de la sentencia en diversas publicaciones especializadas. Alegaban como fundamento de las acciones ejercitadas que la comercialización por parte de la demandada de sus modelos de grifo monomando Alp-Tres para lavabo y bidé suponía una infracción de los derechos que les concede el referido modelo industrial, tal y como aparecía reflejado en los gráficos 3.1 y siguientes, variantes 3 y 4 del referido modelo.

2. - Grifería Tres se opuso a la demanda alegando: (i) la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A.; (ii) la inexistencia de vulneración de los derechos protegidos pues el diseño de los productos cuestionados presenta diferencias muy significativas respecto del modelo registrado; y (iii), de forma subsidiaria, para el caso de que se pudiera considerar que existía infracción, excepcionó la nulidad del registro por falta de singularidad o de novedad.

3.- La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda respecto de Hansgrohe, S.A. pues apreció su falta de legitimación activa. Respecto Hansgrohe AG, desestimó la excepción de nulidad opuesta por Grifería Tres, considerando que el diseño presentaba novedad, y estimó la acción de infracción al considerar que el diseño del producto cuestionado producía una impresión de conjunto muy similar a la del modelo registrado, de manera que al usuario medio de este tipo de productos (un profesional de la construcción o un consumidor especialmente informado) no le resultaba posible diferenciar entre el producto que fabrica la demandada y el diseño protegido. También estimó la acción de daños y perjuicios, y condenó a la demandada a hacer pago a Hansgrohe AG de la cantidad de 531.860 euros y a la publicación de la sentencia en diversos medios de comunicación.

Libros: Actas de derecho industrial y derecho de autor.

Ángel García Vidal

Libros: Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial

María del Carmen Gómez Rivero

http://www.tirant.com/editorial/libro/los-delitos-contra-la-propiedad-intelectual-e-industrial-9788490330708

Fecha publicación: 02/2013
Editorial: Tirant lo Blanch
Colección: Tratados, Comentarios y Practicas Procesales

1ª Edición / 548 págs. / Cartoné / Castellano / Libro

ISBN13:9788490330708 

Mercantil. Marcas. Competencia desleal. Nulidad de marca por haberse efectuado la solicitud de registro de mala fé. Posible concurrencia de las normas sobre propiedad industrial y sobre competencia desleal. Preferencia de las primeras si lo que se pretende es la protección del derecho subjetivo sobre el bien inmaterial.

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011. (891)

PRIMERO. En las dos instancias se ha declarado infringido por la demandada, Norteñas, SL, el derecho de que es titular Nordika's, SL, la demandante, sobre un modelo comunitario no registrado - consistente en el diseño de unas zapatillas de lana -, conforme dispone el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron las demás acciones que Nordika's, SL había ejercitado en la demanda contra Norteñas, SL:

(1ª) La de nulidad de una marca española, registrada a nombre de la demandada, con el número 2622759 - un signo mixto, formado por la combinación de las letras " N's ", la palabra " Norteña's " y un dibujo rectangular -, que había sido concedida para diferenciar calzado, entre otros productos. Las causas de tal pretensión habían sido dos: (a) haber solicitado Norteñas, SL el registro de la marca de mala fe y ser, por ello, aplicable el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre; y (b) generar la existencia del referido signo un riesgo de confusión con dos marcas prioritarias de la demandante - una nacional, mixta, formada por la combinación de la letra "N" mayúscula, un rectángulo y la palabra " Nordika's ", concedida, con el número 2337953, para identificar productos de la clase 25; y otra comunitaria, de la misma estructura, destinada a diferenciar idéntico tipo de producto - y ser aplicables los artículos 6, apartado 1, letra b), 8 y 52, apartado 1, de la misma Ley 17/2001.

(2ª) La de violación de las dos marcas de la demandante, antes mencionadas, a consecuencia del uso por la demandada de la suya, también citada, en aplicación de los artículos 34, apartado 2, letra b), 40 y 41 de la repetida Ley de marcas.

Y (3ª) la de declaración y consiguientes condenas de la demandada por haber ejecutado los actos ilícitos que tipifican los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Mercantil. Propiedad Industrial. Patentes. Solicitud de indemnización de daños y perjuicios. Apreciación de la realidad del daño (pérdida sufrida y ganancia dejada de obtener), y de la aplicación de la doctrina "in re ipsa".

Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011. (884)

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y concretamente sobre patentes, habiendo quedado reducido el debate en casación a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, desestimada en la Sentencia de la Audiencia Provincial, y, en relación con dicho tema, a la interpretación y aplicación de los artículos 64 y 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en su redacción original).

Por la entidad mercantil ABBOT GmbH & CO.KG se dedujo demanda contra la también mercantil ROIG FARMA, S.A. en la que solicita: 1. Se declare que la importación e introducción en comercio del producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina realizados por ROIG FARMA, S.A. constituye una infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea EP 0230742. 2. Se condene a ROIG FARMA, SA a cesar de inmediato en la violación de la Patente Europea EP 0230742 y, en particular, a abstenerse de importar y comercializar en el futuro el producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina producido mediante el procedimiento objeto de la Patente Europea EP 0230742. 3. Se ordene el embargo y destrucción del producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina que actualmente se encuentre en poder de ROIG FARMA, S.A. así como de toda clase de folletos, catálogos, listas de precios, material publicitario o promocional e impresos en general que se refieran al producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina, así como de todos los elementos que sirvan para su comercialización y venta. 4. Se condene a ROIG FARMA, S.A. a indemnizar a mi mandante los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea EP, y ello en la cantidad que resulte de aplicar las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Octavo de este escrito de Demanda 5. Se ordene la publicación, a costa de ROIG FARMA, S.A., de la sentencia condenatoria por infracción del derecho de exclusiva conferido a mi mandante por la Patente Europea EP 0230742 mediante un anuncio en un periódico de información general de gran difusión en todo el territorio del Estado y un anuncio en un diario de información especializada. Y todo lo anterior con expresa condena en costas a ROIG FARMA, S.A.".

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 37 de Barcelona el 11 de marzo de 2005, en los autos de procedimiento ordinario número 269 de 2004, desestimó la demanda y absolvió a la entidad demandada.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de noviembre de 2007, en el rollo número 432 del propio año, estima parcialmente el recurso de apelación de la actora y, con revocación de la resolución recurrida, acuerda: 1º) Declaramos que la conducta de la demandada, consistente en la importación de China para España de las cantidades de monohidrato de hidrocloruro de sibutramina referidas en la demanda y su posterior comercialización en España, desde diciembre de 1999 hasta mayo de 2001, constituye una infracción de la patente EP 230.742 B1 (patente ES 2.018.163 B3); 2º) Condenamos a la demandada a cesar en la realización de dichos actos infractores y a abstenerse de realizarlos en el futuro; 3º) Ordenamos el embargo y destrucción de las cantidades de dicho producto que se hallen en poder de la demandada y de la documentación promocional relativa al mismo.

Y desestima los demás pedimentos de la demanda.

Mercantil. Propiedad Industrial. Patentes. Patente europea farmacéutica. Extensión de la patente: reivindicaciones: doctrina de los equivalentes. Aplicabilidad del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2011. (880)

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre Propiedad Industrial, y en concreto sobre protección de patente europea. Se plantean, como cuestiones más importantes, la aplicación de la doctrina de los equivalentes en orden a la extensión de la protección de una patente farmacéutica de selección que reivindica la Olanzapina, que es un medicamento de singular utilidad en el tratamiento de trastornos del sistema nervioso central, y la incidencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) -Anexo 1C del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC), BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995- en los efectos de la Reserva de España al Convenio Europeo de Patentes (CPE) en relación con las patentes de productos farmacéuticos.

Por las entidades mercantiles LABORATORIOS CINFA, S.A., KERN PHARMA, S.L. y LABORATORIOS ALTER, S.A. se dedujo demanda sobre declaración de no violación y de nulidad parcial de patente de invención contra la compañía británica ELI LILLY AND COMPANY LIMITED en la que solicita: 1. Se declare que la explotación por CINFA, KERN y ALTER de la Olanzapina obtenida por el "Procedimiento DRL" no constituye una violación de las reivindicaciones 1 a 4 de la patente EP 454.436 - ES 2.708.440 de LILLY; 2. Se declare la nulidad de la reivindicación 5 de dicha patente y, en consecuencia, se ordene su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; y 2.1. subsidiariamente solo para el caso de que se desestimara el anterior pedimento número 2, se declare que la explotación por CINFA, KERN y ALTER de medicamentos de Olanzapina no constituye una violación de la reivindicación 5 de la patente de LILLY, toda vez que dicha reivindicación no surte efectos. La demanda está relacionada con la fabricación y comercialización de medicamentos antipsicóticos a base de Olanzapina para el tratamiento de desórdenes del sistema nervioso central, esquizofrenia, estados de ansiedad, etc. La patente europea fue solicitada el 24 de abril de 1991 con fecha de prioridad 1990, publicada en la Oficina Europea de Patentes -OEP- (EPO) el 30 de octubre de 1991; concedida el 3 de agosto de 1995 y validada en España (publicación en el BOPI) el 16 de diciembre de 1995. La patente fue transferida en el año 1998 por LILLY INDUSTRIES LIMITED a la entidad (aquí demandada) ELI LILLY AND COMPANY LIMITED.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona el 16 de octubre de 2006, en los autos de juicio ordinario número 601 de 2005, desestima la demanda y absuelve a la entidad demandada.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 17 de enero de 2008, en el Rollo número 368 de 2007, desestima el recurso de apelación de las actoras y confirma la resolución del Juzgado de lo Mercantil, sin efectuar condena en las costas de la alzada.

Contra esta última Sentencia se interpuso por Laboratorios Cinfa S.A., Kern Pharma S.L. y Laboratorios Alter S.A. recurso de casación articulado en tres motivos, que fue admitido por Auto de esta Sala del 7 de julio de 2009, aclarado por Auto de 13 de octubre de 2009.

Mercantil. Marcas. LANCÔME vs LANCOME. Riesgo de confusión. Acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa. La mala fe como causa de imprescriptibilidad de esta acción.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2011.

PRIMERO. Lancôme Parfums et Beauté & Cie es titular de numerosas marcas, españolas e internacionales con efectos en España. Las mismas se componen del término " Lancôme " sólo, en unos casos y, en otros, elemento dominante de un conjunto formado con otro gráfico.

Le fueron concedidas para identificar, entre otros productos, los de las clases 3 - perfumería y cosméticos - y 21 - accesorios y utensilios relacionados con los anteriores - del nomenclátor internacional.

Don Severiano solicitó en octubre de mil novecientos setenta y cuatro el registro de la marca española número 767.388, exclusivamente formada por el elemento denominativo " Lancome ".

Le fue concedida en mil novecientos setenta y seis para distinguir productos de la clase 9 - gafas, lentes y monturas para gafas -.

La referida marca fue transmitida por el titular originario a doña Daniela y es utilizada, al vender los productos distinguidos con ella, por Navoptik, SL y Emporio Óptical, SL.

SEGUNDO. Lancôme Parfums et Beauté & Cie, tras destacar la notoriedad de sus marcas, incluso en la fecha en que fue registrada la número 767.388 y la prioridad de muchas de ellas respecto de ésta, alegó en la demanda - dirigida contra las cuatro personas citadas - que la existencia de la misma generaba riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos para los que había sido concedida.