Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (s. 3ª) de 30 de junio de 2011. Pte: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES. (1.539)
PRIMERO: Claramente, la caducidad de la marca nacional Caja del Sol nº 13110697, en clase 36, seguros y servicios financieros, concedida a Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda Cádiz Almería Málaga y Antequera, en adelante UNICAJA, por falta de uso real y efectivo, suscitada por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla, en adelante CAJASOL, se plantea como el eje central de la cuestión controvertida, también en esta instancia, ya que en caso de acogerse, no solo provocaría la estimación de la demanda inicial, sino también inexorablemente la desestimación de la acción por infracción de los derechos de exclusiva derivados de la titularidad de tal registro de marca, ejercitada por vía reconvencional, ya que la marca solo se considerará registrada para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada (AP Alicante sección octava 26 de enero de 2011), determinando también el rechazo de la acción de nulidad relativa articulada, al amparo del artículo 52 de la Ley de Marcas, al desaparecer la legitimación establecida en el artículo 59 b) del mismo texto legal, y por tanto a su vez la revocación de la sentencia recurrida que no aprecio tal caducidad.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Marcas: "1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: c) Cuando no hubiera sido usada conforme al art. 39 de esta Ley ". Es decir "Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso." Según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Marcas, corresponde al titular de la marca, demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso, por tanto le incumbe la carga legal de justificar el uso externo y publico de la marca registrada difundiéndola de manera efectiva, tal y como, ya exigía la STS de 18 de Diciembre de 1992. Como ha recordado la jurisprudencia, "es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes adquirentes, etc.), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa, que puede resultar de imposible acreditación (prueba "diabólica")", STS de 22 de enero de 2000 .
Este uso ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida la marca, satisfaciendo así la función para la cual se reconoció al titular el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir aquella exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal, debiendo para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, tomar en consideración la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, tal y como se desprende de los razonamientos de la STS 23 de junio de 2006 .
La doble exigencia legal, "efectivo y real" en realidad, STS 18 de junio de 2010, "es una redundancia", la exigencia normativa que debe cubrirse es la de un uso público y externo, "consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias." La doctrina actual, como recuerda la STS de 13 de noviembre de 2009, con cita de las Sentencias de 11 de marzo de 2.003, 28 de marzo de 2.005, 23 de junio de 2.006 y 20 de mayo de 2008, excluye la utilización meramente formal y aparente de la marca, y viene marcada por los parámetros establecidos, fundamentalmente, por la STJCE 11 de marzo de 2003, entre los que destacamos, por su aplicabilidad al caso: "36...que el "uso efectivo" es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia" "38...., en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca." "39. La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, así, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente" "43....el artículo 12, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "uso efectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca....." La ineficacia de los usos meramente simbólicos, para justificar el uso efectivo, se ha reiterado en resoluciones como las del TJCE de 15 de enero de 2009 ("no se realiza una comercialización de dichos objetos con la finalidad de penetrar en el mercado de los productos comprendidos en la misma clase que ellos. En tales circunstancias, la colocación de la marca en tales objetos no contribuye a crear un mercado para éstos y ni siquiera a distinguir, en interés del consumidor, dichos objetos de los productos procedentes de otras empresas"), 9 de diciembre de 2008 y 11 de mayo de 2006, significando esta última la importancia en la valoración de "los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca" Por otra parte, como destacan sectores doctrinales autorizados, el uso del signo, tal y como se registro, debe ser a título de marca, y aunque ciertamente es muy difusa la línea de separación entre la marca de servicios y el nombre comercial, tal consideración impide que puedan estimarse suficientes utilizaciones del signo que difieran de la que es propia a la marca, cuya función esencial es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia .
SEGUNDO: A juicio de esta Sala, la cuestión aquí no es tanto la posibilidad, licita, de aglutinar dos marcas, ni su uso conjunto, complementario, subordinado o adicional, sino su estimación como efectivo, excluyendo un uso meramente testimonial, simulado, y marginal, partiendo de los usos acreditados en las actuaciones, examinándolos de acuerdo con los principios jurisprudenciales antes reseñados, valorando si merecen ser considerados justificados, en el sector económico de que se trata, para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los servicios protegidos por la marca, teniendo además en cuenta que no consta que el signo se haya empleado, en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, para distinguir una determinada gama de productos o servicios específicos de UNICAJA.
Examinando los usos acreditados de la marca Caja del Sol, podemos constatar el empleo del mismo siempre con la expresión Unicaja, y comenzando por el análisis de su uso en internet, apreciamos que se reduce a identificar, en las páginas del dominio Unicaja, la titularidad del copyright, y aunque pueda estimarse valido, a los efectos de identificación del titular de los derechos de propiedad intelectual, podemos comprobar que destacando en la web la presencia masiva, como señala la sentencia recurrida, del logotipo e imagen corporativa propia de los signos notorios asociados a UNICAJA, sin embargo solo se incluye en ellos esta denominación, nunca la de Caja del Sol, que solo aparece marginalmente, del modo indicado, que como también destaca la resolución de instancia, en apreciación que compartimos, poco importara al consumidor de los servicios financieros de UNICAJA, que desde luego no centrara en este punto su atención, al tratar de distinguir el servicio financiero, UNICAJA, de los que puedan tener otra procedencia.
En cuanto al uso del signo para patrocinar eventos deportivos, aunque como sostiene UNICAJA, ciertamente resulta inadmisible en esta instancia la introducción de hechos nuevos o su modificación, olvidando los eventos admitidos en la demanda de CAJASOL, sin embargo, partiendo del mismo elemento de reconocimiento, sin otra prueba, solo podemos admitir su empleo en cinco años en un solo torneo de Golf y en un solo torneo de padel, cuya repercusión y alcance publicitario desconocemos, sin que la titular de la marca, como le corresponde, haya acreditado el modo en que se materializo tal utilización, calificada en la demanda como anecdótica, simbólica y aparente, sin que ni siquiera podamos estimar el modo de aparición del signo en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, en el año 2009, por el modo en que aparecía reflejado el signo, junto a la identidad UNICAJA, en un solo torneo de Golf del año 2000. Por tanto, tampoco por este uso podemos dar por demostrado el empleo efectivo del signo Caja del Sol por UNICAJA, de modo que impida la declaración de caducidad solicitada.
Realmente la única prueba del uso de la marca Caja del Sol nº 13110697, por su titular la encontramos en los impresos acompañados en la contestación, documentos 7 a 24 y 27 de la contestación, pero dentro de ellos debemos necesariamente realizar alguna distinción imprescindible, para luego centrarnos realmente en sus connotaciones comunes, sobre todo porque los que solo podrían considerarse como publicidad, negada por CAJASOL, documentos 15 y 16, son los únicos, respecto del bloque inicial de impresos, sobre los que no existe ninguna prueba de su cuantificación, ni la época en que se emplearon, ni la intensidad de su uso. De modo que ciertamente, sin perjuicio del empleo también, de modo escasamente relevante en ellos de la expresión Caja del Sol, teniendo en cuenta los usos del sector, y el empleo principal de la imagen corporativa característica de la titular de la marca, incorporando solo la denominación Unicaja, realmente no puede estimarse justificada la realización, en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, de ningún acto de publicidad donde se empleara de modo relevante, no tangencial, el signo Caja del Sol por su titular para mantener o crear cuotas de mercado.
En los restantes documentos, sin perjuicio de la aproximación mayor o menor del signo al lugar destinado a la firma en los distintos modelos usados por UNICAJA dentro de su operativa financiera, podemos observar como su empleo es tangencial, simbólico y claramente marginal, empleándose al final del documento en su zona periférica, en lugar donde difícilmente centrara su atención el destinatario de los servicios financieros, ajeno a los datos de identificación del modelo empleado o a sus referencias, y que desde luego no ajustara en este punto su atención, al tratar de distinguir su procedencia, reconocida antes, de modo principal, con los signos característicos y emblemáticos de UNICAJA, empleando solo esta denominación.
Por otra parte, la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, que debe probar su titular, debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, y en particular, como se desprende de los criterios jurisprudenciales expresados en el fundamento anterior, de los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado, en beneficio de los servicios protegidos por la marca. En consecuencia, aunque no se incorpora tampoco por UNICAJA, prueba alguna justificando el impacto real y efectividad del uso, tangencial y marginal, de la expresión Unicaja - Caja del Sol, en los impresos por ella aportados, desmintiendo que se llevase a cabo de modo simbólico, tal y como se infiere por la forma en que se ha usado, debemos sobre todo destacar, como elemento determinante, que este uso conjunto se ha realizado de modo muy distinto al uso característico de otras marcas adicionales o complementarias en el sector.
Así podemos apreciar, en este examen del uso conjunto de marcas en el sector y del empleo en el mismo de marcas complementaria o adicionales, como no cabe sino calificar de marginal y simbólico el realizado respecto de la expresión Caja del Sol, por Unicaja, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. De este modo podemos constar como Caixa Ontinyent, emplea, junto con su grafico principal y elementos distintivos emblemáticos, con carácter principal, la expresión "La caixa de les comarques". De igual forma "ct", se emplea del mismo modo principal, conjuntamente con la imagen corporativa de la entidad, con la denominación Caixaterrasa. El uso de la expresión CAI también se hace de modo principal, y con el de la denominación Caja Inmaculada desde el inicio en su página web. Banca Cívica, aparece usada para distinguir de modo autónomo servicios, y conjuntamente también aparece con los emblemas característicos CAN de la Caja de Ahorros de Navarra. El grafico utilizando las letras CM, aparece junto con la denominación Caja Murcia, configurando la imagen corporativa de la entidad financiera. Caixa Pollensa y la expresión "Colonya", aparecen asociados del mismo modo principal conformando también de modo conjunto la imagen principal de la entidad de crédito. "Sa Nostra", con respecto a Caixa Baleares, se emplea conjuntamente y también con el mismo carácter principal, configurando la imagen destinada a que los consumidores identifiquen el origen de los servicios financieros ofrecidos, y de la misma manera actúa, respecto Caja Mediterráneo, la expresión CAM. Nunca en todos los ejemplos ofrecidos, que resultan de lo actuado, se hace un uso marginal, y tangencial de las marcas conjuntas examinadas, sino que se lleva a cabo de modo muy alejado al realizado por UNICAJA de la marca Caja del Sol, revelando por tanto que en este último caso se realiza un uso que no puede considerarse justificado en el sector económico de que se trata para mantener o crear cuotas de mercado, en beneficio de los servicios protegidos por la citada marca.
Por todo ello debemos llegar a una conclusión bien distinta a la alcanzada en la sentencia de instancia, en el sentido de establecer como cualitativamente insuficiente el empleo marginal del término Unicaja-Caja del Sol, en los impresos de transferencia, traspaso, declaración de cobros/pagos, pólizas, reintegros, cargos y abonos en cuenta, y ordenes, empleados en las oficinas de UNICAJA, aportados a las actuaciones, estando en consecuencia en disposición, dada la insuficiencia de los restantes usos examinados, de estimar la caducidad de la marca nacional Caja del Sol nº 13110697, para el caso de entender legitimada a CAJASOL, por el rechazo de la peticiones de nulidad absoluta articuladas, también en esta instancia por UNICAJA.
En cualquier caso, debemos también establecer que no se ha acreditado, la notoriedad de la expresión Unicaja-Caja del Sol, ni como marca, o nombre comercial de conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional, ni tampoco la del término Caja del Sol, empleado para identificar la actividad empresarial de UNICAJA, estableciendo la doctrina jurisprudencial actual, que para otorgar protección al nombre comercial no registrado, debe justificarse el uso efectivo o el conocimiento notorio en nuestro país, STS 4 de junio y 7 de noviembre de 2008, 16 de julio de 2009, 1 y 17 de diciembre de 2009, y dado que por los motivos antes indicados, no cabe apreciar que haya existido ningún uso efectivo y manifestado al exterior, como distintivo de la actividad empresarial de UNICAJA, de las expresiones citadas, tampoco por ello cabe acoger ninguna pretensión de nulidad relativa del nombre comercial "CAJASOL".
Por tanto, en caso de no estimarse las peticiones de nulidad absoluta de UNICAJA, afectantes a la legitimación para promover la declaración de caducidad por parte de CAJASOL; ningún acto de competencia desleal cabria apreciar por el empleo de los signos distintivos sobre los que CAJASOL ostenta legítimamente derechos de uso, y claramente debería, quedar sin efecto los pronunciamientos de la sentencia recurrida derivados de la acción de nulidad relativa apreciada en ella, así como la condena y pronunciamientos declarativos establecidos por la infracción apreciada de los derechos marcarios derivados de la marca caducada Caja del Sol nº 13110697, desestimando también en todo caso las pretensiones articuladas en la reconvención sustentadas en la Ley de Competencia Desleal.
TERCERO: En cuanto a las acciones por nulidad absoluta respecto del registro del nombre comercial "CAJASOL", debemos precisar que no existe ningún obstáculo para entrar a conocerlas, precisando, respecto de la legitimación de UNICAJA que la restricción establecida para el ejercicio de la acción de nulidad relativa a los titulares de derechos anteriores afectados por el registro del signo distintivo, no rige para el caso de la nulidad absoluta que se extiende, entre otros legitimados, a cualquier persona física o jurídica que resulte afectada u ostente un interés legítimo, como sin duda es el caso de la los reconviniente contra la que se ejercita una acción fundada en la caducidad de su registro, sustentándose el interés legitimo del demandante en la titularidad precisamente del nombre comercial, atacado por la reconviniente.
También debemos aclarar que lógicamente, salvo que dejemos sin efecto gran parte del régimen de las acciones de nulidad establecido en la Ley de Marcas, ningún inconveniente ni actuación vinculante contra los propios actos cabe apreciar por no oponerse UNICAJA inicialmente al registro, dando por reproducido en este punto la fundamentación de la sentencia.
De igual modo, y como en la sentencia recurrida, tampoco podemos apreciar que pueda prosperar la acción de nulidad del articulo 51.1 a ), por vulneración del artículo 5.1 f , ambos de la Ley de Marcas, en relación con los artículos 28 y 30 de la Ley de Disciplina e Intervención de entidades de crédito, porque GBD PUBLICIDAD SL, solicitante inicial, no pudiera operar en el mercado con esa denominación, ya que tal entidad lo cedió, antes de que se publicase la concesión del nombre comercial, a Caja San Fernando, y nunca uso tal nombre, ni pretendió hacerlo. Por tanto, afectando la prohibición del artículo 30 de la Ley 26/1988, solo al registro de la entidad, sin que sea este el caso, refiriéndose la prohibición del articulo 28 a la utilización del signo, no a su registro, sin que amparase el registro del nombre comercial litigioso, tras su concesión, ninguna utilización ilícita o que pudiera generar confusión, sin que se buscara aquí el acceso al Registro de signos que puedan inducir a error o confusión en el mercado, en los términos reflejados por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1988, invocada en el recurso de UNICAJA, no tratándose aquí del ejercicio por persona no autorizada de la denominación genérica propia de entidades de crédito o de otras que pudieran inducir a confusión, desparecida además, en cualquier caso la causa de la prohibición, que afecta al registro no a la solicitud, articulo 51.3 LM, no puede estimarse la causa de nulidad aquí enjuiciada, y debemos, como en la sentencia recurrida, desestimar la apreciación de la causa de nulidad absoluta examinada.
CUARTO: Respecto de la causa de nulidad esgrimida en base al artículo 51.1 b), mala fe del solicitante, debemos previamente establecer que no se ha acreditado el conocimiento de la marca anterior de UNICAJA por parte del instante o del actual titular del nombre comercial, al formular la solicitud, sin que, como antes señalamos, se haya justificado su notoriedad, haciéndose eco los medios de comunicación de la existencia de la marca anterior, solo tras la concesión del nombre comercial.
No comprendemos como puede deducirse la intención defraudadora por utilizarse una agencia en el proceso de registro, cuando se reconoce licita tal posibilidad, para evitar prácticas dirigidas a la ocupación de nombres de dominio, reserva comercial etc., y memos aún como puede concluirse que con ello trataba de alejarse del sector financiero el nombre comercial, o de la marca previa de UNICAJA, cuando no se ocultaba su denominación, "CAJASOL", de clara aplicación al sector en el que concurría la reconviniente y además se solicitaba en clase 36, para negocios financieros monetarios, y bancarios, sin que el tamaño, objeto o importancia de la agencia resulte determinante o al menos suficiente para eludir la oposición y menos aún permita sin más apreciar la mala fe, que tampoco puede establecerse solo en base a las afirmaciones de un tercero, escasamente creíbles, atribuyéndose la creación del signo, en todo caso no coincidentes con las del titular del nombre comercial de cuya nulidad se trata, o porque comandara el proceso de registro Caja San Fernando, cuando ni siquiera se ha demostrado su conocimiento previo del signo Caja del Sol de UNICAJA, cuando se promueve su inscripción en el año 2006, y el único uso justificado, de cierta relevancia exterior probado, documento 49 de la reconvención, doc. 11 parece remontarse al año 2000, mencionándose un evento cinematográfico próximo de aquel año, aportándose publicaciones y eventos de aquel año, resultando costoso, también en tales documentos, hallar el signo Caja del Sol.
Por tanto, aunque coincidamos con el escrito de interposición del recurso de apelación, en que no puede establecerse aquí un obstáculo al ejercicio de la acción no contemplado en la Ley , no apreciado entre otras en las sentencias AP Madrid sección 28ª de 23 de abril de 2010 y AP Asturias sección 1ª de 5 de mayo de 2010, pudiendo articularse la acción de nulidad absoluta del articulo 51.1 b), acumuladamente con las del articulo 52 por nulidad relativa, dado que sin embargo no cabe apreciar la mala fe, que no puede presumirse, sin que en este caso pueda establecerse como concepto jurídico, apoyado en la valoración de las conductas que se deducen de los hechos acreditados en autos, STS de 29 de enero de 2004, 20 de noviembre de 1985, 7 de mayo de 1993 y 8 de junio de 1994, cuya prueba incumbe a quien la aduce, en definitiva, debe también desestimarse el recurso de UNICAJA, y justificada la legitimación de CAJASOL, en su petición de caducidad, debe estimarse tal petición y el recurso entablado por esta última entidad, con las consecuencias ya señaladas en el segundo fundamento jurídico, para el caso de rechazarse las peticiones de nulidad absoluta del registro del nombre comercial, con desestimación en definitiva de las pretensiones de la reconvención, que hace innecesario el examen del último motivo, relativo a costas, por su estimación en la instancia, planteado en el recurso de UNICAJA.
[Ver: www.poderjudicial.es - Accede a la Jurisprudencia ]
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