Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2011 (D. JESUS CORBAL FERNANDEZ).
PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y más concretamente sobre modelo de utilidad, discutiéndose entre dos entidades dedicadas a fabricación y comercialización de toldos si un modelo de toldo para quiosco de prensa registrado a nombre de una de ellas reúne los requisitos para el reconocimiento del derecho exclusivo, ejercitándose por su titular una acción de violación y otras accesorias, y por la contradictoria la acción de nulidad por falta de novedad y actividad inventiva.
Por la entidad La Perfección Toldera , S.L. se formuló demanda frente a la entidad Toldos del Mediterráneo, S.L. en la que ejercita acción de violación de modelo de utilidad núm. 9902753 consistente en un "Dispositivo protector para quioscos" alegando que la demandada ha venido utilizando el mismo dispositivo, al menos en 154 ocasiones, para su instalación en quioscos de la Ciudad de Barcelona patrocinados por el periódico "La Vanguardia ". Asimismo se ejercitaron acciones accesorias de cesación de actos ilícitos, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia.
Por la parte demandada Toldos del Mediterráneo, S.L. se formuló reconvención ejercitando la acción de nulidad del modelo de la parte actora-reconvenida por falta de novedad y de actividad inventiva.
La Sentencia
Contra esta última resolución se interpuso por LA PERFECCION TOLDERA , S.L. recurso de casación, articulado en cuatro motivos, que fue admitido por Auto de esta Sala de 30 de junio de 2009.
SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se alega infracción del art. 143 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo, especialmente de los apartados 1 y 2, y de la doctrina jurisprudencial representada por las Sentencias de 13 de mayo de 1994 y de 22 de abril de 2002, y se hace especial hincapié en esta conculcación jurisprudencial que se estima incurre la resolución recurrida "al reconocer en sus fundamentos que el dispositivo protector para quioscos de la demandante es novedoso pero a la vez lo tilda de insuficientemente novedoso y declara su nulidad".
El motivo debe desestimarse. (...)
En tercer lugar, el motivo mezcla la argumentación en relación con dos requisitos distintos: la novedad y la actividad inventiva. Es cierto que la sentencia sienta que el modelo núm. 9902753 de la demandante es efectivamente nulo, al carecer en su 1ª reivindicación de novedad y de actividad inventiva, pero ello no es más que el corolario de unos razonamientos diferentes para cada uno de los dos requisitos, de lo que resulta que no pueden combatirse en un mismo motivo.
La novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP) y la actividad inventiva (art. 154, 8.1, 145 y 146 LP), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que está constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido "divulgado en España" (especialidad normativa de los modelos de utilidad, pues para las patentes se habrá de estar a lo que se "ha hecho accesible al público en España o en el extranjero") por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Sin embargo, suponen valoraciones temporales y conceptuales distintas porque la novedad atiende a la anterioridad en tanto la actividad inventiva lo hace a la apreciación del experto, es decir, en términos legales, si la invención resulta o no del estado de la técnica de una manera "muy evidente" (a diferencia de los modelos para las patentes se habla simplemente de manera "evidente") para un experto en la materia.
La falta de novedad es claramente sentada en la resolución recurrida con base en la documental (fotografías disponibles y documentos relativos al quiosco de la Carretera de la Conrería en Badalona) y la pericial. Se aprecia la anterioridad y la igualdad esencial. Las diferencias que se señalan no son relevantes para afectar a la anticipación. El sistema de funcionamiento de una invención y otra es idéntico; el modelo anticipado por la demandada coincide muy sustancialmente con el contenido de la primera reivindicación.
Estas afirmaciones de la resolución recurrida no son en absoluto contradictorias, y, en cuanto constituyen "cuestión fáctica" (por todas, S. 22 de julio de 2003), tienen carácter vinculante para este Tribunal de Casación.
El argumento relativo a la falta de actividad inventiva tiene en el contexto de la sentencia recurrida carácter subsidiario, porque se configura para el supuesto (eventual, hipotético) de que cupiera asumir -«incluso asumiendo», dice- la existencia de novedad con base en que «los tubos acoplados empleados en el quiosco de la Conrería no constituyan, por concepto, un soporte guía, y por tanto las guías reivindicadas por la actora, insertas en el soporte desplazable, sean novedosas». Para tal caso estima el juzgador "a quo" que no cabe atribuir a ese mecanismo suficiente altura inventiva, al tratarse de una solución que resulta del estado de la técnica de forma muy evidente para cualquier experto medio en la materia.
Con independencia de que la subsidiariedad argumental no permite la casación, en cualquier caso, la resolución recurrida no desconoce la normativa legal ni la doctrina jurisprudencial. Es claro que los modelos de utilidad exigen "un grado de actividad inventiva menor" (así lo dice el Preámbulo de la LP 11/1986, de 20 de marzo, y lo reitera la jurisprudencia - SS., entre otras, 22 de abril de 2002 y 29 de octubre de 2004) que las patentes, y la ley claramente diferencia "evidente" (para las patentes) y "muy evidente" (para los modelos de utilidad), lo que supone que se debe estimar que concurre el requisito aunque la actividad inventiva sea poco intensa. Si evidente es lo "tan claro que resulta indudable o innegable", "lo que salta a la vista", lo muy evidente es lo que no deja lugar a duda alguna. Por lo tanto, si para el experto en la materia, sin ninguna dificultad ni duda, la regla técnica del mecanismo estaba en el estado de la técnica, no cabe reconocer que concurre el requisito de la actividad inventiva.
Se requiere una mínima actividad de creación o progreso técnico y su determinación se debe efectuar teniendo en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que se ha de suponer en un experto en la materia para relacionar lo evidente (aquí "muy evidente"), lo que constituye una cuestión de hecho (S. 20 de febrero de 2008) cuya apreciación corresponde a los Tribunales que conocen en instancia. En el caso no se desconoce la normativa legal, y a tal ámbito de conocimiento se circunscribe el juicio casacional.
Por todo ello el motivo decae. (...)
CUARTO.- En el motivo tercero se acusa infracción de los arts. 143 y 146 de la LP y doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 31 de mayo de 1994, 11 de junio de 1968 y 23 de noviembre de 1992.
El argumento del motivo se resume en que no puede calificarse de accesible al público y divulgado el rudimentario dispositivo del quiosco de la Conrería.
El motivo se desestima porque, con independencia de que en la perspectiva del requisito de la novedad la expresión "divulgado" del art. 145.1 LP respecto de los modelos supone una realidad o situación de conocimiento entre el público, que no encierra en cambio la expresión "accesible" al público del art. 6.2 LP para las patentes, la cual opera incluso en terreno de la posibilidad del conocimiento, como ya entendió la Sentencia de 13 de mayo de 2004, en el caso no se plantea cuestión respecto del conocimiento público del mecanismo anticipado. Sentada en la sentencia recurrida la difusión efectiva, tal apreciación de la divulgación o conocimiento en España (novedad relativa que rige para los modelos de utilidad, a diferencia de la absoluta - España o en el extranjero- que rige para las patentes) es cuestión de hecho (SS. 22 de julio de 2003, 18 de octubre de 2004, 1 de marzo de 2007, entre otras), y, por lo tanto, no susceptible de verificación casacional.
Por todo ello el motivo decae.
QUINTO.- En el cuarto y último motivo se alega infracción el art. 26 LP y doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 9 de febrero de 2000 y 22 de abril de 2005.
El motivo se desestima porque no se advierte contradicción alguna de la sentencia recurrida con el art. 26 LP. Y, por otro lado, sentado en dicha resolución la conclusión de que "el sistema de funcionamiento de una invención y otra es idéntico" no cabe tratar de desvirtuarla con la versión de que existen diferencias relevantes, porque no hay base alguna en la sentencia impugnada que permita apreciar tal relevancia, para cuya estimación obviamente no basta la opinión de la parte recurrente, máxime tratándose de un tema fáctico, y, por otro lado, la existencia de diferencias en elementos accidentales no es decisiva (S. 1 de marzo de 2007).
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