Mercantil. Marcas. Utilización por la sociedad demandada de una denominación social que provoca riesgo de confusión con la marca de la actora y con los servicios que presta.

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. En la segunda instancia fue desestimada la pretensión de condena que había deducido, en su demanda, Parquet Pavón, SL, como titular de una marca y un nombre comercial registrados, contra Tarimas y Pavimentos Pavón, SL, para que eliminara de su denominación social la palabra " Pavón ", ya que entendía que generaba en los consumidores riesgo de confusión con los signos referidos - la marca denominativa, "Parquet y Pavimentos Pavón " y el nombre comercial " Parquet Pavón " -.

Dicha pretensión había alcanzado éxito en la primera instancia y el Tribunal de apelación, dando por cierto el afirmado riesgo de confusión entre la marca, el nombre comercial de la demandante y la denominación social de la demandada, estimó el recurso de apelación que interpuso ésta, como consecuencia de haber entendido aplicable la limitación que, al derecho sobre aquellos signos, impone la letra a) del artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas -" [e]l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) [d]e su nombre y de su dirección "-, en relación con el artículo 90 de la misma Ley.

Parquet Pavón, SL, la sociedad demandante, interpuso recurso de casación contra la sentencia de segundo grado, como consecuencia de no haber estimado su referida pretensión - aunque sí otras -.

SEGUNDO. En el único motivo de su recurso de casación, Parquet Pavón, SL denuncia la infracción de los artículos 34, 37 y 90 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

No obstante el enunciado del motivo, el único precepto cuya aplicación discute la recurrente es el del artículo 37, dado que, como se expuso, el Tribunal de apelación habría estimado la acción de no haber considerado que concurría el límite que al " ius prohibendi " vinculado al registro de la marca y el nombre comercial impone el reconocimiento de la facultad del tercero de usar en el tráfico económico su propio nombre, aunque entre en colisión con los signos registrados.5 Alega la recurrente que el uso por la demandada de su denominación social había infringido los derechos sobre los signos de que ella era titular, por no ser conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial, dado que Tarimas y Pavimentos Pavón, SL había tenido conocimiento, por razón de un origen familiar común, de su existencia y denominación social - en los escritos de alegaciones se describe la realidad de una sociedad, denominada Pavimentos Pavón, SA, que había sido fundada por dos hermanos, don Landelino y don Jose Ignacio; así como que, al fallecer los mismos, los hijos de uno constituyeron la sociedad demandante, la primera en tener existencia, y los del otro la sociedad demandada -.

Además, entiende que el uso de una denominación social como nombre comercial y como marca no podía ser considerado conforme con las exigencias de la buena fe.

TERCERO. Como indicamos en la sentencia 916/2011, de 21 de diciembre, el apartado 7 de las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el acta del Consejo, con ocasión de la adopción de la Directiva 89/104/CEE, contiene la afirmación - en relación con el sentido de la norma de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 de dicho texto - de que los mencionados órganos entendieron " que los términos que figura en la letra a) sólo son aplicables a las personas físicas ".

También señalamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se ha mostrado favorable a tal interpretación, pues, en la sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002), declaró que (78) que " [e]s cierto que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta, que consta en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104, según la cual dicha disposición sólo se refiere al nombre de las personas físicas "; así como que (79) " la interpretación que da una declaración de esta índole no puede ser acogida cuando su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico "; y que " la importante restricción del concepto de que resulta de la declaración citada en el apartado 78 de la presente sentencia no figura de algún modo en el texto del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 [...] ", por lo que concluyó que " dicha declaración no tiene alcance jurídico ", de modo que (81) "[e]n principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma ".

Dicha doctrina fue reiterada en la sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C-17/2006: 31).

No hay, por ello, impedimento inicial para aplicar, en beneficio de Tarimas y Pavimentos Pavón, SL, el límite que el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001 - con precedente en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE y refuerzo en el artículo 17 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994 -, al que se refiere el motivo.

Ello sentado, lo que la recurrente niega es que el uso por la demandada de su denominación pueda ser considerada " conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ", por las dos razones que quedaron expuestas en el anterior fundamento.

CUARTO. Los términos del recurso de casación hacen imprescindible trazar las reglas generales que permiten delimitar su ámbito objetivo - como hicimos, entre otras muchas, en las sentencias 1017/2007, de 5 de octubre, 119/2010, de 18 de marzo, y 916/2011, de 21 de diciembre -, partiendo de la distinción " entre juicios de hecho, regidos por las normas de evaluación de la prueba, y otros juicios de valor que, a partir de lo probado, permiten afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable ". Lo que tiene un particular interés, por cuanto este recurso extraordinario no permite revisar la prueba, " pero sí la corrección de la subsunción de los hechos probados bajo conceptos jurídicos indeterminados - algunos meramente intermedios o instrumentales - [...] ".

En efecto, es regla procesal la que rechaza que el recurso de casación se utilice como instrumento para abrir una tercera instancia y, al fin, para revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda, dado que su función no es otra que la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la que artificiosamente puede haber reconstruido la parte recurrente, sino a la que hubiera declarado probada la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados en el proceso - sentencias 153/2.010, de 16 de marzo, 142/2010, de 22 de marzo, y 916/2011, de 21 de diciembre, y las que en ellas se citan, entre otras muchas -.

Sin embargo, ha de insistirse en que los hechos, necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acecidos, constituyen el enunciado de las normas que a ellos vinculan la consecuencia jurídica, de manera que los efectivamente sucedidos, además de reconstruidos o fijados en el proceso, tienen que ser puestos en relación con la norma de la que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.

Ello impone someter los hechos declarados probados, como se ha dicho intocables en casación, a determinados juicios de valor, que aportan los criterios adecuados para su subsunción bajo el supuesto de la norma de que se trata y cuyo control no queda fuera de este recurso extraordinario.

Ese y no otro es el ámbito en el que pueden desarrollarse los enjuiciamientos reclamados del Tribunal de casación en el motivo.

QUINTO. El Tribunal de apelación declaró el uso de su denominación social por la demandada conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial, a partir de dos datos.

Uno, negado de modo implícito y con escasa contundencia: la demandada no usa su denominación como marca o nombre comercial.

Otro, afirmado de modo expreso: la demandada se constituyó con su actual denominación después de haberlo hecho la sociedad demandante, pero antes de que la misma registrase su marca y nombre comercial, por lo que ninguna mala fe cabe advertir en sus fundadores respecto de unos signos entonces inexistentes.

Lo expuesto es suficiente para entender que, en su recurso de casación, Parquet Pavón, SL incurre en el vicio de hacer supuesto de la cuestión, pues afirma como premisa menor del silogismo algo que es contrario a lo declarado como cierto en la instancia y extrae consecuencias de lo que procesalmente no es más que un dato falso, cuya certeza debería previamente haber quedado demostrada.

Además, la recurrente prescinde en el recurso de la interpretación que del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así en la sentencia de 17 de marzo de 2005 (C-228/03), al afirmar que " el requisito de las , en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca " y que "el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca " o cuando afecta " al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre " de la misma o " desacredita o denigra dicha marca " o el tercero presente su producto "como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena ".

En definitiva, tanto a la vista de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, como de los criterios que, al respecto, deberían ser aplicados, no procede la estimación del motivo y, por ello, del recurso de casación.