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domingo, 25 de mayo de 2014

Mercantil. Marcas. Diseño industrial comunitario. Protección jurídica de los dibujos y modelos. Nulidad parcial de modelo comunitario registrado. Ausencia de singularidad: trascendencia del sector industrial del modelo registrado y del modelo anteriormente divulgado. Infracción. Juicio comparativo en diseño industrial. Trascendencia del grado de singularidad de los distintos elementos del modelo.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2014 (D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA).

[Ver sentencia completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
DÉCIMO.-Formulación del primer motivo del recurso
1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente enunciado: «Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 3 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la jurisprudencia que define la figura del modelo industrial como la apariencia de un producto».
2.- El motivo se fundamenta, sucintamente, en que la sentencia de la audiencia considera irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño a efectos de valorar la novedad y singularidad, pues considera que la preexistencia de un caramelo de palo con la misma forma que el contenedor registrado elimina la novedad de este. La infracción se habría cometido al considerar irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño, pues, según la recurrente, no cabe desvincular el modelo registrado de la naturaleza del producto sobre el que se aplica.
El bien jurídico protegido, argumenta el recurso, es el valor añadido que una determinada forma confiere al producto industrial y no la forma con carácter absoluto, que sería propio de los derechos de autor. En el diseño industrial se protege la apariencia de un concreto producto, no la apariencia o forma en sí misma, desvinculada del producto.
Como conclusión del motivo, la recurrente manifiesta que la audiencia no debería haber prescindido, para valorar la novedad y singularidad a efectos de la acción de nulidad, de la distinta naturaleza del producto invocado como supuesta anterioridad.
UNDÉCIMO.- Valoración de la sala. Vinculación del carácter singular del modelo al producto al que se aplica y al sector industrial al que pertenece el producto
1.- El art. 6 del RMDC establece que «se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público: [...] b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad».
2.- El considerando 14 del RMDC considera que «la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece y el grado de libertad con que lo creó el autor». El considerando 13 de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de protección jurídica de los dibujos y modelos, está redactado en términos muy parecidos, concretamente en lo que se refiere a la relevancia de la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo, y concretamente del sector industrial al que éste pertenezca, a la hora de apreciar su carácter singular.
3.- Por consiguiente, un diseño industrial es singular cuando su impresión de conjunto difiere claramente de la impresión que producen los demás diseños en un usuario informado. Para realizar tal enjuiciamiento es necesario tener en cuenta no solo el grado de libertad de creación, sino también la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo y en particular el sector industrial al cual pertenece.
A efectos de apreciar la singularidad en el juicio de comparación, existe normalmente una relación inversa entre el parecido general del diseño respecto de otro y la similitud de la naturaleza del producto al que se aplica, de modo que diseños que presenten ciertas diferencias entre sí, aplicados a productos del mismo sector industrial, pueden provocar una misma impresión general en usuarios informados, mientras que diseños con ligeras diferencias pueden causar una impresión general diferente en usuarios informados si se aplican a productos de sectores industriales muy diferentes.
El producto al que se aplica el diseño puede ser relevante para determinar el modo en que se utilizó el dibujo o modelo pues puede permitir precisar los rasgos y características del diseño que son visibles durante su uso habitual y sobre las que por tanto ha de recaer el juicio comparativo. Además, el «usuario informado» que sirve de referente para valorar la singularidad del diseño es diferente según la naturaleza del producto o el sector industrial al que corresponde.
4.- El RMDC no contiene una definición del concepto de «usuario informado». El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de «usuario informado» puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate ( sentencias de 20 de octubre de 2011, asunto C - 281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA , y de 18 de octubre de 2012 , asuntos acumulados C- 101/11 P y C-102/11 P , caso Neuman y Galdeano contra José Manuel Baena Grupo , S.A.).
5.- De acuerdo con esta definición, el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como "informado" van necesariamente referidos a un determinado sector industrial. Por tal razón, a efectos de valorar la singularidad, diseños formalmente parecidos causarán una impresión general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia son los mismos.
Declara en este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P, caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA :
«Sin embargo, dado que, en materia de dibujos o modelos, la persona que procede a la comparación es un usuario informado que, como se ha señalado en los apartados 53 y 59 de la presente sentencia, se distingue del mero consumidor medio, no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos».
6.- En el caso objeto del recurso, a efectos de decidir sobre la acción de nulidad ejercitada en la reconvención, los productos a los que se han aplicado los diseños (uno, el producto que es considerado como anterioridad, otro, el producto para el que se ha registrado el modelo) pertenecen a un mismo sector industrial, puesto que la anterioridad es un caramelo de palo, y el modelo registrado, un contenedor para caramelos de palo.
En el registro del diseño solo consta que el mismo se registra para ser incorporado a un contenedor, sin más precisiones. Pero la naturaleza del producto al que se incorpora el diseño registrado, y el sector industrial al que corresponde, no solo resultan de la indicación que se haga en la solicitud de registro, sino que pueden deducirse del diseño en sí mismo, en cuanto muestre con claridad la naturaleza del producto, su finalidad o su función. En este caso, el propio contenido de una de las perspectivas del modelo registrado, en la que se ven los caramelos de palo, adecuadamente colocados, que el contenedor tiene en su interior, muestra con claridad que estaba destinado a almacenar ese tipo de caramelos.
Ciertamente, se trata de productos distintos, como alega la recurrente. Pero no es menos cierto que corresponden al mismo sector industrial, hasta el punto de que uno está destinado a ser contenedor o envase del otro, en una presentación que se oferta al destinatario final, por lo que el usuario informado a tomar en consideración es el mismo.
Como consecuencia de lo expuesto, el usuario informado que ha de servir de referente para enjuiciar la singularidad del modelo registrado lo es en relación al sector industrial en que pueden encuadrarse los caramelos de palo y los contenedores en los que se comercializan, y puede ser caracterizado como el comprador o consumidor habitual de este tipo de golosinas y de los envases y demás accesorios directamente relacionados con ellas, que está familiarizado con estos productos en un grado superior al que puede esperarse de un consumidor medio, que presta un nivel relativamente alto de atención cuando los adquiere o los utiliza, sin llegar a ser un experto ni, naturalmente, un diseñador, y que por ello tiene un cierto nivel de conocimiento de los diseños utilizados habitualmente en este sector.
7.- Además, no se trata de un diseño aplicado a parte de un producto, de modo que al estar incorporado a un producto completamente diferente de aquel para el que fue registrado con posterioridad provoque en el usuario informado una impresión general diferente entre la anterioridad y el modelo registrado. Se trata en ambos casos (la anterioridad y el modelo registrado) de la forma completa del producto, en que los rasgos relevantes para apreciar la singularidad del diseño son apreciables a simple vista en el uso normal que se da al producto, por lo que la impresión general que el modelo registrado causa en el usuario informado no difiere de la que causaba el producto divulgado con anterioridad, tanto más cuando corresponden a un mismo sector industrial.
8.- Teniendo en cuenta lo anterior, las dos primeras perspectivas del modelo registrado carecen de singularidad puesto que corresponden a rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el modelo registrado, y provocan en el usuario informado de ese sector industrial la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, dada la identidad de ambos diseños.
Por lo expuesto, la sentencia recurrida no incurre en la infracción legal denunciada al declarar la nulidad parcial del modelo industrial registrado por PERFFETI.
DUODÉCIMO.- Formulación del segundo motivo de casación
1.- El segundo y último motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente epígrafe: «Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 10 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la jurisprudencia que interpreta el ámbito de protección de los modelos industriales y el modo en que debe examinarse la impresión general que los mismo producen en el usuario informado, atendiendo al grado de libertad del autor a la hora de elaborarlo».
2.- El motivo se fundamenta, resumidamente, en que el grado de libertad del autor a la hora de elaborar el diseño es fundamental para evaluar la impresión general que un modelo produce en un usuario informado, y que tal grado de libertad se define con base en imperativos vinculados a características impuestas por función técnica de producto o de un elemento del producto, o por prescripciones legales aplicables al producto, o de las tendencias. Tales imperativos llevan a la normalización de ciertas características del diseño que pasan a ser comunes para el usuario informado y tienen menos peso visual en una impresión general. Por tanto, mientras menos libertad de creación, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud, y viceversa.
Al tener mucha libertad de creación el creador del modelo registrado, constituye una innovación formal ajena a su función estructural que la convierte en un elemento muy singular y atrayente en una impresión general.
Sin embargo, alega la recurrente, la comparación que realiza la sentencia recurrida se centra en detalles de poca entidad, sin entrar a valorar el elemento que más llama la atención en la impresión general de estos, que es la forma general de los contenedores en liza, la de caramelo con palo, que constituye una innovación formal ajena a su función estructural que la convierte en elemento muy singular y atrayente en una impresión general.
DECIMOTERCERO.- Valoración de la sala. La importancia del grado de singularidad del diseño protegido para realizar el juicio comparativo
1.- La función del recurso de casación es contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, entendiendo por tal la que declaró probada la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración por el tribunal que la dictó de los medios de prueba que se practicaron en el proceso. Así lo ha declarado esta sala en sentencias como las núm. 142/2010, de 22 de marzo , 153/2010, de 16 de marzo , y 93/2014, de 11 de marzo , entre otras.
Pero también ha declarado que los hechos, necesitados de prueba para que puedan ser considerados como efectivamente acaecidos, constituyen el enunciado de las normas jurídicas que a ellos se aplican, de tal modo que, además de reconstruidos o fijados en el proceso, los hechos efectivamente sucedidos tienen que ser puestos en relación con la norma de la que constituyen supuesto, con el fin de identificar su significación jurídica y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes desde tal punto de vista.
Al igual que ha declarado esta sala en relación con el juicio de distintividad en materia de marcas, en diseño industrial, entre esos juicios de valor que aportan pautas o criterios adecuados para la subsunción de los hechos probados en el concepto jurídico de que se trate y cuyo control no queda fuera de la casación, se encuentra el juicio comparativo, relevante tanto a los efectos de determinar si concurre la prohibición relativa de registro de una forma como diseño industrial, pertinente para resolver una acción de nulidad del registro, como a los de precisar si el uso de una forma industrial invade la esfera de exclusión reconocida al titular de un diseño prioritariamente protegido porque produce en el usuario informado la misma impresión general, pertinente para resolver una acción de infracción.
Por tanto, la aplicación de los criterios jurídicos del juicio comparativo necesario para determinar si un diseño industrial produce en el usuario informado del sector industrial pertinente la misma impresión general que otro prioritariamente protegido, es materia susceptible de revisión en el ámbito del recurso de casación cuando se considera que el tribunal de apelación ha infringido los preceptos legales que lo regulan.
2.- Como punto de partida, tratándose de la protección de un modelo comunitario registrado, el enjuiciamiento de la infracción del diseño industrial de la demandante ha de realizarse teniendo en cuenta que las representaciones gráficas 1 y 2 han sido anuladas, por lo que el registro válido ha quedado limitado a las representaciones 3 y 4.
3.- Al definir el ámbito de protección conferida por el diseño industrial comunitario, el art. 10.1 del RMDC prevé que «se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta». Y el apartado 2 añade: «al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo».
4.- El grado de libertad del autor del diseño al que se imputa la infracción, al desarrollar su dibujo o modelo, es un criterio importante para realizar el enjuiciamiento pertinente para determinar si ha existido infracción. Pero existen otros criterios igualmente importantes. Entre ellos está el grado de singularidad del diseño protegido. A mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general.
Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño protegido.
Aquellos rasgos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales rasgos pueden producir en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que las similitudes entre dos diseños estén referidas a elementos que se encuentren en el dominio público, esas similitudes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado.
Por último, debe tomarse en consideración que mientras que en el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.
Lo anterior es compatible con que los usuarios comunes de estos productos sean, también o mayoritariamente, niños, pues este especial cuidado o atención no tiene por qué responder a una actitud reflexiva y madura de aproximación al producto.
5.- La recurrente considera que la infracción cometida por la sentencia al realizar el juicio comparativo consiste en que ha omitido valorar el elemento que más llama la atención en la impresión general del modelo registrado, que es la forma de caramelo de palo, que constituye una innovación formal que la convierte en elemento muy singular, y que habría sido imitada por el producto de la demandada.
6.- Como se ha razonado al resolver el anterior motivo del recurso de casación, la utilización de la forma del caramelo de palo en un contenedor destinado a su vez a cobijar caramelos de palo, carece de singularidad por cuanto reproduce la forma de un producto anterior correspondiente al mismo sector industrial, por lo que no produce en un usuario informado una impresión general diferente a la de ese caramelo de palo, cuyo diseño se encontraba ya en el dominio público. Por tanto, las similitudes entre el registro de la demandante y el producto de la demandada que vengan referidas a una forma que se encuentra en el dominio público (la del caramelo de palo), carecen de relevancia para evaluar la impresión general que el producto causa en el usuario informado y, en consecuencia, para considerar que el producto cuestionado infringe el modelo registrado.
La valoración del tribunal de apelación ha sido correcta al haber centrado su enjuiciamiento en los elementos distintos de esa forma general de caramelo de palo: respecto de la representación gráfica 3, el carácter traslucido de la tapa en el modelo registrado, que deja ver los caramelos de palo ordenados en su interior, mientras que la tapa del producto de la demandada es opaca y no deja ver lo que hay en su interior; y la diferente unión entre la tapa y la base de la esfera, y entre la esfera y el palo, en uno y otro modelo; respecto de la representación gráfica 4, la colocación perfectamente ordenada de los caramelos de palo en el modelo registrado, frente a la existencia de una simple bolsa de plástico con los caramelos amontonados sin orden en el producto de la demandada.

El juicio comparativo ha sido realizado correctamente por el tribunal de apelación, pues ha tomado en consideración que los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del "usuario informado", no los del simple consumidor medio, por lo que el motivo debe ser también desestimado.

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