Banner Aleman Abogados

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

sábado, 10 de enero de 2015

Mercantil. Marcas. Caducidad de marca por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 4ª) de 30 de septiembre 2014 (D. Carlos Fuentes Candelas).

Síguenos en Facebook Notas de Jurisprudencia
[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil objeto de la presente apelación estimó íntegramente la demanda de NORVENTO SL contra el titular de la marca española mixta, nº 2711255, "Norvento Nature Energy", para las clases 9, 37, 38 y 42, concedida por resolución de 23/5/2007 publicada el 16/6/2007, por caducidad por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.
La sentencia rechazó la objeción opuesta por parte del demandado de falta de legitimación activa de la sociedad demandante al fin pretendido, pues tendría un palmario interés legítimo dada la conflictividad previa al inicio del proceso que sería constatable por las oposiciones por riesgo de confusión planteadas por parte del demandado a la solicitud de registro por la demandante de las marcas comunitarias "Norvento" y "Ned Norvento", para las clases 9, 37, 38 y 42.
La sentencia consideró a continuación el principio del uso obligatorio de la marca y el concepto del uso real y efectivo en relación a la normativa y jurisprudencia al respecto, entre ellas las sentencias del Tribunal Supremo de 28/3/2005 y 23/6/2006 o las del Tribunal de Justicia Europeo de 11/3/2003 y 13/9/2007. Y sobre esta base analizó la prueba documental aportada por la parte demandada para acreditar el requerido uso de su marca llegando la juzgadora de instancia a la conclusión negativa pues buena parte de los documentos serían de anteriores en más de cinco años a la interposición de la demanda de caducidad, otros serían posteriores al requerimiento extrajudicial previo a la demanda, o solo acreditarían un uso esporádico o aparente sin continuidad y para evitar la caducidad, o documentos que no contendrían referencia a la marca impugnada, o carentes de fecha para verificar el uso durante el periodo relevante, ni un uso público y hacia el exterior que aunque fuese mínimo bastase como uso efectivo.



SEGUNDO.- En el recurso de apelación se alega por parte del demandado error en la apreciación de la prueba con vulneración del artículo 59-a) de la Ley de Marcas en relación a la legitimación, insistiendo en que no la tendría por no acreditar el "interés legítimo", al resultar estar inscritas a nivel nacional las respectivas marcas de una y otra parte conviviendo desde hace años, sin conflicto y sin que se se tratase de impedir que un competidor accediera libremente al mercado, tampoco existiría una identidad real o semejanza entre los signos ni entre los respectivos servicios o productos y no existiría riesgo de confusión por su cohabitación. Al contrario, la actora se extralimitaría en sus registros y trataría de ocupar parcelas legítimas de otros. Al fin del interés legítimo de la actora la sentencia no habría analizado cada uno de los productos o servicios. Y las oposiciones del aquí apelante Sr. Felicisimo en los procedimientos de registro de marcas las marcas comunitarias sería un dato anecdótico que no acreditaría un conflicto previo a la demanda de la parte adversa.
Se alega también en el recurso error en la apreciación de la prueba con vulneración del artículo 58 LM, por cuanto en la sentencia se habría interpretado la obligación de uso de la marca de forma excesivamente rigurosa para con el demandado que, al ser persona física justificaría que mucha documentación figurase solo a su propio nombre. Asimismo erraría la sentencia al dar por demostrado que fue requerido previamente a la demanda, cuando no resultaría acreditado y se reconocería en la demanda que ninguno de los burofaxes enviados fue recibido por el demandado, por lo que carecerían de eficacia y debería de admiturse la documental anterior a la notificación de la demanda o a su presentación, co lo que se demostraría el uso efectivo y real con continuidad. Por otro lado, la inversión de la carga de la prueba sobre tal uso no significaría amparar la postura totalmente pasiva de la demandante. Además, en 2008 el uso sería incuestionable al acreditar la participación en la Feria de Valencia, y si como consecuencia de la crisis económica de los últimos años el demandado habría tenido que congelar temporalmente su pequeño proyecto empresarial bajo la marca "Norvento Nature Energy", se habría relanzado o reactivado el pasado año 2013 impidiendo la caducidad. La documental de agosto de 2008 determinaría que el periodo de cinco años no expiraría hasta agosto de 2013 y no sería aplicable el artículo 58 LM. Tampoco sería de mala fe dar uso a la marca en 2013.
La parte actora-apelada alegó en apoyo de la sentencia y en contra de los diversos motivos del recurso.
TERCERO.- Revisado nuevamente el caso en esta apelación, el Tribunal llega a la misma conclusión sentenciada por el Juzgado de lo Mercantil al no apreciar motivos suficientes para considerar errónea la valoración probatoria y jurídica de la primera instancia, habida cuenta de las razones expuestas en la sentencia, que en general damos aquí por reproducidas en evitación de innecesarias repeticiones. Hacemos ahora las siguientes consideraciones:
1- Es indiscutible que la legitimación activa para pretender la caducidad no es para todo el mundo como una acción popular en defensa de la legalidad ni nada por el estilo. Pero, teniendo en cuenta el objeto específico de las marcas, elemento esencial del sistema de competencia no falseado, y su función esencial de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva la marca, permitiéndole distinguirlo, sin confusión posible, de aquellos que tienen otra procedencia, basta para la legitimación con cualquier interés legítimo de persona, en especial de otro competidor, para lograr la retirada del mercado de una marca desusada efectivamente durante tanto tiempo como el requerido por la normativa marcaria o solo usada formalmente o de manera esporádica o simbólica que afecta, se opone o entorpece aquellos otros intereses, como en el caso enjuiciado la competencia y la expansión de los productos y servicios de la empresa demandante a través de sus marcas por posible riesgo de confusión con la marca registrada por el demandado, quien precisamente ha formalizado por este motivo sendas oposiciones a las solicitudes de la actora de las marcas comunitarias "Norvento" y "Ned Norvento", para las mismas clases de productos o servicios 9, 37, 38 y 42 que los de la marca titularidad de aquél. No puede negarse entonces el interés legítimo de la actora en lograr la declaración judicial de la caducidad en cuestión que removería este obstáculo. Y es contradictorio con la propia conducta del ahora apelante negar en este proceso toda confundibilidad cuando en tales oposiciones, exagerando la nota o no, ha afirmado expresamente que resulta evidente el riesgo de confusión por ser prácticamente idénticos los signos que designan idénticos productos y servicios; a lo que añadimos que se hablamos de un riesgo potencial que no requiere que devenga efectivo y comprende el riesgo de la asociación que por este motivo puedan los consumidores hacer acerca de vinculaciones empresariales, económicas o jurídicas inexistentes entre las respectivas empresas de las partes en litigio.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2012 señala sobre la legitimación activa (en relación al coso enjuiciado) "que hay intereses que el ordenamiento, sin conceder derecho alguno al sujeto, ampara como un efecto indirecto o reflejo de sus normas. En concreto, el artículo 59, letra a), precisó el ámbito de la legitimación que había establecido el artículo 56 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - interpretado estrictamente en la sentencia 323/1994, de 5 de abril -, al reconocerla, expresamente, además de a los afectados y a los titulares de un derecho subjetivo, a los meros portadores de un interés legítimo. Condición, la última, que no cabe negar a quien - además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo - busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro".
2- La sentencia de primera instancia recoge la normativa y jurisprudencia sobre la materia que nos ocupa. En la misma línea basta ahora con destacar lo siguiente:
La obligación legal del artículo 39 LM (o sus equivalentes comunitarios) requiere un uso de la marca objetivamente real o efectivo, acorde con su función esencial de garantizar al consumidor o usuario la identidad del origen del producto o servicio, y por tanto un uso a título de marca (STJCE de 14/5/2012, Michael Holterhoff; 12/11/2002, Arsenal), sustancialmente tal y como ha sido concedida (arts. 33 y 39 LM), en relación a los productos o servicios para los que ha sido registrada a fin de distinguirlos de los de otras empresas, de manera pública y externa en el mercado con una cierta continuidad o regularidad, y no un uso meramente privado, aparente, simbólico o esporádico con el único fin de mantener formalmente los derechos conferidos por la marca, teniendo en consideración las circunstancias de cada caso, y aunque no sea exigible un uso cuantitativamente importante ni una comercialización en todo el territorio. En esta línea, las STJCE de 11/3/2003 (Ansul-Ayax) y 9/12/2008 (Radetzky-Orden) o la STS de 22/1/2000 (El Cordobés).
Como razona la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2010, en línea con la normativa legal (arts. 39.1; 55.1,c y 58 LM) y la doctrina jurisprudencial, representada singularmente por las STS de 22/1/2000, 23/6/2006, 20/5/2008, y 13/11/2009: "El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias".
Añadimos ahora que desde el punto de vista subjetivo, la marca ha de ser usada por su titular u otras personas con su consentimiento. Temporalmente, podría dar lugar a la caducidad si faltase tal uso durante el plazo ininterrumpido de cinco años, salvo causa justificativa debidamente identificada e independiente de la voluntad del titular a valorar por el Tribunal (STJCE de 14/6/2007, Armin-Lidl). Territorialmente habría de tratarse de un uso en principio en España.
La carga de la prueba de uso exigido corresponde al titular (arts. 41.2 y 52.3 LM), pero no están limitadas las fuentes probatorias pudiendo lograrse por cualquiera medio admitido en Derecho.
3- Por el demandado se ha tratado de justificar el requerido uso mediante los 21 documentos o bloques documentales aportados al proceso, pero la sentencia apelada identifica de manera individual o concreta todos aquellos que no pueden tenerse en cuenta o carecen de fuerza probatoria por las razones que ya hemos apuntado más arriba, resultando así que lo aprovechable es tan poco y tan manifiestamente insuficiente que la única conclusión posible es la sentenciada en orden a no haberse probado un uso efectivo y real de la marca en cuestión sino más bien demostrado lo contrario o un uso meramente ocasional o aparente para evitar la caducidad. La parte demandada en su recurso de apelación incluso ya reconoce la inactividad de sus proyectos empresariales con la marca durante años y que la habría reactivado en 2013, no bastando con la alegación genérica de la crisis económica, sin más, para justificar una suspensión del uso. Más aún, también se reconoce en el recurso que en 2013 lo hizo para evitar la caducidad.
Añadir que a los efectos de la caducidad de la marca no se trata de valorar si el demandado, bajo su propio nombre o usando nombre comercial, realizaba actividades empresariales o profesionales, como las compras a terceros de diversos materiales a que se refiere una buena parte de la documental aportada, sino exclusivamente lo tocante al uso efectivo y real de la marca registrada durante el periodo legal de caducidad.

4- Por todo ello y, sin necesidad de mayores matizaciones o comentarios, la conclusión sentenciada de desuso durante el periodo legal de caducidad no puede en modo alguno considerarse equivocada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario