Sentencia de la Audiencia Provincial
de A Coruña (s. 4ª) de 30 de septiembre 2014 (D. Carlos Fuentes Candelas).
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PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil objeto de la
presente apelación estimó íntegramente la demanda de NORVENTO SL contra el
titular de la marca española mixta, nº 2711255, "Norvento Nature
Energy", para las clases 9, 37, 38 y 42, concedida por resolución de
23/5/2007 publicada el 16/6/2007, por caducidad por falta de uso real y
efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.
La sentencia rechazó la objeción opuesta por parte del
demandado de falta de legitimación activa de la sociedad demandante al fin
pretendido, pues tendría un palmario interés legítimo dada la conflictividad
previa al inicio del proceso que sería constatable por las oposiciones por
riesgo de confusión planteadas por parte del demandado a la solicitud de
registro por la demandante de las marcas comunitarias "Norvento" y
"Ned Norvento", para las clases 9, 37, 38 y 42.
La sentencia consideró a continuación el principio del
uso obligatorio de la marca y el concepto del uso real y efectivo en relación a
la normativa y jurisprudencia al respecto, entre ellas las sentencias del
Tribunal Supremo de 28/3/2005 y 23/6/2006 o las del Tribunal de Justicia
Europeo de 11/3/2003 y 13/9/2007. Y sobre esta base analizó la prueba
documental aportada por la parte demandada para acreditar el requerido uso de
su marca llegando la juzgadora de instancia a la conclusión negativa pues buena
parte de los documentos serían de anteriores en más de cinco años a la
interposición de la demanda de caducidad, otros serían posteriores al
requerimiento extrajudicial previo a la demanda, o solo acreditarían un uso
esporádico o aparente sin continuidad y para evitar la caducidad, o documentos
que no contendrían referencia a la marca impugnada, o carentes de fecha para
verificar el uso durante el periodo relevante, ni un uso público y hacia el
exterior que aunque fuese mínimo bastase como uso efectivo.
SEGUNDO.- En el recurso de apelación se alega por parte del
demandado error en la apreciación de la prueba con vulneración del artículo 59-a)
de la Ley de Marcas en relación a la legitimación, insistiendo en que no la
tendría por no acreditar el "interés legítimo", al resultar estar
inscritas a nivel nacional las respectivas marcas de una y otra parte
conviviendo desde hace años, sin conflicto y sin que se se tratase de impedir
que un competidor accediera libremente al mercado, tampoco existiría una
identidad real o semejanza entre los signos ni entre los respectivos servicios
o productos y no existiría riesgo de confusión por su cohabitación. Al
contrario, la actora se extralimitaría en sus registros y trataría de ocupar
parcelas legítimas de otros. Al fin del interés legítimo de la actora la
sentencia no habría analizado cada uno de los productos o servicios. Y las
oposiciones del aquí apelante Sr. Felicisimo en los procedimientos de registro
de marcas las marcas comunitarias sería un dato anecdótico que no acreditaría
un conflicto previo a la demanda de la parte adversa.
Se alega también en el recurso error en la apreciación de
la prueba con vulneración del artículo 58 LM, por cuanto en la sentencia se
habría interpretado la obligación de uso de la marca de forma excesivamente
rigurosa para con el demandado que, al ser persona física justificaría que
mucha documentación figurase solo a su propio nombre. Asimismo erraría la
sentencia al dar por demostrado que fue requerido previamente a la demanda,
cuando no resultaría acreditado y se reconocería en la demanda que ninguno de
los burofaxes enviados fue recibido por el demandado, por lo que carecerían de
eficacia y debería de admiturse la documental anterior a la notificación de la
demanda o a su presentación, co lo que se demostraría el uso efectivo y real
con continuidad. Por otro lado, la inversión de la carga de la prueba sobre tal
uso no significaría amparar la postura totalmente pasiva de la demandante.
Además, en 2008 el uso sería incuestionable al acreditar la participación en la
Feria de Valencia, y si como consecuencia de la crisis económica de los últimos
años el demandado habría tenido que congelar temporalmente su pequeño proyecto
empresarial bajo la marca "Norvento Nature Energy", se habría
relanzado o reactivado el pasado año 2013 impidiendo la caducidad. La
documental de agosto de 2008 determinaría que el periodo de cinco años no expiraría
hasta agosto de 2013 y no sería aplicable el artículo 58 LM. Tampoco sería de
mala fe dar uso a la marca en 2013.
La parte actora-apelada alegó en apoyo de la sentencia y
en contra de los diversos motivos del recurso.
TERCERO.- Revisado nuevamente el caso en esta apelación, el
Tribunal llega a la misma conclusión sentenciada por el Juzgado de lo Mercantil
al no apreciar motivos suficientes para considerar errónea la valoración
probatoria y jurídica de la primera instancia, habida cuenta de las razones
expuestas en la sentencia, que en general damos aquí por reproducidas en
evitación de innecesarias repeticiones. Hacemos ahora las siguientes
consideraciones:
1- Es indiscutible que la legitimación activa para
pretender la caducidad no es para todo el mundo como una acción popular en
defensa de la legalidad ni nada por el estilo. Pero, teniendo en cuenta el
objeto específico de las marcas, elemento esencial del sistema de competencia
no falseado, y su función esencial de garantizar al consumidor o al usuario
final la identidad de origen del producto o servicio que lleva la marca,
permitiéndole distinguirlo, sin confusión posible, de aquellos que tienen otra
procedencia, basta para la legitimación con cualquier interés legítimo de
persona, en especial de otro competidor, para lograr la retirada del mercado de
una marca desusada efectivamente durante tanto tiempo como el requerido por la
normativa marcaria o solo usada formalmente o de manera esporádica o simbólica
que afecta, se opone o entorpece aquellos otros intereses, como en el caso
enjuiciado la competencia y la expansión de los productos y servicios de la
empresa demandante a través de sus marcas por posible riesgo de confusión con
la marca registrada por el demandado, quien precisamente ha formalizado por
este motivo sendas oposiciones a las solicitudes de la actora de las marcas
comunitarias "Norvento" y "Ned Norvento", para las mismas
clases de productos o servicios 9, 37, 38 y 42 que los de la marca titularidad
de aquél. No puede negarse entonces el interés legítimo de la actora en lograr
la declaración judicial de la caducidad en cuestión que removería este
obstáculo. Y es contradictorio con la propia conducta del ahora apelante negar
en este proceso toda confundibilidad cuando en tales oposiciones, exagerando la
nota o no, ha afirmado expresamente que resulta evidente el riesgo de confusión
por ser prácticamente idénticos los signos que designan idénticos productos y
servicios; a lo que añadimos que se hablamos de un riesgo potencial que no requiere
que devenga efectivo y comprende el riesgo de la asociación que por este motivo
puedan los consumidores hacer acerca de vinculaciones empresariales, económicas
o jurídicas inexistentes entre las respectivas empresas de las partes en
litigio.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de
2012 señala sobre la legitimación activa (en relación al coso enjuiciado)
"que hay intereses que el ordenamiento, sin conceder derecho alguno al
sujeto, ampara como un efecto indirecto o reflejo de sus normas. En concreto,
el artículo 59, letra a), precisó el ámbito de la legitimación que había
establecido el artículo 56 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - interpretado
estrictamente en la sentencia 323/1994, de 5 de abril -, al reconocerla,
expresamente, además de a los afectados y a los titulares de un derecho
subjetivo, a los meros portadores de un interés legítimo. Condición, la última,
que no cabe negar a quien - además de colaborar en el funcionamiento correcto
del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles,
cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y
de bloqueo - busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde
otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de
marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es
titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden
impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro".
2- La sentencia de primera instancia recoge la normativa
y jurisprudencia sobre la materia que nos ocupa. En la misma línea basta ahora
con destacar lo siguiente:
La obligación legal del artículo 39 LM (o sus
equivalentes comunitarios) requiere un uso de la marca objetivamente real o
efectivo, acorde con su función esencial de garantizar al consumidor o usuario
la identidad del origen del producto o servicio, y por tanto un uso a título de
marca (STJCE de 14/5/2012, Michael Holterhoff; 12/11/2002, Arsenal),
sustancialmente tal y como ha sido concedida (arts. 33 y 39 LM), en relación a
los productos o servicios para los que ha sido registrada a fin de
distinguirlos de los de otras empresas, de manera pública y externa en el
mercado con una cierta continuidad o regularidad, y no un uso meramente
privado, aparente, simbólico o esporádico con el único fin de mantener
formalmente los derechos conferidos por la marca, teniendo en consideración las
circunstancias de cada caso, y aunque no sea exigible un uso cuantitativamente
importante ni una comercialización en todo el territorio. En esta línea, las
STJCE de 11/3/2003 (Ansul-Ayax) y 9/12/2008 (Radetzky-Orden) o la STS de
22/1/2000 (El Cordobés).
Como razona la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
junio de 2010, en línea con la normativa legal (arts. 39.1; 55.1,c y 58 LM) y
la doctrina jurisprudencial, representada singularmente por las STS de
22/1/2000, 23/6/2006, 20/5/2008, y 13/11/2009: "El art. 39.1 LM exige un
uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia,
supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia
objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya
configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de
los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y
procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo,
es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener
continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso
tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el
simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores
anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las
circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de
los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado,
la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa,
entre otras circunstancias".
Añadimos ahora que desde el punto de vista subjetivo, la
marca ha de ser usada por su titular u otras personas con su consentimiento.
Temporalmente, podría dar lugar a la caducidad si faltase tal uso durante el
plazo ininterrumpido de cinco años, salvo causa justificativa debidamente
identificada e independiente de la voluntad del titular a valorar por el
Tribunal (STJCE de 14/6/2007, Armin-Lidl). Territorialmente habría de tratarse
de un uso en principio en España.
La carga de la prueba de uso exigido corresponde al
titular (arts. 41.2 y 52.3 LM), pero no están limitadas las fuentes probatorias
pudiendo lograrse por cualquiera medio admitido en Derecho.
3- Por el demandado se ha tratado de justificar el
requerido uso mediante los 21 documentos o bloques documentales aportados al
proceso, pero la sentencia apelada identifica de manera individual o concreta
todos aquellos que no pueden tenerse en cuenta o carecen de fuerza probatoria
por las razones que ya hemos apuntado más arriba, resultando así que lo
aprovechable es tan poco y tan manifiestamente insuficiente que la única
conclusión posible es la sentenciada en orden a no haberse probado un uso
efectivo y real de la marca en cuestión sino más bien demostrado lo contrario o
un uso meramente ocasional o aparente para evitar la caducidad. La parte
demandada en su recurso de apelación incluso ya reconoce la inactividad de sus
proyectos empresariales con la marca durante años y que la habría reactivado en
2013, no bastando con la alegación genérica de la crisis económica, sin más,
para justificar una suspensión del uso. Más aún, también se reconoce en el
recurso que en 2013 lo hizo para evitar la caducidad.
Añadir que a los efectos de la caducidad de la marca no
se trata de valorar si el demandado, bajo su propio nombre o usando nombre
comercial, realizaba actividades empresariales o profesionales, como las
compras a terceros de diversos materiales a que se refiere una buena parte de
la documental aportada, sino exclusivamente lo tocante al uso efectivo y real
de la marca registrada durante el periodo legal de caducidad.
4- Por todo ello y, sin necesidad de mayores matizaciones
o comentarios, la conclusión sentenciada de desuso durante el periodo legal de
caducidad no puede en modo alguno considerarse equivocada.
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