Banner Aleman Abogados

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

viernes, 2 de enero de 2015

Mercantil. Patentes. Jurisprudencia sobre el alcance del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y su eventual aplicación a las patentes solicitadas vigente la Reserva española al Convenio de Patente Europea (CPE). Valoración sobre si esa jurisprudencia ha de ser revisada por la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18-7-2013 y los Autos de 30-1-2014.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 15ª) de 22 de octubre de 2014 (D. José María Ribelles Arellano).

[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]
NOVENO- Para la adecuada resolución del recurso, hemos de precisar el marco legislativo y jurisprudencial sobre la reserva española al CPE, la ampliación del ámbito de protección de las patentes con base a los artículos 27 y 70 del ADPIC y el mecanismo de la traducción revisada como instrumento para la incorporación de las reivindicaciones de producto. Recordemos que la patente de la demandante se solicita el 1 de junio de 1989, cuando todavía estaba vigente la reserva española al CPE por la que, " conforme a lo previsto en el artículo 167.2º, a), las Patentes Europeas, en la medida en que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España". Téngase en cuenta que el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929 prohibía en su artículo 48.2º patentar productos químicos y farmacéuticos. La disposición transitoria primera de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, por su parte, estableció que no serían " patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente Ley en los que se disponga la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos".
Dado que las patentes europeas sólo surten efecto en España si se presenta una traducción en castellano para su publicación en el BOPI (artículo 8 del Real Decreto 2424/1986), la OEPM, al examinar la traducción, verificaba si alguna reivindicación protegía algún producto farmacéutico como tal. La patente de producto, por tanto, no era nula, a los efectos establecidos en el artículo 138 del CPE, sino que quedaba "sin efecto", esto es, "petrificada o congelada", como dijimos en nuestra Sentencia de 17 de enero de 2008.
Este contexto jurídico se vio significativamente modificado por la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es el Anexo 1C del Tratado por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994. El artículo 27.1, dedicado a la llamada materia patentable, establece que " sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país."



Surgió entonces un problema de índole temporal, dado que la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos estaba diferida en esos momentos hasta después del 7 de octubre de 1992, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Patentes de 1986. Aun cuando el apartado primero del artículo 70 del ADPIC dispone que el acuerdo " no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate ", su apartado segundo añade que "salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo."
Por lo que se refiere a las solicitudes pendientes de concesión, el apartado séptimo del ADPIC dispone que " en el caso de los derechos de propiedad industrial cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva".
DÉCIMO.- Nos extenderemos, a continuación, en analizar la jurisprudencia sobre el alcance del ADPIC y su eventual aplicación a las patentes solicitadas vigente la Reserva, como paso previo para valorar si esa jurisprudencia ha de ser revisada por la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de julio de 2013 y los Autos de 30 de enero de 2014. Esta Sección, a partir de la sentencia antes citada de 17 de enero de 2008(ROJ 13274/2008), se pronunció a favor de la eficacia directa del ADPIC y por la preeminencia de los artículos 27.2º y 70.2º de dicho Acuerdo sobre el artículo 167.5º del CPE. En esa sentencia dijimos que el contenido de aquellos artículos no podía ser obviado, "afectando directamente a las patentes concedidas antes de su entrada en vigor e imponiendo desde su vigencia la protección de las patentes de producto químico o farmacéutico". Extractamos los argumentos expuestos en la citada sentencia:
-Considerar que los derechos de exclusiva que suponen las patentes y que se mantienen en vigor en el momento en que entra en vigor el ADPIC deben ser incluidos en el concepto de "actos realizados" del artículo 70.1, para los que el ADPIC es irretroactivo, conduce a una confrontación con reglas básicas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y al vaciamiento del contenido del nº 2 del mismo precepto.
- Los derechos de patente ya concedidos y de los que un particular disfruta no son "actos realizados", no pueden excluirse del artículo 70.2 para incluirlos en el artículo 70.1. La rúbrica del artículo 70 es, precisamente, "protección de la materia existente", de modo que cabe interpretar racionalmente que el objeto central del precepto es lograr una protección eficaz de la misma y extenderla de forma homogénea entre los países Miembros, no siendo correctas aquellas interpretaciones que pretenden dejar sin contenido real justamente lo relativo a la materia existente. A su vez, la rúbrica del artículo 27 es "materia patentable", por lo que, relacionando este término con el anterior, se puede colegir claramente que la materia existente es la materia protegida o protegible (recordemos el artículo 70.2): "2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo.") La eficacia del compromiso internacional asumido por España con el ADPIC, por tanto, contempla la patentabilidad sobrevenida.
-Si al solicitarse para España una patente de procedimiento el producto como tal hubiera pasado al dominio público, la norma del artículo 70.2 del ADPIC estaría vaciada de contenido. Lo confirma el artículo 70.3, según el cual "(n)o habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público": si la protección se mantiene y no ha caducado, se aplica el artículo 70.2 al derecho vigente.
-Además de no advertir incompatibilidad entre el ADPIC y el Convenio de Munich de 1973, el primero prevalecería por ser de fecha posterior.
-Los artículos 27.1 y 70.2 del ADPIC son autoejecutivos. Carece de sentido efectuar un juicio global sobre si todo el ADPIC, en bloque, es self executing o no, pues como en todos los tratados, existen en el ADPIC normas autoejecutivas junto a otras que no lo son. Pero lo que no parece dudoso es que los artículos citados, al establecer que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial; que las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país; o que se generan obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el Acuerdo, establecen mandatos claros, precisos e incondicionales, reconocen derechos concretos que no necesitan ningún desarrollo normativo posterior y pueden ser objeto de aplicación directa.
-Ni el Derecho Comunitario ni la doctrina del TJUE impiden la eficacia del derecho concedido por el ADPIC a las patentes de producto químico o farmacéutico. Así se deduce de la Sentencia de 11 de septiembre de 2011 (asunto Merck vs Merck Genéricos), que admite la competencia de los Estados miembros para reconocer o no eficacia al artículo 33 del Acuerdo ADPIC.
-El mantenimiento de la reserva efectuada al amparo del artículo 167 del CPE en la revisión efectuada por el Acta de 29 de noviembre de 2000, no afecta a la efectividad del derecho que concede el ADPIC.
-La realidad social del tiempo en que se aplica la norma. La adopción de la reserva española del artículo 167.2.a) del CPE no se debió a argumentos jurídicos, sino a criterios proteccionistas de raíz económica ya desaparecidos.
En nuestra posterior Sentencia de 2 de octubre de 2008 (ROJ 12248/2008) confirmamos el mismo criterio, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de los requisitos de publicidad registral respecto de las reivindicaciones de productos (arts. 65 y 69 del CPE) y aludimos por primera vez al mecanismo de la traducción revisada para hacer efectivos los derechos que conceden los artículos 27 y 70.2º del Acuerdo. Dijimos al respecto lo siguiente:
"No debe obviarse que al haberse presentado para España un juego específico de reivindicaciones que carece de reivindicaciones de producto, la publicación de la traducción temporáneamente depositada en su día ante la OEPM, a que se refieren los arts. 65 CPE y 7, 8 y 9 del RD 2424/1986, es la que determina, de acuerdo con el art. 69 CPE, el alcance de la protección conferida por la patente, que se mide con arreglo a las reivindicaciones cuya traducción se haya depositado.
Por ello, a fin de hacer efectivos los derechos que conceden los arts. 27 y 70.2 del Acuerdo, el titular debe activar ante la OEPM la regularización de la parte española de la patente europea en el sentido de que pase a incorporar, formalmente, las reivindicaciones de producto, mediante su inclusión o incorporación, procedimiento que ha de culminar con la publicación en el BOPI de la traducción que incluya la patente de producto, lo cual pasa por presentar ante la OEPM una traducción revisada del fascículo de la patente, con las correspondientes reivindicaciones de producto, o bien una solicitud de ampliación o adición de esas reivindicaciones.
Sobre cual sea la forma, vía o cauce para obtener ese resultado (aplicando el ADPIC en la fase de reconocimiento y determinación de los efectos de las patentes europeas, de acuerdo con el art. 2.2 CPE, con arreglo a la normativa propia del sistema español de patentes, para dar efectividad a lo previsto por el art. 70.2 en relación con la materia existente), varias soluciones han sido apuntadas por la doctrina más especializada, entre ellas, la de la revisión de la traducción a que se refiere el art. 12 del RD 2424/1986, que fue la vía aquí seguida por la actora; la aplicación analógica de las normas que rigen la presentación y tramitación de las adiciones, o incluso mediante el procedimiento administrativo común.
Pero en cualquier caso:
a) no se trata aquí, en este litigio, porque no es su objeto, de determinar cual sea el cauce apropiado; y tampoco cabe aquí suplantar la decisión que al respecto corresponde al órgano competente, que es la OEPM, como la propia actora admite (por más que, para ese fin, acuda a la figura de la cuestión prejudicial);
b) en todo caso, cualquiera que sea la vía elegida o la procedente, corresponde a la OEPM la competencia para admitir o denegar el depósito de la traducción revisada, o la solicitud de incorporación o ampliación, y proceder a su publicación en el BOPI, siendo su resolución susceptible de recurso jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo;
c) la publicación de la patente con reivindicaciones de producto constituye aquí un presupuesto para accionar por violación, un prius que de no concurrir es impeditivo o excluyente, por carencia del derecho, que nace por virtud de un acto administrativo de carácter constitutivo (la publicación), aunque, ya lo hemos dicho, se trate de una regularización formal, porque, desde nuestro punto de vista, el derecho a obtener la incorporación o adición de la reivindicación de producto, existe. Pero, en este orden jurisdiccional, no podemos reconocerlo y atribuirle los efectos constitutivos sino a partir de la resolución administrativa favorable y su publicación en el BOPI."
UNDÉCIMO.- Como bien indica la resolución apelada, el mismo criterio es seguido por la Sala Primera del Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de 10 de mayo de 2011 (corroborado después por las sentencias de 27 de octubre y 11 de noviembre de 2011). Por lo que se refiere a la aplicación directa del ADPIC, la primera sentencia (dictada por el Pleno de la Sala Primera) dijo lo siguiente:
" Examinadas las precedentes cuestiones previas se plantea seguidamente, como presupuesto insoslayable de la retroactividad o irretroactividad, la cuestión relativa a la aplicabilidad del Acuerdo sobre los ADPIC. La respuesta afirmativa no ofrece duda ni en el aspecto del ordenamiento jurídico interno, ni en el del internacional público. En el primer aspecto se debe señalar que el Acuerdo -como Anexo 1C- forma parte del Tratado de Marraquech ratificado por España y que fue publicado en el BOE. Por lo tanto, se dan los requisitos para que se convierta en norma del ordenamiento interno, con valor superior incluso a las normas de legalidad ordinaria, por aplicación de los artículos 96.1 CE y 1.5 CC, y según reconocen reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencial de esta Sala 1ª del Tribunal Supremo. Por otra parte, y en lo que atañe a los preceptos que aquí interesan -arts. 27.1 y 70.2 del Acuerdo- son normas claras, precisas e incondicionales, que no precisan de mecanismo complementario, como desarrollo legal o reglamentario, y que tienen carácter sustantivo civil generando derechos y obligaciones para los particulares (en cuanto que las patentes constituyen derechos de carácter patrimonial). Por lo tanto, nos hallamos ante normas del ordenamiento jurídico interno, auto-ejecutivas ("self-executing") y de aplicación directa por los órganos jurisdiccionales -en este caso, Tribunales civiles-.
Tampoco hay objeción a la aplicación del Acuerdo en la perspectiva del Derecho de la Unión Europea -ni de Derecho derivado, ni de jurisprudencia del TJUE-, porque, dada la naturaleza de la materia, no hay contradicción alguna. Y asimismo, no hay obstáculo de Derecho internacional público. De conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 (Instrumento de Adhesión de 2 de mayo de 1.972, BOE 17 de junio de 1.980), los Tratados deben ser cumplidos y observados (art. 27), el posterior deroga el anterior en lo que no sea compatible (art. 30.3), la regla de la irretroactividad no rige para las situaciones posteriores (art. 28) y deberán ser interpretados de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin (art. 31.1). No hay conflicto con el CPE porque, con independencia de que las partes son prácticamente las mismas (aparte de que en su caso habría que reducir la operatividad de la Reserva al Estado no parte que la invocase), debe tenerse en cuenta que España no "blindó" en el art. 2.2 del Acuerdo- ADPIC el CPE, ni tampoco formuló reserva alguna al art. 27.1 A- ADPIC (art. 72), y, en cualquier caso, la Reserva al CPE no es un acuerdo sino una declaración unilateral de España, que no le supone obligación alguna respecto de la Organización Europea de Patentes, constituyendo únicamente una facultad, de modo que podría retirar la reserva sin contradecir el CPE, el cual incluso la alienta (art. 167.4). Por ello, una afectación de la Reserva por el A- ADPIC en nada menoscaba el CPE; más bien, al contrario, contribuye a la unificación del Derecho europeo en la materia, que es uno de los anhelos (junto a la transparecencia y seguridad jurídica) que impregnan la regulación unitaria."
Y por lo que se refiere a la retroactividad, el fundamento cuarto de la sentencia añadió:
" Siendo clara la aplicación directa en España del A- ADPIC (en cuanto a las normas susceptibles de tal efecto) se plantea seguidamente el tema de la retroactividad. La tesis contraria a dejar sin efecto la congelación ex art. 167.5 CPE, o dicho de otro modo, de oposición a la aplicación plena del art. 27.1 A- ADPIC, aparte de otros argumentos menores e inconsistentes, como la idea de separar con un distinto nivel de protección las patentes de procedimiento y de producto, que no tiene base y contradice el principio de no discriminación, entiende que en el tema que se debate rige el principio de irretroactividad que consagra el art. 70.1 del Acuerdo, de modo que dicha irretroactividad comprende los actos realizados y se extiende a todos sus efectos. Sin embargo, dicha tesis no tiene en cuenta que el art. 70.2 recoge una manifestación de la denominada retroactividad media o limitada, que distingue las situaciones consumadas o agotadas de las situaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la segunda norma (la retroactiva), y que está admitida por reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencial del Tribunal Supremo. La afirmación de que el art. 70.2 recoge un supuesto de retroactividad media se deduce (i) del tenor literal de la norma de dicho apartado 2, (ii) de la regla de interpretación lógica de que, de no entenderlo así, dicho precepto (70.2) quedaría vacío de contenido, (iii) de la interpretación resultante de relacionar el apartado 2, con los otros apartados del art. 70, singularmente los números 3, 4, 6 y 7, y (iv), finalmente, coincide con la conclusión sentada por el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio en la Decisión de 18 de septiembre de 2.000 que resolvió una disputa sobre aplicación del art. 33 del A- ADPIC (aunque la decisión contiene doctrina general) entre Canadá y Estados Unidos (WT/DS 170 /AB/R); y cuyas principales apreciaciones se pueden resumir en que los apartados 1 y 2 del art. 70 son disposiciones independientes y mutuamente excluyentes; la expresión "actos realizados" del art. 70.2 (principio de irretroactividad, y respecto de los que el Acuerdo no genera obligaciones) se refiere a "las cosas hechas", "a lo que ha sido hecho" y "está actualmente completo y acabado"; y "materia existente" a la que se refiere el art. 70.2, alude a las invenciones protegidas mediante patente, comprendiendo las situaciones que no han dejado de existir, respecto de las que el Acuerdo genera derechos y obligaciones.
Por todo lo expuesto, el art. 167.5 CPE no puede seguir aplicándose a patentes concedidas y vigentes al 7 de octubre de 1.992, debiendo prevalecer el principio de no discriminación del art. 27.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1 C del Acuerdo por el que se estableció la OMC (BOE 24 de enero de 1.995)".
La sentencia trascrita del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2011 (asunto OLANZAPINA) viene referida a una patente que comprendía una reivindicación (la quinta) de producto, que como tal fue concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, reivindicación que no había sido efectiva al estar afectada por la reserva. Sin embargo la sentencia de la misma Sala de 5 de diciembre de 2012 (ROJ 8425/2012) -asunto LOSARTAN - reitera la misma doctrina y la aplica a un supuesto idéntico al enjuiciado, esto es, de una patente que inicialmente fue publicada sólo con reivindicaciones de procedimiento y que incorporó la totalidad de las reivindicaciones mediante la presentación de una traducción revisada.
DECIMOSEGUNDO.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo también ha sentado doctrina jurisprudencial muy consolidada sobre la aplicación directa del ADPIC, admitiendo tanto la posibilidad de modificar las solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo, como de las patentes concedidas, mediante el mecanismo de la revisión de la traducción, para incorporar reivindicaciones de producto dentro de los límites del texto de la patente europea (sentencias de 4 de noviembre de 2010, 3 de marzo de 2011, 16 de septiembre de 2011 y 21 de noviembre de 2011, entre otras muchas). La sentencia de 16 de mayo de 2012 (ROJ 3024/2012) recoge esa doctrina en los siguientes términos:
" En el presente supuesto, la reserva suscrita por España al Tratado de Munich que impedía la patente de productos farmacéuticos llegó, comprendida su prórroga, hasta el 7 de octubre de 1.992, fecha a partir de la cual quedaba abierta en nuestro país la posibilidad de reivindicaciones de tales productos. Por otra parte el artículo 167.5 del Convenio estipulaba que 'los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de esas patentes', eso es, de las sometidas a la reserva. Pero esta previsión ha de entenderse de forma conjunta con el apartado siguiente, el 167.6, que establece que 'sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, toda reserva dejará de producir efectos a la expiración del período previsto en el párrafo 3 primera fase, o si ese período hubiere sido ampliado, al término del período de ampliación', lo que podría llevar a la interpretación de que la reserva no tiene sobre las patentes afectadas ninguna ultraactividad más allá de su propia duración, que en el caso español, incluida la prórroga, era hasta la citada fecha de 7 de octubre de 1.992.
Pero en todo caso la entrada en vigor en España del ADPIC, vinculante para el Estado español a partir del 1 de enero de 1.996, según lo dispuesto en el artículo 65.1 del mismo, despeja cualquier duda que pudiera mantenerse respecto a posibles efectos de la reserva sobre las patentes afectadas por ella, dado que debe prevalecer sobre el Convenio de la Patente Europea el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales -como el caso de las reservas-. Así. El artículo 70 del ADPIC contiene dos importantes previsiones transitorias, una, la posibilidad de modificar la solicitudes pendientes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo para reivindicar una protección mayor -sin incluir materia nueva- (apartado 7) y la obligación para los Estados firmantes que en ese momento no otorgasen protección a los productos farmacéuticos o químicos de establecer un medio para que puedan solicitarse solicitudes de patentes para dichos productos (apartado 8). En cuanto a esta última previsión, en puridad resultaba innecesaria en España, ya que en ese momento los productos citados ya eran protegibles, y también es cierto que estaba a disposición de los titulares de patentes afectados la posibilidad de presentar una traducción revisada; también es cierto, sin embargo, que ante la situación de inseguridad jurídica existente, el reconocimiento de un procedimiento específico semejante hubiese clarificado considerablemente la situación.
Al igual que en los otros casos examinados por la Sala, en el de autos la solicitud de la patente se produjo el 1 de junio de 1989 y su publicación en el Boletín Europeo de Patentes el 15 de marzo de 1995, fecha en la que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el Estado español, tal como se ha indicado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1 del Acuerdo. De esta manera, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1 de enero de 1.996, la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de productos en virtud del Convenio de la Patente Europea ya no estaba vigente, luego el supuesto de autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del artículo 70 del ADPIC.
Consecuencia de todo lo visto en el presente fundamento es la estimación de los motivos de casación examinados, no en cuanto a la limitación de las potestades de la Oficina Española de Patentes y Marcas de verificar el contenido de la traducción revisada -limitación que hemos rechazado-, pero sí en cuanto a que comprobada su fidelidad y que las ampliaciones de la traducción revisada se mantienen dentro de los límites del texto de la patente europea, así como la ausencia de cualquier fumus de fraude de ley, el citado organismo está obligado a publicar dicha traducción revisada en la forma reglamentariamente procedente".
Como hemos expuesto, la incorporación de las reivindicaciones de producto se obtiene mediante la revisión de la traducción, procedimiento contemplado en los artículos 70.4º del CPE y 12 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre. El Tribunal Supremo (en las sentencias antes citadas) justifica ese procedimiento de incorporación en los siguientes términos:
" Es verdad que ni el apartado a) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea ni el primer párrafo del artículo 12 del Real Decreto establecen con claridad cuál es el alcance del derecho a presentar una traducción revisada de la solicitud o de la patente. Sin embargo, el propio reconocimiento expreso de tal posibilidad, así como el tenor del apartado b) del artículo 70.4 del Convenio, conducen a la conclusión de que no es posible entender que su objetivo se reduce a corregir posibles errores o inexactitudes la traducción, como han interpretado tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sentencia impugnada. Esta conclusión se deriva de manera inequívoca del tenor del citado apartado b) del artículo 70.4 del Convenio de la Patente Europea, que se refiere al diferente alcance jurídico que puede llevar aparejada la revisión de la traducción. En efecto, si el alcance de una traducción revisada se limitase a enmendar errores o imprecisiones de la traducción original, sus efectos jurídicos serían exactamente los mismos que los de la traducción, y su presentación serviría exclusivamente para evitar una eventual inseguridad jurídica, pero en ningún caso se podría hablar con propiedad de respeto a derechos de explotación de terceros nacidos bajo la vigencia de la patente como consecuencia de la revisión de la traducción. Así, cuando en el apartado 1.b) se contempla la posibilidad de que un Estado admita que cualesquiera terceros que hayan acometido la explotación de una invención sin vulnerar el texto de la traducción original, puedan continuar dicha explotación "después de que la traducción revisada haya surtido efecto" indiscutiblemente se está queriendo decir que su contenido protegido, en principio delimitado por sus reivindicaciones, es más amplio que el de la traducción original. Hablar del diferente efecto jurídico de la traducción revisada respecto de la traducción original hasta el punto de contemplar la protección de terceros que hubiesen acometido la explotación de invenciones no cubiertas por la traducción original y sí por la revisada no puede reconducirse a que la traducción revisada se limite necesariamente a rectificar errores materiales o de traducción o inexactitudes de ésta. La previsión del Convenio de la Patente Europea de que los Estados han de contemplar la posibilidad de que el solicitante o titular de la patente puedan presentar una traducción revisada y condicionar los efectos jurídicos al correspondiente cumplimiento de los correspondientes requisitos (pago de la correspondiente tasa para los titulares, según el artículo 65.2 y los requisitos contemplados en el artículo 67.3 para los solicitantes), así como el reconocimiento de la posibilidad de que los Estados amparen la protección de los derechos adquiridos por terceros en los términos comentados del apartado 4.b), lleva inequívocamente a la conclusión de que la revisión de la traducción tiene un objetivo de mucho más alcance que el defendido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Sala de instancia. Además, el texto del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 confirma todo lo anterior al recoger expresamente en su último párrafo la referida posibilidad prevista en el artículo 70.4.b) del Convenio de la Patente Europea de otorgar protección a las actuaciones de buena fe de terceros, no contrarias a la patente original, frente a la ampliación de protección de una patente como consecuencia de la revisión de una traducción.
Pues bien tal alcance de una revisión de la traducción no puede ser otro que precisamente el que la parte recurrente ha pretendido con la presentación de la revisión de la traducción, eso es, incorporar reivindicaciones contenidas en la patente europea pero por alguna razón no incorporadas en la traducción presentada en otro Estado. Sin duda puede haber diversas razones que den lugar a que en una primera traducción no se incorporen todas las reivindicaciones existentes en la patente europea, como lo fue en su momento la reserva efectuada por España del Convenio de la Patente Europea respecto de las reivindicaciones de productos farmacéuticos, pero también puede deberse a pactos puramente mercantiles con otras empresas farmacéuticas o a motivaciones de naturaleza estrictamente económica o comercial. En todos esos supuestos sin duda es posible que, una vez desaparecidas tales razones, la titular de la patente pueda optar por incorporar las reivindicaciones omitidas en un primer momento, a cuyo efecto indiscutiblemente puede emplear el procedimiento previsto en el Convenio de la Patente Europea de registrar en la correspondiente oficina nacional de propiedad industrial una traducción revisada.
La Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente del posible significado del apartado 4.b) del artículo 70 del Convenio de la Patente Europea, y trata de reconducirlo a la hipótesis de que "un término de las reivindicaciones pueda alterar su sentido", pero se trata de una interpretación claramente insuficiente para explicar el contenido del apartado y la protección de explotaciones comerciales de buena fe de terceros, que no parecen concebibles simplemente a partir de un eventual cambio de sentido de un término".
DECIMOTERCERO.- Hemos de analizar, a continuación, en qué medida la doctrina jurisprudencial expuesta ha de ser revisada por la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de julio de 2013 (asunto DAIICHI SANKYO/DEMO) y por los autos de 30 de enero de 2014 (asuntos WARNER LAMBER/MINERVA y WARNER LAMBER/SIEGERPHARMA). La sentencia recayó en la cuestión prejudicial planteada por un tribunal griego (Polumeles Protodikeio Athinon) y versaba sobre la interpretación de los artículos 27 y 70 del ADPIC. Grecia, al igual que España, ratificó el CPE en el año 1986, formulando la misma reserva, al amparo del artículo 167.2, apartado a), de dicho Convenio, en relación con los productos farmacéuticos, reserva que expiró el 7 de octubre de 1992 (párrafo 15 de la sentencia). El litigio tenía por objeto una patente nacional, referida al compuesto químico levofloxacina hemihidrato, solicitada el 20 de junio de 1986 y concedida el 21 de octubre de ese mismo año.
No obstante referirse a una patente nacional, la sentencia entiende aplicable por analogía la reserva de patentabilidad a las patentes nacionales (párrafo 78), aunque añade que corresponde al tribunal griego verificarlo.
En primer lugar el tribunal remitente pregunta "si el artículo 27 del Acuerdo ADPIC pertenece a un ámbito en el que los Estados miembros son competentes con carácter principal y, en caso de respuesta afirmativa, si los órganos jurisdiccionales pueden reconocer eficacia directa al ADPIC" (párrafo). El TJUE analiza la cuestión en los párrafos 45 a 62. Parte en su análisis del artículo 207 del TFUE, en cuyo apartado primero se establece que " la política comercial común se basará en principios uniformes, en particular por lo que se refiere a las modalidades arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales relativos a los intercambios de mercancías y de servicios, y los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial (...). La política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión".
La sentencia establece que las normas contenidas en el Acuerdo ADPIC pertenecen al ámbito comercial común por presentar "un vínculo específico con el comercio internacional" (párrafo 52). " Aunque dichas normas no tengan por objeto las modalidades, aduaneras o de otro tipo, de las operaciones de comercio internacional consideradas en cuanto a tales, -añade el párrafo 53- presentan un vínculo específico con el comercio internacional. En efecto, el citado Acuerdo es parte integrante del régimen de la OMC y constituye uno de los principales acuerdos multilaterales en los que se basa este régimen".
" Por consiguiente, como ha observado la Comisión, la afirmación de que las normas contenidas en el artículo 27 del Acuerdo ADPIC relativas a la materia patentable están comprendidas en el ámbito de la política comercial común, y no del mercado interior, refleja correctamente el hecho de que dichas normas se inscriben en el marco de la liberalización del comercio internacional, y no en el de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión" (párrafo 60).
Por ello el Tribunal responde a la primera cuestión planteada en los siguientes términos: "El artículo 27 de Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay (1986-1994), está comprendido en el ámbito de la política comercial común."
DECIMOCUARTO.- A la segunda cuestión prejudicial el Tribunal se limita a responder que, según el tenor literal del artículo 27.1º, las invenciones de productos farmacéuticos son patentables, conclusión que no queda invalidada por las previsiones del los apartados 2 y 3 del mismo precepto.
La cuestión más trascendente, a nuestros efectos, es la tercera, en la que el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, "en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 de dicho Acuerdo ADPIC, debe considerarse, a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, que una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege no obstante la invención del citado producto farmacéutico".
La sentencia dedica a esa cuestión los párrafos 70 a 83. En primer lugar el Tribunal descarta analizar la cuestión a la luz del apartado 8º del artículo 70, dado que la República Helénica reconoce la patentabilidad de los productos farmacéuticos desde el mes de octubre de 1992, antes, por tanto, de que entrara en vigor el Acuerdo ADPIC (párrafo 73). Por otro lado el Tribunal recuerda que, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Reglamento 1768/92, los límites a que estaba sometida la protección del Certificado Complementario de Protección eran los mismos que los de la protección conferida por la patente base (párrafo 76).
La sentencia, en definitiva, realiza una interpretación conjunta de los apartados 1 y 2 del artículo 70 en los párrafos 79 a 83. Por su importancia, trascribimos dichos párrafos a continuación:
"79. Ahora bien, como han observado en particular DEMO y el Gobierno del Reino Unido, con independencia del alcance exacto que deba atribuirse a la regla establecida en el artículo 70, apartado 2, del Acuerdo ADPIC y del equilibrio que debe buscarse entre dicha regla y la que figura en el apartado 1 del mismo artículo, según el cual el Acuerdo ADPIC <>, no cabe considerar que la protección de la materia existente a la que se refiere el artículo 70 del Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo.
80. Es cierto que el citado artículo 70, apartado 2, en relación con el artículo 65, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, resulta que, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC o, como muy tarde, una vez transcurrido un año desde esa fecha, todos los Estados Miembros de la OMC están obligados a cumplir con todas las obligaciones que resultan del Acuerdo ADPIC en relación con la materia existente (sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busc, apartado 49). Esa materia existente incluye invenciones que estén protegidas por una patente en esa fecha en el territorio del Miembro de la OMC de que se trate (véase, en este sentido, el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, presentado el 18 de septiembre de 2000, Canadá...).
81. Sin embargo, sólo será posible considerar que la invención del producto farmacéutico levofloxacina hemihidrato estaba protegido por la patente de Daiichi Sankyo, en la fecha en que el Acuerdo ADPIC empezó a ser aplicable en la República Helénica, a pesar de que dicha invención no estaba protegida específicamente según las reglas que regulaban desde entonces dicha patente, si se interpretara el citado Acuerdo en el sentido de que obliga a los miembros de la OMC a convertir, a la entrada en vigor de dicho Acuerdo y por este mero hecho, invenciones reivindicadas en invenciones protegidas. Sin embargo, esta obligación no puede deducirse del Acuerdo ADPIC e iría más allá del sentido habitual de los términos <>.
82. La lectura de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC no lleva a ninguna otra conclusión. Es cierto que, como se desprende del examen de la segunda cuestión prejudicial planteada, el artículo 27 del Acuerdo ADPIC obliga a los miembros de la OMC a establecer la posibilidad de obtener una patente para invenciones de productos farmacéuticos. No obstante, esta obligación no puede entenderse en el sentido de que los miembros de la OMC que, en un periodo anterior a la fecha de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, excluían la protección de invenciones de productos farmacéuticos reivindicadas en patentes concedidas para invenciones de procedimientos de fabricación de esos productos, deban considerar, a partir de esa fecha, que esas patentes protegen las mencionadas invenciones de productos farmacéuticos.
83. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que no debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico (el destacado es nuestro) ".
DECIMOQUINTO.- Entendemos que la sentencia del TJUE contradice la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre la eficacia directa del ADPIC, al menos en relación con las patentes de procedimiento concedidas vigente la Reserva del CPE. Según la respuesta que el TJUE da a la tercera de las cuestiones planteadas, el artículo 70 del ADPIC no permite que una patente concedida únicamente respecto del procedimiento de fabricación, a raíz de una solicitud que reivindicaba la invención tanto del procedimiento como del producto, extienda su protección, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, a la invención del producto.
La sentencia no se apoya en su fundamentación jurídica en las limitaciones derivadas del artículo 167 del CPE, por exceder de las competencias del TJUE, sino en la interpretación de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC. En cualquier caso, parece limitar sus efectos a las patentes solicitadas y concedidas antes de la entrada en vigor del ADPIC, cuando la solicitud reivindicaba tanto un procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico y el producto farmacéutico mismo, concediéndose únicamente la patente respecto del procedimiento de fabricación. Así resulta del tenor literal de la respuesta a la cuestión tercera y del hecho que mencione únicamente como precepto de análisis el apartado segundo del artículo 70, omitiendo el apartado séptimo. En una primera lectura la sentencia no afectaría:
1) A las patentes concedidas con reivindicaciones de producto, sin efectos por mor de la reserva.
2) A las patentes pendientes de concesión y susceptibles de modificación conforme al artículo 70.7º del ADPIC.
Sin embargo la sentencia de 18 de julio de 2013 parece ir más allá, limitando las obligaciones que resultan del Acuerdo ADPIC en relación con la "materia existente" a aquellas invenciones con una protección efectiva, anticipando, de alguna manera, la decisión del Tribunal en sus dos autos de 30 de enero de 2014, en los que da la misma respuesta a patentes pendientes de concesión antes de la entrada en vigor del ADPIC y que se concedieron después incluyendo reivindicaciones de procedimiento y de producto. Ello lo deducimos de los siguientes pasajes de la sentencia:
-El Tribunal resuelve la cuestión prejudicial (punto tercero) aludiendo a las "reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo", sin distinguir apartados.
-En el párrafo 80 señala que "la materia existente incluye las invenciones que están protegidas por una patente en esa fecha (la de entrada en vigor del ADPIC) en territorio de la OMC de que se trate".
-El párrafo 81 contrapone "invenciones reivindicadas" a "invenciones protegidas", descartando que el Acuerdo ADPIC convierta las primeras en invenciones protegidas.
DECIMOSEXTO.- Los autos de 30 de enero de 2014 del TJUE dan la misma respuesta a supuestos distintos. Así, el asunto WARNER LAMBERT/SIEGERPHARMA viene referido al compuesto químico del trihidrato de atorvastatina cálcica, que se utiliza en el tratamiento de la hipercolesterolemia. La patente europea fue solicitada por WARNER LAMBERT el 20 de julio de 1990. Contenía reivindicaciones del principio activo y del procedimiento de fabricación. Fue concedida el 30 de octubre de 2001 con reivindicaciones de productos y de procedimiento, esto es, la patente se solicitó, vigente la Reserva, antes de entrar en vigor el ADPIC y fue concedida después.
El tribunal griego, que conocía de un procedimiento de infracción iniciado por WARNER LAMBERT contra la empresa griega SIEGERPHARMA, por la comercialización por ésta de un medicamente genérico que tiene como principio activo el trihidrato de atorvastatina cálcica, suspendió el procedimiento y planteó las mismas cuestiones prejudiciales que motivaron la sentencia de 18 de julio de 2013. Y siendo idénticas las cuestiones, el Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, reprodujo las mismas respuestas. El Tribunal añadió en su párrafo 23 que "no hay nada en la descripción del litigio principal facilitada por el órgano judicial remitente, y que se resume en los puntos 13 a 18 del presente auto, que permita pensar que la interpretación de los artículos 27 y 70 del Acuerdo APIC dada por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia no sea plenamente transferible al litigio que conoce el órgano jurisdiccional remitente".
Aunque el alcance de dicha resolución puede suscitar alguna duda jurídica, dado que, a nuestro entender, los supuestos de hecho de los autos de 30 de enero de 2014 presentan notables diferencias con el de la sentencia de 18 de julio de 2013, el dato objetivo es que, preguntado el Tribunal por la protección que el ADPIC otorga a una patente solicitada vigente la reserva al CPE y antes de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, y concedida después con reivindicaciones de producto y procedimiento, el Tribunal responde lo siguiente: "No debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico".
La importancia del auto que analizamos se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que tiene por objeto la patente que protege el principio activo de la atorvastatina, objeto también de las sentencias de esta Sección de 17 de marzo de 2008 (ROJ 13457/2008) y del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2011 (ROJ 7269/2011), sentencias que atribuyeron eficacia a las reivindicaciones de producto por la mayor protección concedida por los artículos 27 y 70 del ADPIC.
DECIMOSÉPTIMO.- En nuestro caso, recordemos que LUNDBECK solicitó la patente europea EP 066 el 1 de junio de 1989, con un juego específico de reivindicaciones para España (incluyendo únicamente reivindicaciones de procedimiento). Fue concedida el 15 de marzo de 1995 y publicada su traducción original el 1 de mayo de ese mismo año. Con fundamento en esa traducción original, que contenía únicamente reivindicaciones de procedimiento (la patente ES 891), la actora solicitó y obtuvo el certificado complementario de protección CCP 019, con fecha límite de validez el 1 de junio de 2014.
La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2011, que reconoció el derecho de la demandante a incorporar, por el cauce procedimental del artículo 12 del Real Decreto 2424/1986, las reivindicaciones de producto de la patente europea EP 066 (traducción revisada), dado que por entonces se entendía que el ADPIC sólo era vinculante para el estado Español a partir del 1 de enero de 1996, analizó la cuestión a la luz del artículo 27 y del apartado segundo del artículo 70 (patente solicitada y concedida antes de la entrada en vigor del ADPIC), descartado aplicar el apartado séptimo. Así en su fundamento sexto (penúltimo párrafo) dice al respecto: " De esta manera, a partir de la plena eficacia del ADPIC el 1 de enero de 1996, la patente litigiosa estaba concedida y la reserva frente a las patentes de productos en virtud del Convenio de la Patente Europea ya no estaba vigente, luego el supuesto de autos no quedaba comprendido en ninguno de los apartados 7 y 8 del artículo 70 del ADPIC".
Sin embargo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, a partir de las sentencias de 26 de octubre de 2012 y 5 de diciembre de 2012, zanja definitivamente la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación en España del ADPIC (si el 1 de enero de 1996, fecha límite prevista en el artículo 65.1º, o el 25 de enero de 1995, día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Estado), optando por esta segunda fecha. Ello resulta muy relevante en el presente caso, toda vez que, concedida la patente el 15 de marzo de 1995, al ADPIC ya estaba en vigor, esto es, la solicitud de LUNDBECK estaba pendiente de concesión el 25 de enero de 1995 y, en consecuencia, cabría invocar su sujeción al régimen jurídico del artículo 70.7º (en lugar del apartado segundo).
Entendemos, en contra del criterio seguido por la sentencia de instancia, que, conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada -expuesta en los fundamentos anteriores- existente en el momento en que el Tribunal Supremo ordenó publicar la traducción revisada de la patente del Escitalopram, los artículos 27 y 70 del ADPIC permitían ampliar la protección e incorporar las reivindicaciones de producto. Recordemos que la publicación de la traducción revisada se produjo en ejecución de la sentencia del TS de 16 de septiembre de 2011, que anuló el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la publicación de las reivindicaciones de producto.
Consideramos, sin embargo, que el Tribunal Supremo hubiera resuelto de distinta forma a la luz de la sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013 y de los autos de 30 de enero de 2014, que sientan un criterio diferente. La patente europea, solicitada con reivindicaciones de producto y de procedimiento, pero con un juego específico de reivindicaciones para España, fue concedida únicamente con reivindicaciones de procedimiento. La ampliación de la protección a las reivindicaciones de producto se realizó con fundamento en los artículos 27.1º y 70.1º y 2º del Acuerdo APIC, supuesto idéntico al contemplado en la sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013. Dicha sentencia, en contra de lo que ha venido entendiendo esta misma Sección y el Tribunal Supremo, concluye que la entrada en vigor del ADPIC no permite ampliar el ámbito de protección de la patente concedida únicamente con reivindicaciones de procedimiento. Por "materia existente", a los efectos establecidos en el artículo 70, ha de entenderse las invenciones protegidas por una patente (párrafo 80 de la sentencia) y "no cabe considerar que la protección de la materia existente a la que se refiere el artículo 70 del Acuerdo ADPIC pueda consistir en atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo" (párrafo 79).
A la misma conclusión llegamos de entender que la patente estaba pendiente de concesión al entrar en vigor del ADPIC y que se sujetaba al régimen previsto en la regla 7ª del artículo 70, toda vez que la solicitud no se modificó durante su tramitación y finalmente fue concedida únicamente con reivindicaciones de procedimiento. Aun cuando, ciertamente, la sentencia de 18 de julio de 2013 no aborda específicamente esa situación, los autos de 30 de enero de 2014 dan la misma respuesta a supuestos que incluso van más allá del enjuiciado, pues tratan de patentes solicitadas vigente la reserva y concedidas con reivindicaciones de producto y de procedimiento muchos años después (la patente ES 891, insistimos, solo se concedió inicialmente con reivindicaciones de procedimiento).
El representante de la actora argumentó que el TJUE se vio condicionado por la información que le proporcionó el tribunal griego sobre los efectos que la Legislación Griega contempla para la infracción de la prohibición de patentar productos farmacéuticos. Mientras que en Grecia esa infracción determina la nulidad de pleno derecho de la patente con efectos "ex tunc", en España esa consecuencia jurídica no se produce. No compartimos dicha argumentación, atendido el contenido de las Reservas españolas y griegas al Convenio Europeo de Patentes, que son prácticamente idénticas. La distinta consecuencia jurídica anudada a la infracción de la prohibición de patentabilidad de los productos farmacéuticos en nada incide en la interpretación que de los artículos 27 y 70 del ADPIC realiza el TJUE.
DECIMOCTAVO.- La fuerza vinculante de la interpretación realizada por el TJUE de los artículos 27 y 70 del ADPIC obliga a todos los órganos jurisdiccionales (y no sólo a las partes en el proceso en que se plantea la cuestión prejuidicial). Además, una sola decisión prejudicial del TJUE es suficiente para fijar el alcance de la interpretación del Derecho Comunitario, tal y como señala la STS de 1 de julio de 2010 (ROJ 6031/2010), citada oportunamente por la parte demandada. Dicha sentencia dijo al respecto lo siguiente:
" Para dar respuesta a la admisibilidad del recurso por interés casacional, sustentado en la oposición a la doctrina sentada por el Tribunal de la Unión Europea en una sentencia dictada al resolver una cuestión prejudicial, conviene partir de las siguientes premisas:
1) Cuando la decisión de los Tribunales españoles recae sobre materias en las que existe una legislación armonizada, las normas del ordenamiento jurídico interno deben ser interpretadas por todos los Tribunales en el sentido más conforme al Derecho de la Unión Europea (en este sentido, entre otras, sentencia número 428/2007, de 16 abril).
2) Las decisiones del TJUE en el procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado de Unión tienen precisamente como finalidad garantizar la aplicación correcta y la interpretación uniforme del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales (en este sentido sentencia del TJUE de 12 junio 2008 (Caso Skatteverket contra Gourmet Classic Ltd.).
3) Es cierto que los efectos vinculantes de las sentencias del TJUE se despliegan "cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudicial en el marco del mismo asunto nacional" (sentencia del TJUE de 4 noviembre 1997. Caso Parfums Christian Dior SA y otros contra Evora BV), pero más allá del "efecto vinculante" debe tenerse en cuenta que las sentencias dictadas en la decisión de cuestiones prejudiciales desarrollan una interpretación "abstracta" del Derecho de la Unión, lo que, unido a su objetivo y a la ausencia de partes procesales propiamente dichas, es determinante de que su valor interpretativo se proyecte más allá de quienes intervinieron en la cuestión prejudicial, al extremo de que puede relevar a los órganos jurisdiccionales nacionales de la obligación de someter al Tribunal de Justicia toda cuestión de interpretación de Derecho comunitario, sin perjuicio de que, para evitar el riesgo de petrificación de su jurisprudencia, nada impide replantear el supuesto (sentencia de 2 abril 2009 asunto C-260/07, Pedro IV Servicios, SL, vs. Total España, SA).
Si a ello se añade que es suficiente una sola decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para fijar el alcance e interpretación del Derecho comunitario, hay que concluir que es suficiente la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que deba entenderse cubierta la justificación formal de interés casacional."
En consecuencia, debemos aplicar el criterio sentado por el TJUE en la sentencia de 18 de julio de 2013 y en los autos de 30 de enero de 2014, que hemos expuesto en los fundamentos anteriores. Ello implica que, al haberse concedido la patente únicamente con reivindicaciones de procedimiento, no es posible, conforme a la interpretación que el TJUE realiza de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, ampliar el ámbito de protección a las reivindicaciones de producto. Y, al no producir efectos dichas reivindicaciones, incorporadas a la traducción revisada (título que sustenta la pretensión de la demandante), debemos de desestimar la acción de infracción.

DECIMONOVENO.- Negada la eficacia a la traducción revisada y, en definitiva, desestimada la acción por violación de patente, no es posible analizar los mismos hechos desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal. Ésta no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial ni permite suplantarla o sustituirla. De ahí que no quepa invocar la infracción de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, a los efectos establecidos en el artículo 15 de la LCD o apreciar imitación desleal del artículo 11, cuando la posición de la demandante no está amparada en un derecho de exclusiva. Por los mismos motivos tampoco es posible recurrir al artículo 4 de la LCD (actos contrarios a la buena fe), precepto reservado a comportamientos que merezcan la calificación de desleales no contemplados en los artículos 5 a 31 de la propia Ley. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario