Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).
PRIMERO. La sociedad italiana Kemika SpA, en la afirmada condición de titular del nombre comercial " Kemika ", no registrado ni solicitado su registro en España, pretendió - con apoyo en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 23 de marzo de 1883, revisado en diversas fechas y enmendado el 28 de septiembre de 1979 - la condena de Kemika Productos de Limpieza, SL a eliminar la palabra " Kemika " de su denominación social, a fin de evitar el riesgo de confusión generado por la coexistencia de ésta con el signo de la demandante.
En las dos instancias fue desestimada la referida pretensión.
El recurso de apelación interpuesto por Kemika SpA no alcanzó éxito por haber entendido la Audiencia Provincial que la norma aplicable al conflicto era la del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas y, ello supuesto, que la demandante y apelante no había probado en el proceso el uso ni el conocimiento notorio de su nombre comercial en el conjunto del territorio nacional.
SEGUNDO. En el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de segunda instancia, Kemika SpA denuncia la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, así como la de los artículos 3, apartado 3, y 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.
Conforme al artículo 8 del Convenio de la Unión de París " el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro [...] ".
El artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001 convierte en impedimento del registro - y, en su caso, en causa de nulidad relativa - de una marca o de un nombre comercial - artículo 88, letra c) - la previa existencia de otro nombre comercial que identifique a una persona distinta del solicitante, siempre que haya " riesgo de confusión en el público " y el titular del nombre que obstaculiza la concesión - o cuyo registro constituye causa de nulidad - pruebe " el uso o conocimiento notorio de dicho[s] signo [s] en el conjunto del territorio nacional ". Añade el precepto que " cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que, de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley, puedan invocar el artículo 8 del Convenio de la Unión de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial ".
Por su parte, el artículo 3, apartado 3, dispone que " las personas mencionadas en el apartado 1 " - entre las cuales nadie discute que se encuentra Kemika SpA - " podrán invocar en su beneficio las disposiciones del Convenio de la Unión de París [...] en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley ".
Alega la recurrente, para explicar la razón de su recurso, que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, cuya aplicación reclama de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley 17/2001, no condiciona la protección que al nombre comercial dispensa en todos los países de dicha Unión, al depósito, al registro ni a ningún otro requisito, como pudiera ser el uso o el conocimiento notorio.
TERCERO. Resulta de lo antes expuesto, que Kemika SpA ejercitó en su demanda una de las facultades integradas en el derecho de exclusión o "ius prohibendi " que la Ley 17/2001 reconoce al titular de los nombres comerciales - artículos 34, apartado 2, 87, apartado 3, y 90 -, frente a quien utiliza una denominación social confundible - disposición adicional decimoséptima -, si es que son prioritarios y reúnen las condiciones precisas para merecer tal protección.
Por decirlo con una formulación negativa, no ejercitó, por obvias razones, una acción de nulidad del registro de un signo practicado con infracción de la prohibición que regula el artículo 9, apartado 1, letra d), en relación con el artículo 52, apartado 1.
Como consecuencia de ello, hay que entender que el repetido artículo 9, apartado 1, letra d), regulador de " otros derechos anteriores " para completar el régimen de las prohibiciones relativas de registro que regula el apartado 1 del artículo 6 de la misma Ley, no era aplicable al conflicto de intereses surgido entre las dos sociedades litigantes.
Lo expuesto, por más que evidencie la incorrecta fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, no significa, sin embargo, que el recurso de casación deba ser estimado, dado que a la luz de los artículos propiamente aplicables, la demanda debería haber sido también desestimada.
Hemos de hacer referencia, por lo tanto, a la doctrina de la equivalencia o del efecto útil del recurso de casación - sentencias 54/2010, de 19 febrero, 621/2008, de 2 de julio, y 770/2011, de 10 de noviembre, entre muchas -, según la que el mismo no puede ser estimado en aquellos casos en que, aun no siendo correcta la doctrina seguida por el Tribunal de instancia, la estimación del recurso no se traduzca en una modificación del fallo de la sentencia recurrida.
El efímero éxito del recurso, no obstante, se tomará en cuenta para no imponer a la recurrente las costas con él causadas.
CUARTO. El artículo 8 del Convenio de 20 de marzo de 1883 manda proteger, en todos los países de la Unión de París, el nombre comercial, sin necesidad de depósito o de registro.
Es cierto que habíamos aplicado dicha norma, en las sentencias que señala la recurrente, para reconocer derecho de exclusión al titular del nombre comercial de otro país de dicha Unión, sin necesidad de registro ni de uso en España. Mas la jurisprudencia ha evolucionado para introducir matices a los términos del mandato unionista.
Así, en la sentencia 363/2011, de 7 de junio, expusimos que el Convenio de la Unión de París no otorga ni permite otorgar una protección en España al nombre comercial extranjero superior a la que se atribuye al nombre comercial español.
En la sentencia 873/2009, de 20 de enero, precisamos - de acuerdo con un sector de la doctrina - que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica el contenido de la protección que los Estados que lo firmaron deben dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión , en la coyuntura que contempla. Y añadimos, en relación con la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - hoy derogada - que el legislador español había optado " por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, entre ellas, el uso en España del nombre comercial ", para concluir que, fuera de esa especifica y limitada previsión, la tutela del signo unionista " debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, claro está, de darse las condiciones precisas para ello ".
En el mismo sentido son de señalar las sentencias 489/2008, de 4 de junio, 846/2008, de 2 de octubre, 1027/2008, de 7 de noviembre, y 528/2009, de 16 de julio, que reflejan nuestra doctrina sobre la cuestión, que, además, se refuerza con la vigencia de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, ya que el artículo 2, apartado 1, de la misma atribuye carácter constitutivo al registro del nombre comercial - poniendo fin a las dudas que generó el artículo 78 de la derogada Ley 32/1988 sobre la naturaleza potestativa del mismo - y el artículo 90 condiciona al registro el reconocimiento del derecho de exclusión - que, como se dijo, fue el ejercitado en su demanda por Kemika SpA -.
Es cierto que el artículo 87, apartado 3, de la Ley 17/2001 dispone que serán de aplicación al nombre comercial las normas de la misma relativas a las marcas. También lo es que el artículo 34, apartado 5, de la propia Ley reconoce el derecho exclusivo al titular de las marcas no registradas si fueran notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París - salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 de citado artículo 34 -. Pero, además de que el artículo 90 de la repetida Ley condiciona expresamente el derecho de exclusión al registro del nombre comercial - lo que, se dirá, también hacen para las marcas los artículos 2, apartado 1, y 34, apartado 1, sin que ello impida la aplicación de la excepción unionista -, el canon hermeneutico de la totalidad invita a considerar que el mencionado artículo 34, apartado 5, se remite a una norma que en el Convenio está específicamente referida a las marcas - al nombre comercial lo hace el artículo 8 -. Además el legislador español, cuando ha querido atribuir consecuencias jurídicas al nombre comercial no registrado lo ha dispuesto expresamente - artículo 9, apartado 1, letra d, de la Ley 17/2001- .
Lo expuesto implica admitir que la protección que impone el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, sin determinar su contenido, se obtiene en nuestro vigente sistema, tratándose de nombres comerciales no registrados, en el ámbito tabular, por la vía que abre el artículo 52, apartado 1, en relación con el 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y, fuera de aquel, por medio de las acciones que reconoce la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, para la protección del correcto funcionamiento del mercado.
QUINTO. En aplicación de dicha doctrina procede que desestimemos el recurso de casación interpuesto por Kemika SpA.
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