Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2012 (D. FRANCISCO MARIN CASTAN).
TERCERO.- Por razones de
método, como ya consideró en su día la sentencia de primera instancia y
entendió lógico la de apelación, procede examinar en primer lugar el motivo segundo,
ya que al insistir en la nulidad absoluta de la marca DOGHNUTS por su carencia
de carácter distintivo y por producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser
prácticamente idéntica a la palabra inglesa doughnuts con que en Estados
Unidos se conoce el tipo de bollo o rosquilla comercializado por ambas partes,
sería lícito el uso de los términos DOUGHNUTS o DOUGHNUT por la demandada como
uno de los elementos con que presenta u ofrece sus productos en el mercado.
El motivo se funda, como se ha
indicado ya, en infracción de las letras c) y d) del art. 5.1 de la Ley de Marcas de 2001,
citándose también el art. 11.1b) de la
Ley de Marcas de 1988 "anteriormente vigente" y
el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial
de 1929 (por error se dice "Intelectual"), y como exponentes de
la doctrina jurisprudencial a la que se opondría la sentencia impugnada se
citan las sentencias de 2 de diciembre de 1989 ("Petit Suisse"),
17 de marzo de 1997 ("carajitos"), 31 de diciembre de 2002 ("clips"),
30 de julio de 1992 ("etxekopaxarana ") y 12 de noviembre de
1993 ("espetec"), todas ellas precedidas por las sentencias de
9 de mayo de 2002 ("Puente Aéreo ") y 26 de febrero de 2004 ("Multiactive").
Según su desarrollo
argumental, la sentencia recurrida se sustenta principalmente en la
inexistencia del término doughnut en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ,
siendo así que esto no excluiría su carácter genérico en el ámbito del derecho
de marcas. La sentencia impugnada, por tanto, habría incurrido en un "planteamiento
normativista" contrario al mantenido por esta Sala en su sentencia de 2
de diciembre de 1989 ("Petit Suisse") y al de los autores de
la doctrina científica que, en relación con esta cuestión, consideran
insostenible tomar como punto de partida que el consumidor español no entiende vocablos
en lenguas extranjeras, de los que la parte recurrente, tanto en el recurso
como en el acto de la vista, pone diversos ejemplos como brownie (pastel
de chocolate), cookie (galleta), chapata (determinado tipo de
pan) o croissant (bollo en forma de media luna), de uso muy común en
España, en apoyo de su tesis de que el lenguaje no tiene lagunas semánticas. Se
alega también que el uso de un determinado vocablo puede estar limitado a solamente
una parte del territorio español ("espetec" en determinadas
zonas de Cataluña o "etxekopaxarana" en el País Vasco) y sin
embargo, según la jurisprudencia, resultar prohibido como marca para todo el
territorio nacional. Finalmente, se hace especial hincapié en que doughnut es
genérico para algunas zonas de la Unión Europea y para Estados Unidos, Canadá y
otros países de habla anglosajona, por lo que el registro de DOGHNUTS como
marca constituiría "un grave escollo a la libertad de comercio",
y también se cita a autores de la doctrina científica que defienden la
prohibición de las marcas que tengan carácter descriptivo en una lengua oficial
de alguno de los países de la
Unión Europea.
1ª) No es cierto que la
sentencia impugnada adolezca del "planteamiento normativista" que
le reprocha la parte recurrente. Antes bien, la conclusión de que la palabra doughnuts
no se usa de forma generalizada en España para designar el tipo de bollo o
rosquilla de que se trata la alcanza el tribunal sentenciador con base no solo
en su falta de incorporación al diccionario de la Real Academia de la Lengua sino también en que
los diccionarios bilingües español/inglés tampoco la incorporan, en el bajísimo
porcentaje de encuestados españoles que la conocen, todo ello acreditado
mediante pruebas cuyo resultado no discute la parte recurrente, y, sobre todo,
en que la denominación más común para identificar en España el producto es
precisamente DONUT o DONUTS, vocablo también inglés, contracción de doughnut,
registrado en su día como marca por la demandante con el resultado de un gran
éxito comercial a lo largo de los años que, en este recurso, no se plantea ya
como determinante de la caducidad de la marca por vulgarización. En definitiva,
la palabra DOGHNUTS registrada como marca no es equiparable, a los efectos que
aquí interesan, a las que como ejemplo comparativo propone la parte recurrente.
2ª) De las sentencias citadas
como exponentes de la doctrina jurisprudencial a la que, según el motivo, se
opone la sentencia impugnada, es la de 2 de diciembre de 1989 ("PETIT
SUISSE "), por versar sobre dos palabras francesas como posible marca
de un producto alimenticio, la que más especialmente parece favorecer su tesis.
Sin embargo, una atenta lectura de dicha sentencia permite concluir que, más
que sustentar, desautoriza la tesis de la parte recurrente: en primer lugar,
porque el carácter descriptivo o genérico de las palabras Petit Suisse tiene
como punto de partida "que tales palabras, aunque no españolas, tienen
un significado preciso fácilmente comprensible para el público medio
español", lo que no sucede aquí, según la prueba practicada, con la
palabra doughnuts; y en segundo lugar, porque también se tuvo entonces
por probado que la expresión Petit Suisse venía "siendo conocida
desde antiguo tanto en el ámbito de las industrias lácteas y queseras españolas
como por el público en general" para referirse a un determinado tipo
de queso fresco, lo que en cambio no ha quedado probado sobre la palabra doughnuts
en relación con el tipo de bollo o rosquilla de que se trata, conocido por
el público español como donut o donuts; es decir, por las
palabras registradas como marca por la demandante hace ya cincuenta años la
primera y más de treinta años la segunda.
3ª) Aunque la ligera
diferencia entre la palabra DOGHNUTS registrada como marca y la palabra inglesa
doughnuts con que se denomina el producto en Estados Unidos no sea
suficiente para impedir el efecto de bloqueo del mercado que la parte
recurrente le atribuye, cualquier consideración de la doctrina jurisprudencial invocada
en el motivo, referida sustancialmente al Estatuto sobre Propiedad Industrial
de 1929, no puede prescindir, tras la incorporación de España a las Comunidades
Europeas (hoy Unión Europea), del Derecho de marcas de la Unión ni de su
interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , cuya
sentencia de 9 de marzo de 2006 (asunto C-421/04), en relación con la marca
española Matratzen (colchones en alemán) para designar muebles de
descanso, resolvió que la
Directiva 81/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
"no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de
un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de
carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que
se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro
en el que se solicite el registro puedan identificar el significado de dicho
vocablo". En esta misma línea, la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de la Unión
Europea de 9 de septiembre de 2008 (asunto T- 363/06)
resolvió a favor de la compañía española SEAT, fabricante de automóviles, en su
oposición al registro de la marca comunitaria MAGIC SEAT, para asientos de
vehículos, por la compañía HONDA, dada la asociación por el público español de
la palabra inglesa Seat (asiento) con dicha compañía española fabricante
de automóviles; y la sentencia del mismo Tribunal de 10 de diciembre de 2008
(asunto T-295/07) consideró fundada la denegación del registro de Vitro como
marca comunitaria en virtud del registro previo de Vitral, razonando que
"aun suponiendo que el término 'vitral' fuese descriptivo de los
productos designados [materiales y piezas de construcción no metálicos] no
deja de ser cierto... que el supuesto carácter descriptivo existiría, en su
caso, únicamente en lo que respecta a las lenguas latinas, mientras que, en las
demás lenguas, ese término no tendría tal fuerza evocadora de los productos
designados y, por lo tanto, gozaría de un carácter distintivo medio"
(apdo. 26).
4ª) De lo anterior se sigue
que la doctrina jurisprudencial citada en el motivo, complementada por la del Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea y sobre la base de que el conflicto ha de resolverse
conforme a la Ley
de Marcas de 2001, según su D. Transitoria 2 ª, no ha sido infringida por la
sentencia impugnada, que resuelve la cuestión, como no podía ser menos,
atendiendo al grado de conocimiento del significado de la palabra doughnuts por
el público español al momento de la presentación de la demanda o, si se quiere,
al de la práctica de la prueba, y no a un posible aumento en el futuro de ese
grado de conocimiento por la generalización de la enseñanza del inglés en
España o la primacía del inglés como lengua universal, perspectivas que en
realidad son las que propone la parte recurrente al haber sostenido, en el acto
de la vista del recurso, que lo esencial es que el público español "pueda"
conocer el término doughnuts como genérico o descriptivo del producto.
CUARTO.- Desestimado el
motivo segundo y descartada la nulidad de la marca DOGHNUTS por no ser la
palabra inglesa doughnuts un término genérico o descriptivo en España
para los bollos o rosquillas de que se trata, también ha de ser desestimado el
motivo primero, fundado en infracción del art. 34.2 b) de la Ley de Marcas de 2001 en
relación con las letras c) y d) de su art. 5.1 según la interpretación
jurisprudencial resultante de las sentencias de 2 de diciembre de 1989, 10 de
mayo de 1995, 28 de noviembre de 1998 y 28 de noviembre de 1986, pues centrado
el motivo en que el juicio sobre el riesgo de confusión tiene que fundarse en
una visión de conjunto de los signos confrontados, lo cual es cierto y la
sentencia impugnada sigue muy explícitamente, el núcleo de su alegato se funda
en el carácter descriptivo del término doughnuts, ya rechazado al
justificarse la desestimación del motivo segundo, y en la incoherencia interna
de la sentencia recurrida al admitir, cuando razona sobre la solicitud de marca
comunitaria KRISPY KREME DOUGHNUTS, que los términos KRISPY KREME desvanecen el
riesgo de confusión por su mayor carácter distintivo y, sin embargo, no sucede
lo mismo con los términos YAYA MARÍA que la demandada-recurrente añade a DOUGHNUTS.
Tampoco este último argumento
es aceptable: en primer lugar, porque el mayor carácter distintivo de los
términos KRISPY KREME se expone como una consideración de la OAMI que la sentencia
recurrida no hace suya ("...sin perjuicio de que pueda en el futuro
prosperar la acción de nulidad por generar confusión con las marcas del
actor..."); y en segundo lugar, porque el juicio comparativo no es ya
solo entre DOUGHNUTS y la marca registrada DOGHNUTS sino también entre aquel y
las marcas registradas DONUT y DONUTS, cuyo carácter notorio e incluso
renombrado no es discutido por la parte recurrente aunque sí procure prescindir
de él en el desarrollo argumental del motivo.
Así, la sentencia recurrida
funda su apreciación de riesgo de confusión, muy especialmente, en la doctrina
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea sobre la protección reforzada de las marcas
notorias y renombradas y en el hecho del "carácter renombrado del signo
DONUT, pues, si bien la comparación hecha sin referirla a los productos de
bollería en forma de rosca dificulta la aplicación, cuando se refiere a dichos productos
dicha asociación es inmediata" (FJ 7º, párrafo segundo), por lo que
concluye que, aun admitiendo solo una cierta similitud fonética y gráfica y
descartando la conceptual precisamente por no tener doughnuts carácter
descriptivo en España, la incorporación de esta palabra a la presentación o
anuncio de los mismos productos es "idónea para generar un riesgo de
confusión" (FJ 7º, párrafo último).
Pues bien, esta Sala comparte
el juicio comparativo del tribunal sentenciador desde la visión de conjunto de
los signos confrontados, que implica una cierta interdependencia entre los
factores tomados en consideración de modo que un bajo grado de similitud entre
los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de
similitud entre las marcas y a la inversa (STJUE 28-9-1998 en asunto C-39/97), ya
que la adición de YA YA MARÍA a DOUGHNUTS no es suficiente para desvanecer el
riesgo de confusión con los productos de la demandante precisamente por la
notoriedad o renombre de sus marcas DONUT y DONUTS, asociados por el público
español al producto en sí. De aquí que, aunque la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea de 9 de marzo de 2006, antes citada, no excluya "toda
posibilidad" de que otros operadores económicos utilicen el vocablo Matratzen
que integra la marca en el mismo Estado (apdo. 31), lo cual tendría que ver
con el art. 37 de la Ley
de Marcas no invocado en el recurso, tampoco pueda prescindirse de la doctrina
del mismo Tribunal conforme a la cual, "puesto que el riesgo de
confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de
la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien
intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de
una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor" (STJUE
22-6-1999, asunto C-342/97, apdo. 20).
En suma, es la gran fuerza
distintiva de DONUT y DONUTS, por su conocimiento general en España para
designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con
DOUGHNUTS, genera el riesgo de confusión, y no la adición de YA YA MARÍA a
DOUGHNUTS la que desvanece dicho riesgo. Por otra parte, la circunstancia de
que los productos ofrecidos en el mercado por ambas partes sean idénticos o similares
no disminuye el grado de protección de aquellas marcas, porque en tal caso,
como declara la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , la
marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos,
como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (SSTJUE
9-1-2003 en asunto C-292/00, apdo. 25, y 23-10-2003, asunto C-408/01, apdo.
22), y para merecer tal protección basta con que el grado de similitud entre el
signo y la marca renombrada tenga como efecto que el público pertinente establezca
un vínculo entre el signo y la marca (STJUE 23-10-2003, apdos. 29 y 31, y 18-6-2009,
apdo. 36).
Como declara la sentencia de
esta Sala de 21 de diciembre de 2011 (rec. 1759/08), representativa de la
adaptación de la doctrina jurisprudencial al Derecho de la Unión Europea , "...4º)
Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca
anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión - sentencias del
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95), 29 de septiembre
de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -. 5º) Por otro lado, además
de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada
prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación - artículos 34,
apartado 1, letra b), de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988-, por más que éste no constituya una
alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance - sentencia del
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)-, al
identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los
productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada
jurídica o económicamente a la otra -sobre ello, sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) -".
QUINTO.- La conclusión de
todo lo anteriormente razonado es que la sentencia recurrida no se opone a la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo debidamente adaptada, como
resulta obligado, a la Ley
de Marcas de 2001, al Derecho de la Unión Europea en materia de marcas y a su
interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , y
tampoco conduce en la práctica a que los bollos o rosquillas en cuestión puedan
ser comercializados en España por empresas distinta de la demandante, pues está
probado que ya lo hacían al tiempo de la interposición de la demanda aunque sin
lesionar el derecho de marca de la demandante.
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