Mercantil. Competencia desleal. Violación de secretos. Concepto de secreto industrial. Aprovechamiento indebido de una infracción contractual ajena. Actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno o expolio. Actos de denigración.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 15ª) de 30 de marzo de 2015 (Dª. María Elena Boet Serra).

¿Conoces la FUNDACIÓN VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

TERCERO.- Sobre la violación de secretos (art. 13 LCD)

9. Sobre la realización de la conducta desleal descrita en el art. 13 LCD, el recurso alega errónea valoración de la prueba e indebida inaplicación del citado precepto insistiendo en la concurrencia de los presupuestos para su apreciación.

10. El art. 13 LCD describe como desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. El referido apartado siguiente (apartado 2) establece que tiene la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. Añade el apartado 3, que es necesario, para que la conducta merezca la consideración de desleal, que la finalidad perseguida con la violación de secretos sea obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

Sobre qué deba entenderse por secreto, pues de tal concepto depende la protección que dispensa la norma, nada dice la LCD; pero, como hemos venido sosteniendo reiteradamente (en sentencias de 20 de enero, 16 de mayo y 19 de diciembre de 2012, entre otras) ese vacío puede integrarse acudiendo al artículo 39.2.a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 4 de enero de 1995). Conforme a ese precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que: (a) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; (b) tenga un valor comercial por ser secreta; y (c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Como dijimos en la sentencia de fecha 17.11.2011 (RA 142/2008), en el desarrollo y concreción del primero de los requisitos citados es admisible concebir como secreto industrial o empresarial aquella información que, pudiendo ser lograda tras los pertinentes estudios e investigaciones, no es sin embargo fácilmente accesible, por precisar una inversión de tiempo y esfuerzo en términos cualitativos o cuantitativos.

Hay que anotar también, como hemos indicado en otras resoluciones, que no tendrán carácter de secreto industrial o empresarial aquellas informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto. En ese sentido, las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional del trabajador (que sin duda por esas razones es incorporado a la empresa de la competencia), son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea, en el ulterior desarrollo de su vida laboral, normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores. El límite vendría representado por aquellos conocimientos o información, titularidad de hecho del empresario, que constituyen secreto empresarial, al cual se ha tenido acceso legítimamente en tanto se mantenía su relación con la anterior empresa, pero con deber de reserva (art. 13.1 LCD).

La dificultad reside, naturalmente, en distinguir los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y que están protegidos como secretos empresariales y el conjunto de conocimientos y capacidades personales del trabajador, cuya utilización precisa en el ejercicio de su derecho al trabajo.

Esta dificultad podría desvanecerse cuando la información confidencial o secreta presuntamente sustraída y explotada tan sólo es susceptible de ser almacenada en documentos o soportes que han de ser copiados o trasladados debido a su extensión y envergadura, pues en tales supuestos puede distinguirse con más claridad lo que constituye información confidencial titularidad de la empresa de la experiencia, capacidad o habilidad ganada por el trabajador.

11. La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado exige, en primer lugar, identificar la información de la actora que merezca la conceptuación de secreto industrial y que constituye el objeto de la violación imputada al amparo del art. 13 LCD.

Conforme resulta de lo expuesto en los apartados 2.a) y 3 del anterior Fundamento Primero, la actora en su demanda distingue entre dos tipos de información que califica como secretos industriales y secretos comerciales. Respecto de estos últimos, la actora los identifica con información confidencial y detallada de clientes y proveedores. Frente a esta información, refiere otra relativa a la información técnica: diseños, ideas técnicas, aplicaciones, utilidades, características, gráficos, condiciones técnicas. Señala la demanda que ese tipo de información generó invenciones y desarrollos de dispositivos manos libres para ser instalados en todo tipo de cascos y, además, que se han solicitado patentes sobre la información protegida. Insiste en el recurso de apelación en el carácter de secreto de la información técnica titularidad de la actora, que esta información ha sido objeto de una patente y que ha permitido el desarrollo del dispositivo Twiins y el idéntico a éste desarrollado por los demandados.

Además, el recurso denunció la indebida denegación de medios de prueba relevantes para probar la identidad entre el dispositivo de la actora y el desarrollado por las demandadas, solicitando su admisión en la segunda instancia. Esta sala mediante auto de fecha 10 de abril de 2014 rechazó la práctica de la prueba testifical interesada, por no quedar justificada la utilidad y relevancia de las manifestaciones que pudieran realizar conforme a su conocimiento directo y, también se inadmitió tener por anunciada la aportación de dictámenes periciales, por no aportarse con el recurso y sin que se justificaran los supuestos excepcionales previstos en el art. 337.1 y 338 LEC.

Pues bien, con relación a los referidos secretos industriales, la actora no concreta cuáles sean las informaciones técnicas o conocimientos tecnológicos de la actora que hayan sido divulgados o explotados por los demandados. Las referidas referencias al objeto del secreto contenidas en la demanda y, más concretamente, en el recurso nos llevan a identificar esta información con la relativa a los elementos técnicos del producto twiins coincidentes con los del producto desarrollado por los demandados. No existe en autos prueba alguna que permita deducir la concreta información y conocimientos técnicos secretos que han sido incorporados al producto desarrollado por los demandados o que han permitido su desarrollo. Es la propia actora que identifica esa información con la que ha sido objeto de una patente principal y de dos adicionales en trámite. Pero la actora no explicita ni hace referencia alguna a la información perteneciente a la actora que no ha sido divulgada con la solicitud de patente del año 2009 y en las respectivas solicitudes de patentes posteriores y, por ende, que pueda considerarse secreta a los efectos del art. 13 LCD.

Esa concreción era del todo necesaria, pues es preciso distinguir entre lo que constituye información secreta de la empresa y todas aquellas informaciones, conocimientos, técnicas que sean conocidos fuera del ámbito del empresario y, también, entre aquélla y toda la información y conocimientos que, sin ser secreto empresarial, integran las capacidades, habilidades y experiencia personal de un sujeto que trabaja y ha trabajado o prestado sus servicios en ella, cuyo uso en la empresa competidora forma parte del derecho constitucional a desarrollar un trabajo y a evolucionar laboralmente en el sector de que se trate.

De tal suerte, debemos concluir que la indeterminación y falta de identificación de la información y conocimientos que constituyen el secreto, alegado infringido, así como la concesión y solicitud de patentes sobre el dispositivo manos libres y el indiscutido reconocimiento de la experiencia y reputación del codemandado Sr. Luis Francisco en el mismo mercado con anterioridad a su vinculación con la actora, nos impiden poder estimar que los aludidos secretos industriales o información técnica sean merecedores de la consideración de secretos a los efectos del art. 13 LCD.

A la misma conclusión debemos llegar en relación con la información comercial. La actora denuncia que los demandados Sres. Amador, Ezequiel y Luis Francisco violaron los secretos comerciales revelando a la codemandada INDEA informaciones sobre los proveedores industriales y sobre su cartera de clientes, obteniendo dicha información de sus bases de datos de clientes. La actora aporta correos electrónicos para acreditar la divulgación y explotación de esa información comercial. De los mismos, sin embargo, únicamente se desprende la identificación de un proveedor, la compañía china ETHER DIGITAL, de un cliente, la compañía turca MOTORPLUS TURQUÍA, y de un "potencial cliente", la compañía americana ITT, sin que se concreten o identifiquen otros clientes u otras informaciones comerciales. También se concreta, al referirse a los actos de denigración, la identificación de otro cliente, la compañía Telefónica. La actora afirma que los demandados conocían la relación de la actora con esos clientes y proveedores con ocasión del desempeño de sus relaciones laborales y profesionales con aquélla.

Aplicadas las consideraciones formuladas anteriormente sobre la necesidad de concretar la información que constituye secreto para discernir de aquélla otra que forma parte de la experiencia, capacidad o habilidad del sujeto profesional o trabajador, debemos concluir que la referida información sobre la identidad de tres clientes o proveedores de la actora no pertenece al ámbito de los secretos empresariales, sino al de la formación o experiencia de los demandados. Por cuanto esta información, a pesar de ser adquirida en el desempeño de su relación laboral o profesional con la actora, es perfectamente factible retenerla en la memoria y, por tanto, cabe su explotación sin necesidad de ser almacenada en documentos o soportes (como señalábamos en nuestra sentencia de 1 de diciembre de 2000 y de 17 de noviembre de 2011, entre otras).

12. Rechazada la existencia de secreto procede desestimar las alegaciones del recurso de apelación relativas a la existencia del ilícito desleal de violación de secretos del art. 13 LCD y, con ella, la pretensión deducida en la demanda al amparo del citado precepto.

CUARTO.- Sobre el aprovechamiento indebido de una infracción contractual ajena (art. 14.2).

13. Conforme resulta de lo expuesto en el apartado 2b) del Fundamento Primero, la demandante sostiene que los codemandados se han aprovechado de las infracción contractual del pacto de confidencialidad suscrito por aquélla con un proveedor y un "potencial cliente" y, añade, que la ventaja obtenida por los codemandados es evidente porque se aprovecharon de contactos e informaciones conocidas por haber prestado servicios a las actoras.

14. El art. 14.2 LCD contempla dos tipos de conductas distintas, la inducción a la infracción contractual y el aprovechamiento de una infracción contractual ajena. Esta última es la denunciada por la demandante y para su reproche desleal el art. 14.2 LCD requiere un aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, que presupone la existencia de una relación contractual entre terceros, y, además, reclama que concurra, como medio, un engaño que provoque error en el inducido, o, como fin, el de difundir o explotar un secreto industrial o empresarial, o, como propósito, la intención de eliminar a un competidor del mercado -circunstancias sin las que el ofrecimiento de mejores condiciones laborales a trabajadores, comerciales a los clientes, y contractuales a los distribuidores, es plenamente lícito (como expone la STS de 11 de febrero de 2011, ROJ: STS 716/2011).

La actora no acredita, ni tan siquiera alega, la concurrencia de las referidas circunstancias especiales; sólo se refiere al aprovechamiento de información confidencial sin mayor concreción. No cabe deducir de las alegaciones formuladas por la demandante que los demandados hayan accedido a secretos empresariales de la actora como resultado de la infracción de los citados pactos de confidencialidad, esto es, la adquisición de información confidencial, merecedora de la consideración de secreto empresarial, resultante de una revelación ilícita por persona obligada contractualmente, en virtud del pacto de confidencialidad, a mantenerla en secreto. Por lo demás, no cabe encuadrar en ese ilícito desleal del art. 14.2 LCD el aprovechamiento de la información sobre la existencia de los pactos de confidencialidad, a la que los demandados han tenido acceso legítimamente, ni el aprovechamiento del beneficio de poder contratar con los citados clientes y proveedores por haber éstos infringido, en su caso, los pactos de confidencialidad suscritos con las actoras, cuando ese aprovechamiento no está anudado a la concurrencia de las referidas circunstancias especiales.

15. Por lo expuesto, procede desestimar las alegaciones formuladas en el recurso de apelación relativas a la existencia del ilícito desleal del art. 14.2 LCD y, con ella, desestimar la pretensión deducida en la demanda.

QUINTO.- Sobre los actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno o expolio del art. 4 LCD.

16. El artículo 4 LCD, antes art. 5, permite calificar como desleales conductas no descritas en los demás preceptos de dicha Ley cuando, concurriendo los presupuestos previstos en los artículos 1 a 4, sean contrarias al modelo o estándar en que la buena fe consiste. El artículo 5 de la Ley de Competencia desleal no puede ser utilizado para calificar como desleales conductas que superen el control de legalidad a la luz de los preceptos de la propia Ley específicamente redactados para reprimirlas (STS 1 de mayo de 2014, ROJ: STS 1955/2014).

17. Conforme a lo expuesto en el Fundamento primero, apartado 2c), la demanda encuadra en el art. 4 LCD las mismas conductas denunciadas al amparo de los artículos 13 y 14.2 LCD. No cabe calificar de desleales al amparo de la cláusula general del art. 4 LCD aquellas conductas contempladas en los tipos desleales legales, tampoco cuando superan el control de legalidad estipulado en los referidos ilícitos (arts. 5 a 31 LCD).

Por lo expuesto, superado el control de legalidad de los artículo 13 y 14.2 LCD, no es posible declarar la ilicitud de las conductas denunciadas al amparo del artículo 4 LCD.

18. Además, debe rechazarse que las conductas descritas en la demanda constituyan actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno o expolio calificables de desleales al amparo del artículo 4 LCD por carecer de sustantividad fáctica frente a los demás ilícitos desleales y no reunir los presupuestos de deslealtad conforme a las razones siguientes:

En primer lugar y en relación a los codemandados Sres. Amador y Ezequiel, debemos confirmar la conclusión a que llega el Sr. magistrado a quo de que las pretensiones de la actora habían quedado comprometidas por un acuerdo transaccional de fecha 27 de abril de 2012. Debe desestimarse la alegación del recurso que reduce los efectos del acuerdo transaccional a las acciones laborales, sin comprometer a las acciones mercantiles ya instadas y a las nuevas que pudieran ejercitarse.

En el procedimiento laboral relativo al despido de los Sres. Ezequiel y Amador con fecha 27 de abril de 2012 comparecieron ante la secretaria judicial del juzgado de lo social nº 1 de Terrassa los referidos Sres. Ezequiel y Amador, como parte actora, y las entidades MAT GLOBAL y MAT COMMUNICATION, como parte demandada, alcanzando un acuerdo transaccional por el cual los citados trabajadores desisten de sus demandas y las citadas demandadas, aquí actoras, " a la luz de dicho desistimiento, se compromete a desistir de las acciones interpuestas contra los actores en el orden laboral y mercantil (en este último orden en fecha 3/5/2012), y a no interponer acciones futuras en dichos ordenes así como en el orden penal respecto a los actores de este procedimiento" (documento nº 5 de la contestación a la demanda de INDEA).

A la fecha del referido acuerdo transaccional, que sólo ha sido cuestionado en cuanto a su alcance, ya se había presentado la demanda rectora de estas actuaciones (cuya fecha de presentación es del 9 de febrero de 2012 y su admisión a trámite de fecha 22 de febrero) y los trabajadores ya habían comparecido en los autos ante el juzgado mercantil.

Por tanto, como acertadamente explica el Sr. magistrado a quo, en la fecha del referido acuerdo transaccional había una demanda mercantil del Grupo MATT contra sus extrabajadores, no consta que entre las partes hubiera una relación civil o mercantil distinta de la laboral, las cartas de despido describen comportamientos similares a los recogidos en la demanda de competencia desleal y los hechos con base en los cuales se insta la presente demanda de competencia desleal son prácticamente idénticos a los que se invocaban en las cartas de despido, lo que debe llevar a concluir que desde abril de 2012 las pretensiones de los demandantes frente a los Sres. Ezequiel y Amador habían quedado comprometidas por el pacto de desistir y ese pacto tenía el efecto de cosa juzgada. Por tanto, debe desestimarse íntegramente la demanda respecto de los Sres. Amador y Ezequiel puesto que no se les imputan actos posteriores a abril de 2012.

En segundo lugar y con relación al Sr. Luis Francisco, si bien estaba sujeto a un deber de reserva derivado de su relación profesional y del pacto de confidencialidad con la actora, no existía un pacto de no competencia o deber de no llevar a cabo actividades por cuenta propia o ajena en el mismo sector del mercado. De tal suerte, rechazada la existencia de los secretos empresariales cuya revelación la actora imputa al Sr. Luis Francisco para sustentar la deslealtad de la conducta, debe concluirse que no constituye un acto de expolio o de aprovechamiento del esfuerzo ajeno que el codemandado Sr. Luis Francisco concurriera por cuenta propia o de otra sociedad en el mismo mercado que la actora con posterioridad al 18 de octubre de 2011, fecha en que se canceló la relación profesional y societaria, e incluso con posterioridad al 1 de marzo de 2011, fecha de cancelación del contrato mercantil de prestación de servicios del Sr. Luis Francisco con la actora (conforme reza el documento 9 de la demanda, al folio 161).

Por lo demás, no cabe subsumir en el ilícito desleal de aprovechamiento del esfuerzo ajeno al amparo del art. 4 LCD la ruptura de un pacto de confidencialidad sobre información que no merece la consideración de secreto empresarial en el sentido del art. 13 LCD, sino, en su caso, en un incumplimiento contractual. El incumplimiento contractual no es per se constitutivo de un acto de competencia desleal (como hemos señalado en nuestras sentencias de 16 de diciembre de 2009, ROJ SAP B 14345/2009, y 13 de junio de 2012, ROJ: SAP B 14021/2012, entre otras), aun cuando la infracción proporcione una ventaja competitiva al infractor, pues de los contratos no surgen normas generales de conducta, sino particulares, sólo vinculantes para quienes los otorgan. El reproche de ilicitud desde la óptica del art. 4 LCD no nace, por consiguiente, con carácter general, del quebrantamiento de un pacto contractual que vincule a la persona que la realiza con aquella otra cuyo interés quede afectado por esa actuación. No procede pues enjuiciar al amparo del referido ilícito desleal si concurre una infracción contractual del pacto de confidencialidad por revelación de algún tipo de información que no se ha concretado en autos y que no es constitutiva de secreto empresarial.

En tercer lugar y con relación a INDEA, no procede imputarle aprovechamiento indebido de secretos empresariales, por no existir éstos; ni de aprovechamiento del esfuerzo tecnológico de la actora por la comercialización de productos muy similares, por no estar acreditado la identidad de los componentes esenciales de los productos comercializados, conforme resulta de lo expuesto en el anterior Fundamento Tercero. Además, la identidad o similitud de los dispositivos de INDEA por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno denunciado por la actora no puede enjuiciarse con arreglo al art. 4 LCD por carecer de sustantividad fáctica respecto del ilícito del artículo 11.2 LCD, no invocado por la demandante.

Por último y con relación a los codemandados EUROGRUS y Sr. Ceferino, a quienes la actora imputa su participación a título de cooperación necesaria en los ilícitos de violación de secretos y de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, no procede estimar la concurrencia de ilícito desleal al rechazarse la existencia de secretos empresariales y del ilícito de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Además, no se concretan los comportamientos que se incardinan en los ilícitos desleales denunciados, mas allá de genéricas referencias a su intervención o colaboración en los actos imputados a los restantes codemandados.

19. Por todo ello, no procede concluir que las conductas denunciadas son desleales por contravenir el estándar establecido en el artículo 4 LCD, en cuanto implican un aprovechamiento indebido del esfuerzo de la actora sin estar tipificadas en particular en otros tipos específicos contenidos en otros preceptos de la LCD.

SEXTO.- Sobre los actos de denigración.

20. El art. 9 LCD trata de evitarel daño al crédito en el mercado producido a un agente económico. Pero no tiene como última finalidad dar protección a dicho crédito, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado. La buena reputación de los agentes económicos se protege en la Ley de Competencia Desleal ante manifestaciones falsas, inexactas o impertinentes porque por esa vía se da amparo a un adecuado aprovechamiento de la institución de la competencia. Se trata, en definitiva, de impedir que as leyes de la oferta y de la demanda resulten influidas por un acto injustificado de obstaculización del competidor o por una decisión del consumidor deficientemente formada (STS 7 de mayo de 2014, ROJ: STS 1955/2014). De tal suerte, y conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, para que haya denigración, y no un mero descrédito, es menester que las aseveraciones falsas (esto es, en términos del precepto legal, las aseveraciones que "no son exactas, verdaderas y pertinentes") tengan idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado. Para su apreciación debe tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad y, en cada caso, deben determinarse los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado (STS 30 de junio de 2011, ROJ: 4484/2011). Es así que la ponderación de las manifestaciones de tono denigratorio en el contexto y finalidad permitirá concluir si son razonables y proporcionadas y si, por ello, no merecen la consideración de denigratorias.

21. La valoración de la prueba nos lleva a confirmar la conclusión del Sr. magistrado a quo de que las manifestaciones de tono denigratorio del Sr. Luis Francisco sobre la situación económica de su antigua empresa deben considerarse razonables y proporcionadas en un contexto de relaciones de competencia en el que una de las empresas concurrentes, la antigua empresa del Sr. Luis Francisco, se encontraba en una innegable complicada situación económica (así resulta del acta de junta general de socios de fecha 1 de marzo de 2011, acompañado como documento nº 9 de la demanda, en la que se acuerda rescindir todos los contratos de la sociedad por las dificultades económicas que atraviesa).