Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2025 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).
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PRIMERO. Resumen de antecedentes
1.Para la resolución del presente recurso
debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Out Mark S.L., cuyo administrador único es
Genaro, desarrolla como actividad empresarial la impartición de cursos de
formación para organizaciones públicas y privadas. Entre estos cursos, se
encuentra el de formación de vendedores o comerciales.
En las presentaciones de este curso, se
incorporaban algunas diapositivas de «esquemas, excusas y objeciones», que
incluían las excusas, objeciones y preguntas más comunes en todos los productos
y sectores, y las afirmaciones que había que hacer a los clientes para captar
su interés.
Micaela, hermana de Genaro, trabajó para Out
Mark S.L, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011. A partir del
1 de septiembre Micaela fue contratada por otra sociedad, que también imparte
este tipo de cursos, llamada Development Systems S.A. En la impartición de
estos cursos, consta que empleó siete diapositivas del material Out Mark S.L.
de «esquemas, excusas y objeciones».
2.En la demanda que inició el presente
procedimiento, Out Mark S.L. y su administrador Genaro ejercitaron, frente a
Development Systems S.A. y Micaela acciones de competencia desleal y también de
infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre ese material.
En lo que ahora interesa, entre los pedimentos
de condena, anudados a la infracción de los derechos de propiedad intelectual,
estaba la indemnización de daños y perjuicios, de acuerdo con las bases que se
fijaban en el hecho 6.3 de la demanda.
3.La sentencia de primera instancia desestimó
la demanda, al no apreciar ni los ilícitos concurrenciales denunciados ni la
infracción de derechos de propiedad intelectual.
4.La sentencia de primera instancia fue
recurrida en apelación por los demandantes y la Audiencia estima en parte el
recurso.
Por una parte, confirma la desestimación de
las acciones de competencia desleal, lo que ha devenido firme, al no ser ahora
objeto del recurso de casación.
Por otra parte, aprecia una infracción de los
derechos de propiedad intelectual, en concreto los relativos a la reproducción
de siete diapositivas, cuyo contenido provenía del manual o material de Out
Mark y que fue empleado entre 2013 y 2014 por Micaela en los cursos que
impartía para la codemandada Development Systems:
«Aunque la estética de presentación es
distinta, se observan coincidencias literales en la práctica totalidad del
texto. Ello permite corroborar la idea que las siete diapositivas de
Development no se limitan a desarrollar de forma original una idea preexistente
sino que constituyen un plagio "carente de toda originalidad y de la
concurrencia de genio o talento humano"»
La sentencia de apelación declara la
infracción y limita la condena de indemnización de daños y perjuicios a los
gastos de investigación, que ascienden a 3.800 euros. Y desestima el resto de
la indemnización de daños y perjuicios por lo siguiente:
«3.- En relación con la indemnización por los
daños y perjuicios derivados la infracción cometida, los recurrentes han optado
por los beneficios obtenidos por el infractor.
»4.- Sin embargo, la aplicación de esta regla
de fijación de daños y perjuicios exige que exista un perjuicio. Este es el
criterio adoptado en la sentencia núm. 516/2019,
de 3 de octubre, que se refiere a un asunto de marcas, pero que es trasladable
al ámbito de la propiedad intelectual, pues estas legislaciones tienen reglas
semejantes de cuantificación de indemnización.
»5.- En el caso que nos ocupa, el recurrente
alude a los beneficios obtenidos por los infractores, pero no justifica el
perjuicio ocasionado a los demandantes. En la demanda se aludía a la pérdida
del carácter confidencial de la información transmitida, pero además de no
acreditar dicho carácter, tampoco se justificaron los perjuicios concretos
derivados de esa pérdida de confidencialidad.
»6.- Por otro lado, tampoco podemos aceptar la
cuantificación que efectúa el recurrente sobre los beneficios obtenidos por el
infractor. Al respecto indica el apelante que propuso una prueba pericial
judicial que no se llegó a practicar, por lo que ha propuesto que la pericia se
practique en segunda instancia. Sin embargo, esta Sala ha inadmitido la prueba
porque el motivo de que se frustrara la realización de la prueba se debía a que
el proponente no efectúa la oportuna provisión de fondos.
»7.- La propuesta alternativa que efectúan los
apelantes consiste en considerar que el beneficio obtenido por el infractor se
identifica con el margen de explotación de los cursos en que se ha utilizado la
obra plagiada. Este criterio tampoco resulta de recibo. En primer lugar, porque
aplica el margen de la explotación obtenido por Outmark, según se deduce del
informe elaborado por el Sr. Jacinto, en lugar de utilizar los que obtuvo
Development, en coherencia con la opción elegida por el demandante para cuantificar
los daños.
»8.- En segundo lugar, resulta
desproporcionado considerar que el beneficio derivado de la utilización ilícita
de la obra plagiada se identifique con el margen de explotación de los cursos
desarrollados durante el período de la infracción. Al respecto hemos de
resaltar el número escaso de dispositivas plagiadas frente a un total de
noventa y nueve que componen el dosier de octubre de 2013 y marzo de 2014. Por
otro lado, se trata de un material cuya finalidad es servir de apoyo a los
formadores para facilitar la preparación del curso, lo que no permite
identificarlo con el curso mismo. [....]».
5.La sentencia de apelación fue recurrida en
casación por la parte demandante, sobre la base de un solo motivo.
SEGUNDO. Recurso de casación
1. Formulación del motivo. El motivo
denuncia la infracción de los arts. 18, 139 y 140 LPI, por
ausencia de la fijación de la cuantía de la indemnización para resarcir los
daños materiales y morales del autor.
En el desarrollo del motivo se parte de que ha
existido una infracción declarada de los derechos de autor, del derecho de
reproducción protegido por el art. 18 LPI, y sin
embargo no se ha determinado una indemnización de los daños materiales y
morales sufridos.
El recurso menciona la sentencia
de esta sala núm. 504/2019, de 30 de septiembre, y concluye que la sentencia
recurrida infringe la doctrina contenida en esa sentencia al no conceder
indemnización alguna por los daños materiales y morales ocasionados, por exigir
al titular de los derechos infringidos una prueba exacta del daño.
2. Resolución del tribunal. Procede
estimar en parte el recurso de casación, en atención a las razones que
exponemos a continuación.
En primer lugar, nos vemos en la obligación de
hacer algunas precisiones sobre los términos en los que se plantea la cuestión
controvertida.
Por una parte, en la instancia se ha estimado
una acción declarativa de infracción de los derechos de propiedad intelectual
de los demandantes de un material empleado en unos cursos de formación a
agentes de ventas, que fueron empleados durante dos años por los demandados. En
concreto son siete diapositivas del material sobre «esquemas, excusas y
objeciones». El tribunal de instancia confirma la infracción de los derechos de
autor, en concreto el derecho de reproducción del art.
18 LPI.
La controversia se centra en la indemnización
que la declaración de la infracción puede conllevar. El art. 138 LPI, reconoce al titular de los derechos de
propiedad intelectual infringidos el derecho a «exigir la indemnización de los
daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos
139 y 140».
En concreto, es el art.
140 LPI el que regula la indemnización de daños y perjuicios, en términos
muy similares a cómo se regula en otras leyes que protegen derechos de
propiedad industrial, por ejemplo la Ley de Marcas de 2001 (art.
43 LM).
El apartado 1
del art. 140 LPI se refiere al contenido o alcance de la indemnización y
el apartado 2 a los criterios legales para su cálculo o determinación. En
cierto modo, este segundo apartado presupone el primero, en cuanto que son
reglas previstas en la ley para facilitar la determinación y cuantificación de
la indemnización.
3.En cuanto al alcance de la indemnización,
el art. 140.1 LPI dispone lo siguiente:
«1. La indemnización por daños y perjuicios
debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la
pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de
obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá
incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido
para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del
procedimiento judicial».
La ley confiere indemnización no sólo por el
daño emergente, sino también por el lucro cesante, y dentro del daño emergente
se incluye también el coste generado por la investigación. De hecho, en nuestro
caso, este es el único daño cuya indemnización ha sido estimada por el tribunal
de instancia, lo que ahora no se discute (3.800 euros).
La controversia se centra en relación con los
otros daños y perjuicios reclamados, en concreto el lucro cesante, reclamado en
la demanda y no concedido por la sentencia de apelación. Esta, citando una
sentencia de esta sala en un asunto de marcas
(sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre), niega la indemnización porque
considera que correspondía al titular de los derechos infringidos acreditar el
daño y no lo ha hecho.
Como veremos a continuación, la sentencia
recurrida no ha tenido en cuenta los matices de la jurisprudencia contenida en
la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre,
tal y como lo pusimos de manifiesto en la sentencia
144/2024, de 6 de febrero.
Como decíamos en esta
última sentencia, «la jurisprudencia, recogida en la citada sentencia 516/2019,
de 3 de octubre, advierte que la existencia del daño es un presupuesto previo a
la determinación o cálculo de la indemnización (...), de tal forma que "la
aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios
implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha
ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la
necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los
hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir
que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto". Con ello,
esa sentencia 516/2019, de 3 de octubre, se hace
eco de la doctrina jurisprudencial sobre «los daños ex re ipsa loquitur(las
cosas hablan por sí mismas)", que opera cuando "la existencia del
daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son
consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles,
evidentes o patentes"».
Esto es lo que ocurre en un caso como este, en
que el empleo por las demandadas de un material (siete dispositivas), respecto
del que se ha reconocido a las demandantes los derechos de autor, en las
presentaciones de un curso de formación de ventas sin la preceptiva
autorización, cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del
infractor, que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial
susceptible de indemnización.
Es posible que pudiera darse algún caso muy
excepcional, como el resuelto en la sentencia
516/2019, de 3 de octubre, en que, por las circunstancias concurrentes, fuera
evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño significativo para el
titular de los derechos de exclusiva (daño en sentido amplio que incluye
también un posible beneficio del infractor). Pero por regla general, que abarca
también el caso ahora enjuiciado, resulta obvio el aprovechamiento para el
infractor del derecho de exclusiva sin la preceptiva autorización.
4.Cumplido el presupuesto de la existencia del
daño, en sentido amplio, el titular de los derechos afectados puede optar por
cualquiera de los criterios que la ley le confiere. Así lo prescribe el art. 140.2 LPI:
«2. La indemnización por daños y perjuicios se
fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios
siguientes:
»a) Las consecuencias económicas negativas,
entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y
los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
»En el caso de daño moral procederá su
indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su
valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la
lesión y grado de difusión ilícita de la obra.
»b) La cantidad que como remuneración hubiera
percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para
utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».
La demanda optó por el criterio contenido en
la letra a) y dentro de ella por los beneficios que dejó de obtener la propia
demandante, y no por los beneficios obtenidos por la infractora. El apartado
VIII del suplico pedía lo siguiente:
«se condene a las demandadas por los daños y
perjuicios causados como consecuencia de la infracción de los derechos de
propiedad intelectual denunciados, en las cantidades que se concreten en el
curso de las presentes actuaciones, de conformidad con las bases sentadas en el
Hecho 6.3».
Y el Hecho 6.3 de la demanda claramente opta
por los beneficios dejados de obtener:
«(...) En este sentido, y para el cálculo de
la indemnización la LPI prevé expresamente distintos criterios de
cuantificación, optando esta parte por el criterio de los beneficios que
hubiera obtenido mi mandante de no mediar la infracción».
Sin perjuicio de que para su concreta
determinación atienda a los siguientes parámetros:
«En este caso se deberán cuantificar teniendo
en cuenta el beneficio (ingresos netos) obtenido por el infractor como
consecuencia de la explotación ilícita de la obra (en este caso el beneficio
obtenido por impartir los cursos en los que se ha hecho uso del esquema que
acompañamos como reproducido...) al que deberá aplicarse el margen de mi
representada por impartir dichos cursos (...), de modo que obtendremos el
beneficio que mi representada hubiera obtenido de no mediar la infracción y de
haber podido ella impartir los cursos en base a su "método"».
Aunque durante el procedimiento no llegó a
determinarse el importe de esta indemnización, es posible remitir su
determinación a la fase de ejecución de sentencia, sobre la base de unos
parámetros determinados, conforme al art. 219 LEC.
Estos parámetros o bases de cálculo serían:
i) por una parte, los ingresos netos obtenidos
por la demandada en los cursos en que se empleó el material de la demandante y
respecto del que se ha declarado la infracción de sus derechos de propiedad
intelectual (siete diapositivas).
En la medida en que el material empleado por
la demandada era mucho más amplio (99 diapositivas), de las que son 7 las que
infringen los derechos de autor de la demandante, debería aplicarse como
sugiere el propio recurrente un porcentaje del 7,07% a los reseñados ingresos
netos.
ii) y sobre ese porcentaje del 7,07% de los
ingresos netos obtenidos en los cursos en que se empleó el material objeto de
infracción, habría que aplicar el porcentaje de beneficio que respecto de la
impartición de esos cursos tenía la demandante durante el periodo de
infracción.
5.Lo anterior supone estimar el recurso de
casación y estimar en parte el recurso de apelación.
TERCERO. Costas
1.Estimado el recurso de casación, no procede
hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art.
398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de
conformidad con la Disposición Adicional 15.ª,
apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2.Estimado en parte el recurso de apelación,
tampoco procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC.
3.En la medida en que han sido estimadas en
parte las pretensiones de las partes, tampoco procede hacer expresa condena en
costas, conforme al art. 394 LEC.
F A L L O
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por
la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1.ºEstimar en parte el recurso de casación
formulado por Out Mark S.L. y Genaro contra la sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 9 de julio de 2020
(rollo 3554/2018), que modificamos en el siguiente sentido.
2.ºEstimar en parte el recurso de apelación
interpuesto por Out Mark S.L. y Genaro contra la sentencia
del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid (juicio ordinario 487/2014), de cuyo
fallo modificamos el ordinal 6º que pasará a tener el siguiente contenido: 6º.
Condenamos a Development Systems S.A. y Micaela a pagar a la demandante 3.800
euros, más el interés legal incrementado en dos puntos desde la notificación de
la sentencia, y una indemnización por el beneficio dejado de obtener que deberá
determinarse en ejecución de sentencia de acuerdo con el siguiente parámetro:
Sobre el porcentaje del 7,07% de los ingresos netos obtenidos en los cursos en
que el demandado empleó el material objeto de infracción, habría que aplicar el
porcentaje de beneficio que respecto de la impartición de esos cursos tenía la
demandante durante el periodo de infracción.
3.ºNo hacer expresa condena en costas respecto
de las correspondientes a los recursos de casación y de apelación; y tampoco
respecto de las de primera instancia.
4.ºAcordar la devolución del depósito
constituido para recurrir en casación.
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