Marcas. Acciones de nulidad relativa y de infracción. Excepción de falta de uso. Uso parcial de la marca. Control en casación del juicio de comparación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Cementos Collet S.L. (en lo sucesivo, Cementos Collet) es titular de las siguientes marcas:

i) Marca nacional denominativa n.° 1.177.871 "MARFILE", clase 19, que distingue cementos de todas clases; concedida el 4 de marzo de 1988, con fecha de solicitud el 28 de enero de 1987.

ii) Marca nacional denominativa n.° 1.712.650 "MARFIL", clase 19 que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial toda clase de cementos y sus derivados, de los incluidos en esta clase, con fecha de solicitud el 15 de julio de 1992.

iii) Marca nacional mixta n.° 1.963.247 "MARFIL PUR", clase 19, que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial cementos de los incluidos en esta clase; con fecha de solicitud el 5 de mayo de 1995.

2.- Yesos Ibéricos S.A. (en lo sucesivo, Yesos Ibéricos) es titular de la siguiente marca:

Marca nacional denominativa n.° 2739733 "ALGISS MARFIL", clase 19 distinguiendo yesos, escayolas y morteros; solicitada el 13 de noviembre de 2006, concedida el 17 de julio de 2007, publicada el 1 de noviembre de 2007.

3.- Cementos Collet presentó sendas demandas, que posteriormente se acumularon en un solo procedimiento, en las que, en lo que es relevante para este recurso, ejercitó acciones contra Yesos Ibéricos por vulneración de sus marcas y en solicitud de anulación de la marca de la demandada.

4.- Yesos Ibéricos formuló la excepción de falta de uso al amparo del art. 52.3 de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM) porque durante los cinco años anteriores al ejercicio de la acción de nulidad de su marca, Cementos Collet no había usado sus marcas para la comercialización de yeso, que es para lo que Yesos Ibéricos utiliza la marca "algiss marfil". Además, negó que el uso de este signo infringiera las marcas de Cementos Collet, pues no existía riesgo de confusión, incluido el de asociación, y negó que existiera la incompatibilidad entre las marcas determinante de la nulidad relativa de la marca posterior.

5.- El Juzgado Mercantil estimó la demanda, declaró la nulidad de la marca "algiss marfil", declaró que Yesos Ibéricos había infringido el derecho de marca de Cementos Collet y condenó a aquella a indemnizar a esta en 181.761'51 € por los daños y perjuicios causados por la vulneración.

6.- Yesos Ibéricos apeló la sentencia del Juzgado Mercantil pero la Audiencia Provincial desestimó su recurso, por lo que ha interpuesto recurso de casación basado en dos motivos, que han sido admitidos.

7.- Las alegaciones que Cementos Collet ha realizado para que se declare inadmisible el recurso no pueden estimarse, pues algunas son inconsistentes, otras se apartan de los hechos fijados en la instancia y otras afectan a cuestiones que deben ser decididas al resolver los motivos. El recurso cumple los requisitos de admisibilidad fijados en la ley y desarrollados en los acuerdos de esta sala, y la recurrente ha justificado el interés casacional que permite el acceso a casación.

SEGUNDO.- Formulación del primer motivo del recurso de casación

1.- En el encabezamiento del primer motivo del recurso de casación se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial que desarrolla el artículo 52.3 de la Ley de Marcas y del artículo 11 de la Directiva Comunitaria 2008/95/CE.

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta que la infracción ha consistido en que la Audiencia Provincial ha atribuido un efecto expansivo al uso parcial de la marca, ha eliminado las sanciones derivadas de ese uso parcial, y no ha aplicado la norma de la directiva y de la ley nacional que determina que, en caso de uso parcial, la marca solo se considerará registrada para los productos o servicios para los que se ha usado efectivamente.

TERCERO.- Decisión del tribunal: la excepción de falta de uso de la marca. El uso parcial de la marca

1.- El art. 52.3 LM, antes de la modificación que llevó a cabo el art. 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, tenía este contenido:

"Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada".

2.- El art. 11 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, dispone:

"1. No podrá declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso previstos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.

" 2. Cualquier Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso establecidos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.

" 3. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12, en caso de demanda reconvencional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no sea válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si, a consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1 [caducidad por falta de uso].

" 4. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios".

3.- Las sentencias de instancia han fijado como hecho probado que Cementos Collet, durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda de nulidad de la marca de la demandada, solo ha usado sus marcas para el cemento que comercializa, pero no para el yeso. Por su parte, Yesos Ibéricos solo ha usado el signo "algiss marfil" para comercializar yeso.

4.- La sentencia de la Audiencia Provincial ha interpretado y aplicado correctamente el precepto legal cuya infracción se alega, porque ha considerado que las marcas de las que es titular Cementos Collet deben considerarse registradas solamente para cemento, que es el producto para el que han sido real y efectivamente utilizadas. En momento alguno ha considerado que el uso parcial de las marcas, para alguno de los productos amparados por la marca, tenga un efecto expansivo que permita considerarlas registradas para el resto de los productos para los que fueron objeto de registro, pero para los cuales no han sido usadas, ni siquiera para los productos que se incluyen en el mismo apartado del nomenclátor internacional de marcas.

5.- Ahora bien, que la Audiencia Provincial haya afirmado que las marcas de la demandante solo pueden considerarse registradas para cemento no significa que no puedan producirse los efectos previstos en el art. 6.1.b LM sobre el riesgo de confusión, que incluye el de asociación, cuando la marca que pretende registrarse es idéntica o semejante a una marca anterior, y designe no solo el mismo producto sino también productos similares. Tales efectos se producirían también si la marca hubiera sido registrada, desde un primer momento, exclusivamente para cemento.

6.- Como acertadamente declara la sentencia de la Audiencia Provincial, la previsión del art. 52.3 LM no excluye el juicio de comparación por el hecho de que una marca haya venido siendo usada solo parcialmente, sino que determina que el examen necesario para realizar el juicio sobre el riesgo de confusión se realice sobre las marcas de la demandante como registradas exclusivamente para cementos con la marca de la demandada como registrada y usada para yesos. Por tal razón, aun considerando que las marcas de la demandante estaban registradas solo para el producto para el que han sido efectivamente utilizadas, el cemento, la Audiencia ha declarado que existe riesgo de confusión por la similitud de las marcas ("marfil", "marfile" y "marfil pur", de una parte, y "algiss marfil", de otra) y la similitud de los productos, el cemento (amparado por las marcas de la demandante) y el yeso (amparado por la marca de la demandada).

7.- Lo expuesto no contradice los preceptos legales invocados ni la jurisprudencia que los desarrolla, puesto que nada obsta a que se realice el juicio de comparación entre marcas similares que amparan productos similares, por lo que el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- Formulación del segundo motivo del recurso

1.- En el encabezamiento del segundo motivo se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial que desarrolla el artículo 6.1 b) LM.

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta que la Audiencia Provincial ha incurrido en falta de razonabilidad y no se ha sujetado a las pautas jurisprudenciales en el juicio de comparación entre las marcas de la demandante.

QUINTO.- Decisión del tribunal: el control casacional de la comparación entre marcas

1.- La jurisprudencia de este tribunal ha declarado, y así lo ha reconocido la propia recurrente, que el acceso a casación del juicio de comparación entre marcas a efectos de determinar su compatibilidad y, en concreto, el control del riesgo de confusión, que incluye el de asociación, no es pleno, pues el Tribunal Supremo no es una tercera instancia que pueda revisar la totalidad del juicio fáctico y jurídico preciso para realizar tal comparación.

2.- Los dos aspectos de este juicio de comparación que tienen acceso a casación son la razonabilidad de la apreciación y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la jurisprudencia. Así lo hemos declarado en sentencias posteriores a la citada en el recurso, en concreto, en las sentencias 26/2017, de 18 de enero, y 240/2017, de 17 de abril.

3.- En primer lugar, el tribunal de apelación ha tenido en cuenta que en la valoración de los diversos factores a tomar en consideración ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre tales factores y, en particular, entre la similitud de las marcas y la semejanza de los productos o servicios designados. En la sentencia 497/2017, de 13 de septiembre, con cita de otra anterior, declaramos:

"En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa".

En el presente caso, se trataba de signos similares que amparaban productos similares, en ambos casos con un elevado grado de similitud.

4.- En segundo lugar, el tribunal de apelación ha considerado que, a efectos de la apreciación global de los diversos factores relevantes en el juicio de comparación, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, si bien rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Y también ha tomado en consideración que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos y servicios contemplada.

Al argumentar así, la Audiencia Provincial también respetó las pautas jurisprudenciales, recogidas en la citada sentencia 497/2017, de 13 de septiembre, que condensa la jurisprudencia recaída sobre esta materia.

5.- Por último, y en lo que aquí interesa, la Audiencia Provincial ha declarado que la pertinencia de realizar una visión de conjunto de los signos, fundada en que el consumidor medio percibe las marcas como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor, conformando la impresión comercial, pues lo que se prohíbe es la desintegración artificial de los signos. También se pronuncia en este sentido nuestra sentencia 497/2017, de 13 de septiembre.

6.- Sobre estas bases, la Audiencia Provincial ha concluido en que los signos son similares, pues "en el caso de la marca registrada por Yesos Ibéricos S.A. se está ante un signo compuesto, donde uno de los dos únicos vocablos de dicha marca denominativa es completamente coincidente con las marcas de Cementos Collet S.L, en unos casos única y en otro compuesta por otro término, "marfil pur""; que "la propia existencia de una marca compuesta perteneciente a Cementos Collet S.L., entre otras simples, transmite la idea de que la referenciación por [el] consumidor del producto a su origen empresarial está especialmente ligado al término esencia de "marfil", respecto al cual se varía en un caso con el término "algiss", para la demandada, y "pur" para la actora"; que "esto queda definitivamente completado por la similitud de los productos para los que se emplean los signos, para usos próximos, y generalmente sujetos a los mismos canales de distribución comercial y presentación al consumidor, que determina la presencia clara de un riesgo de asociación respecto del origen empresarial de esta segunda clase de producto"; y que "incluso en casos en que el elemento común no fuere dominante, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión" (énfasis de mayúsculas suprimido).

Por estas razones, la Audiencia Provincial concluye que concurre riesgo de confusión entre las marcas, que engloba el de asociación.

7.- No es correcta la afirmación de la recurrente de que el término "marfil" carece de fuerza distintiva, o la tiene muy débil, porque responde a una exigencia derivada de la naturaleza del producto. No estamos ante un caso en que la marca "marfil" ampare productos como, por ejemplo, los colmillos de elefante, esto es, que el término usado como marca sea el correspondiente a la naturaleza del producto y por tanto carezca de fuerza distintiva. Entre los términos "cemento" y "marfil" no existe una relación lógica que permita evocar el producto o una de sus características, por lo que no puede afirmarse que la utilización de ese término para ese producto responda a una exigencia derivada de la naturaleza de este.

Como argumento de refuerzo, el término "marfil" no es utilizado habitualmente para referirse al color blanco, aunque con este adjetivo pueda referirse a una variedad muy concreta de ese color. La marca de la demandante ampara el producto cemento en general, no se ciñe a la variedad de cemento blanco. En este contexto, el término "marfil" no constituye una referencia a una característica del producto de construcción (el cemento) amparado por las marcas de la demandante.

8.- En cuanto al destinatario de este tipo de productos, el hecho de que pueda considerarse que no es el consumidor medio, sino otro más especializado, no es suficiente para considerar erróneo el juicio de comparación hecho por la Audiencia Provincial. Constituye tan solo uno de los elementos que ha de tenerse en cuenta en el juicio de comparación, que resulta compensado por otros respecto de los que se produce esa relación de interdependencia a que se ha hecho referencia.

9.- La Audiencia Provincial no ha realizado una descomposición artificial del signo, sino una valoración global o, en el caso de alguna de las marcas de la demandante, cuya parte denominativa consta de dos vocablos, ha tomado en consideración el vocablo que ha considerado más relevante.

10.- Por último, las consideraciones que se hacen en el recurso sobre las enormes diferencias que existirían entre el uso de uno y otro producto (el cemento para construir y el yeso para enlucir) y entre sus destinatarios (el albañil en el caso del cemento y el yesero en el caso del yeso), son simples digresiones de la recurrente carentes de base razonable.

11.- De lo expuesto resulta que el juicio de comparación realizado por la Audiencia Provincial respeta las exigencias de racionalidad y las pautas establecidas tanto por el TJUE como por esta sala para la realización del juicio de comparación según los distintos factores concurrentes.

12.- Por tanto, como declaramos en nuestra sentencia 240/2017, de 17 de abril, con cita de otras anteriores, si se cumplen estos dos requisitos (sujeción a los criterios sentados por la jurisprudencia para la comparación entre los distintos tipos de marcas y razonabilidad de la apreciación), no puede sustituirse el juicio sobre el riesgo de confusión hecho por la Audiencia por otro realizado ex novo por el tribunal de casación.

13.- Lo expuesto determina que también este motivo deba ser desestimado y, con ello, el recurso en su totalidad.