Marcas. Acciones de nulidad relativa y de infracción. Excepción de falta de uso. Uso parcial de la marca. Control en casación del juicio de comparación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Cementos Collet S.L. (en lo sucesivo, Cementos Collet) es titular de las siguientes marcas:

i) Marca nacional denominativa n.° 1.177.871 "MARFILE", clase 19, que distingue cementos de todas clases; concedida el 4 de marzo de 1988, con fecha de solicitud el 28 de enero de 1987.

ii) Marca nacional denominativa n.° 1.712.650 "MARFIL", clase 19 que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial toda clase de cementos y sus derivados, de los incluidos en esta clase, con fecha de solicitud el 15 de julio de 1992.

iii) Marca nacional mixta n.° 1.963.247 "MARFIL PUR", clase 19, que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial cementos de los incluidos en esta clase; con fecha de solicitud el 5 de mayo de 1995.

2.- Yesos Ibéricos S.A. (en lo sucesivo, Yesos Ibéricos) es titular de la siguiente marca:

Marca nacional denominativa n.° 2739733 "ALGISS MARFIL", clase 19 distinguiendo yesos, escayolas y morteros; solicitada el 13 de noviembre de 2006, concedida el 17 de julio de 2007, publicada el 1 de noviembre de 2007.

3.- Cementos Collet presentó sendas demandas, que posteriormente se acumularon en un solo procedimiento, en las que, en lo que es relevante para este recurso, ejercitó acciones contra Yesos Ibéricos por vulneración de sus marcas y en solicitud de anulación de la marca de la demandada.

4.- Yesos Ibéricos formuló la excepción de falta de uso al amparo del art. 52.3 de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM) porque durante los cinco años anteriores al ejercicio de la acción de nulidad de su marca, Cementos Collet no había usado sus marcas para la comercialización de yeso, que es para lo que Yesos Ibéricos utiliza la marca "algiss marfil". Además, negó que el uso de este signo infringiera las marcas de Cementos Collet, pues no existía riesgo de confusión, incluido el de asociación, y negó que existiera la incompatibilidad entre las marcas determinante de la nulidad relativa de la marca posterior.

5.- El Juzgado Mercantil estimó la demanda, declaró la nulidad de la marca "algiss marfil", declaró que Yesos Ibéricos había infringido el derecho de marca de Cementos Collet y condenó a aquella a indemnizar a esta en 181.761'51 € por los daños y perjuicios causados por la vulneración.

6.- Yesos Ibéricos apeló la sentencia del Juzgado Mercantil pero la Audiencia Provincial desestimó su recurso, por lo que ha interpuesto recurso de casación basado en dos motivos, que han sido admitidos.

7.- Las alegaciones que Cementos Collet ha realizado para que se declare inadmisible el recurso no pueden estimarse, pues algunas son inconsistentes, otras se apartan de los hechos fijados en la instancia y otras afectan a cuestiones que deben ser decididas al resolver los motivos. El recurso cumple los requisitos de admisibilidad fijados en la ley y desarrollados en los acuerdos de esta sala, y la recurrente ha justificado el interés casacional que permite el acceso a casación.

Mercantil. Marcas. Diseño industrial comunitario. Protección jurídica de los dibujos y modelos. Nulidad parcial de modelo comunitario registrado. Ausencia de singularidad: trascendencia del sector industrial del modelo registrado y del modelo anteriormente divulgado. Infracción. Juicio comparativo en diseño industrial. Trascendencia del grado de singularidad de los distintos elementos del modelo.

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2014 (D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA).

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DÉCIMO.-Formulación del primer motivo del recurso

1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente enunciado: «Al amparo de los arts. 477.1 , 477.2.3 º y 477.3 LEC , por infracción del art. 3 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), al contravenir la jurisprudencia que define la figura del modelo industrial como la apariencia de un producto».

2.- El motivo se fundamenta, sucintamente, en que la sentencia de la audiencia considera irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño a efectos de valorar la novedad y singularidad, pues considera que la preexistencia de un caramelo de palo con la misma forma que el contenedor registrado elimina la novedad de este. La infracción se habría cometido al considerar irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño, pues, según la recurrente, no cabe desvincular el modelo registrado de la naturaleza del producto sobre el que se aplica.

El bien jurídico protegido, argumenta el recurso, es el valor añadido que una determinada forma confiere al producto industrial y no la forma con carácter absoluto, que sería propio de los derechos de autor. En el diseño industrial se protege la apariencia de un concreto producto, no la apariencia o forma en sí misma, desvinculada del producto.

Como conclusión del motivo, la recurrente manifiesta que la audiencia no debería haber prescindido, para valorar la novedad y singularidad a efectos de la acción de nulidad, de la distinta naturaleza del producto invocado como supuesta anterioridad.

UNDÉCIMO.- Valoración de la sala. Vinculación del carácter singular del modelo al producto al que se aplica y al sector industrial al que pertenece el producto

1.- El art. 6 del RMDC establece que «se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público: [...] b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad».

Mercantil. Marcas. Acción de nulidad de marca por entender que el signo presenta riesgo de confusión con marca internacional.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

TERCERO. Enunciado y fundamentos del único motivo.

I. En su escrito de demanda Mistral SpA pretendió la declaración de la nulidad de la marca española número 2 601 487, de la que es titular Eurofiel Confección, SA. Alegó, como causa, la infracción de la prohibición relativa de registro prevista en la norma de la letra b) del apartado 1 del artículo 6, en relación con la del mismo apartado del artículo 52, ambos de la Ley 17/2001. Dicha pretensión fue estimada en la primera instancia y desestimada en la segunda y ahora viene a ser defendida por medio del recurso de casación, con el evidente propósito de evitar que el registro de la imagen de una perdiz volando - dentro de un cuadrado de color oscuro - pueda significar un impedimento para el éxito de la acción de violación de la marca número 472 666, cuestionada de contrario.

El Tribunal de apelación entendió que no había riesgo de confusión entre los dos signos - el registrado a nombre de la demandante y el uso por las demandadas -, dadas las diferencias que, en el plano gráfico, entre ellos existían.

II. Mistral SpA en el único motivo de su recurso de casación denuncia la infracción de la norma del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, con el argumento de que el Tribunal de apelación no había dado la necesaria relevancia a tres de las pautas o criterios a de considerar para poder afirmar o negar el riesgo de confusión:

1º.- La impresión de conjunto producida por el signo, teniendo en cuenta el grado de similitud - gráfica, fonética o conceptual - entre los confrontados y, en particular, aquellos elementos del conjunto que cumplen en ellos un papel dominante.

2º.- La determinación del riesgo de confusión desde una visión global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, incluyendo el carácter distintivo y la notoriedad del signo prioritario.

3º.- La interdependencia existente entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios para los que hubieran sido registradas.

Apoya Mistral SpA el motivo en la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Supremo 169/1995, de 6 de marzo, 335/2004, de 10 de mayo, 806/2006, de 28 de julio, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, que reflejan la que, al respecto, ha fijado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en ellas se citan.

Mercantil. Marcas. “Port Aventura” vs “Atenea Aventura”. Protección de las marcas notorias.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

Port Aventura, SA, en la afirmada condición de titular de varias marcas españolas - entre ellas, las registradas con los números 1548636 y 2587511, ambas denominativas, formadas por las palabras " Port Aventura " y concedidas para identificar servicios de las clases 41 y 42 -, interpuso demanda contra Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL, sociedades dedicadas a la actividad hotelera en varios establecimientos y la primera, además, titular de dos marcas españolas - las números 2658251, denominativa, formada por las palabras " Atenea Aventura", y 2698480, mixta, integrada por un dibujo geométrico y las palabras "Atenea Aventura ", ambas concedidas para diferenciar servicios de la clase 43 -, en ejercicio de acciones declarativas y de condena, con apoyo tanto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

En concreto, pretendió, por un lado, la declaración de nulidad de las marcas números 2658251 y 2698480 de Comercial Bonanova, SL, por infracción de las prohibiciones de registro previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, así como la de que, por lo dispuesto en el artículo 54 de la misma Ley, el uso de ellas había constituido infracción de los derechos sobre las prioritarias marcas de que era titular, con la consiguiente condena de las demandadas a indemnizarle en los daños causados. Y, por otro lado, la declaración de que Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispani, SL y atenea Aventura, SL. habían cometido los actos desleales tipificados en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991.

De dichas acciones sólo llegaron a la segunda instancia las fundadas en la legislación de marcas, estimadas en la sentencia que puso fin a la primera. Las acciones de competencia desleal fueron desestimadas por el Juzgado de lo Mercantil, mediante pronunciamiento que ganó firmeza.

Mercantil. Marcas. Exigencia, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, de que ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

En las dos instancias resultó estimada la acción declarativa de la nulidad del registro de una marca española, la número 2606725 ("D- Botuxyne"), inscrita a nombre de la demandada, Cosmética Técnica, SA.

Dicha acción la había ejercitado en la demanda Allergan Inc., titular de varias marcas prioritarias - junto con Allergan S.A.U., su filial en España -.

Dos fueron las causas por las que los Tribunales de ambos grados declararon la nulidad de la marca " D-Botuxyne " de la demandada: la relativa que regula el artículo 52, apartado 1, en relación con los artículos 6 y 8, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas; y la absoluta que introdujo el artículo 51, apartado 1, letra b), de la misma Ley.

Contra la sentencia de apelación interpusieron las demandantes recurso de casación, con un único motivo, por las razones que seguidamente se examinan. (...)

TERCERO. Argumentos determinantes de la desestimación del motivo.

I. Con el fin de mantener la coincidencia del registro de marcas con la realidad que debe reflejar - del que es expresión el artículo 61 de la Ley 17/2001 -, la jurisprudencia, ante la inexistencia de norma que disponga otra cosa en este ámbito, ha exigido, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, que ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura - así, en la sentencia 177/2012, de 4 de abril -.

Mercantil. Marcas. DONUTS vs DOUGHNUTS. Nulidad de marca por riesgo de confusión. Protección reforzada de las marcas notorias y renombradas.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2012 (D. FRANCISCO MARIN CASTAN).

TERCERO.- Por razones de método, como ya consideró en su día la sentencia de primera instancia y entendió lógico la de apelación, procede examinar en primer lugar el motivo segundo, ya que al insistir en la nulidad absoluta de la marca DOGHNUTS por su carencia de carácter distintivo y por producir un efecto de bloqueo en el mercado al ser prácticamente idéntica a la palabra inglesa doughnuts con que en Estados Unidos se conoce el tipo de bollo o rosquilla comercializado por ambas partes, sería lícito el uso de los términos DOUGHNUTS o DOUGHNUT por la demandada como uno de los elementos con que presenta u ofrece sus productos en el mercado.

El motivo se funda, como se ha indicado ya, en infracción de las letras c) y d) del art. 5.1 de la Ley de Marcas de 2001, citándose también el art. 11.1b) de la Ley de Marcas de 1988 "anteriormente vigente" y el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (por error se dice "Intelectual"), y como exponentes de la doctrina jurisprudencial a la que se opondría la sentencia impugnada se citan las sentencias de 2 de diciembre de 1989 ("Petit Suisse"), 17 de marzo de 1997 ("carajitos"), 31 de diciembre de 2002 ("clips"), 30 de julio de 1992 ("etxekopaxarana ") y 12 de noviembre de 1993 ("espetec"), todas ellas precedidas por las sentencias de 9 de mayo de 2002 ("Puente Aéreo ") y 26 de febrero de 2004 ("Multiactive").

Según su desarrollo argumental, la sentencia recurrida se sustenta principalmente en la inexistencia del término doughnut en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, siendo así que esto no excluiría su carácter genérico en el ámbito del derecho de marcas. La sentencia impugnada, por tanto, habría incurrido en un "planteamiento normativista" contrario al mantenido por esta Sala en su sentencia de 2 de diciembre de 1989 ("Petit Suisse") y al de los autores de la doctrina científica que, en relación con esta cuestión, consideran insostenible tomar como punto de partida que el consumidor español no entiende vocablos en lenguas extranjeras, de los que la parte recurrente, tanto en el recurso como en el acto de la vista, pone diversos ejemplos como brownie (pastel de chocolate), cookie (galleta), chapata (determinado tipo de pan) o croissant (bollo en forma de media luna), de uso muy común en España, en apoyo de su tesis de que el lenguaje no tiene lagunas semánticas. Se alega también que el uso de un determinado vocablo puede estar limitado a solamente una parte del territorio español ("espetec" en determinadas zonas de Cataluña o "etxekopaxarana" en el País Vasco) y sin embargo, según la jurisprudencia, resultar prohibido como marca para todo el territorio nacional. Finalmente, se hace especial hincapié en que doughnut es genérico para algunas zonas de la Unión Europea y para Estados Unidos, Canadá y otros países de habla anglosajona, por lo que el registro de DOGHNUTS como marca constituiría "un grave escollo a la libertad de comercio", y también se cita a autores de la doctrina científica que defienden la prohibición de las marcas que tengan carácter descriptivo en una lengua oficial de alguno de los países de la Unión Europea.

Mercantil. Marcas. Nulidad del registro de la marca por mala fe del solicitante.

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

QUINTO. De los motivos del recurso de casación interpuesto por los demandados, el sexto está referido directamente a la norma aplicada en la instancia. En él denuncian la infracción del artículo 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, que atribuye a la mala fe del solicitante la condición de causa de nulidad absoluta del registro solicitado.

Alegan que su buena fe, como solicitantes del registro anulado por la sentencia recurrida, debía haberse presumido y que esa presunción no había sido destruida en el proceso.

Dejando a un lado las cuestiones de prueba, ajenas a este recurso, procede indicar, como ya hicimos en la sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012, que la norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, ha sido incorporada al ordenamiento español por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el cual describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo, estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta, se considera socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe refleja un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda tomarse en consideración -.

En la sentencia 414/2011, de 22 de junio, expusimos que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos.

Mercantil. Marcas. Nulidad del registro de la marca por mala fe del solicitante.

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2012 (D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL).

OCTAVO. La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, ha sido incorporada al ordenamiento español por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Dicha sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en consideración -.

Como señalamos en la sentencia 414/2011, de 22 de junio, una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo.

Mercantil. Marcas. Solicitud de nulidad de registro de marca. Identidad o similitud de signos y de productos o servicios. Riesgo de confusión.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (s. 9ª) de 19 de octubre de 2011 (Dª. OLGA CASAS HERRAIZ).

TERCERO.- Entrando en el examen interesado, cabe considerar que:

A) Sobre identidad de signos y de productos o servicios.

Por la necesaria interpretación del derecho nacional de conformidad al comunitario (TJCE -Pleno- de 11 de julio de 1996) y la necesidad de una interpretación uniforme de éste (STJCE de 11 de septiembre de 2007) es necesario traer a colación la STJCE de 20 de marzo de 2003 que señala que el criterio de la identidad del signo debe ser objeto de interpretación restrictiva, de manera que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos; un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerada en su conjunto en relación con el consumidor medio, contiene diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos del consumidor.

Aplicada la anterior doctrina al caso que estamos examinando y analizada la marca de la actora y de la demandada resultan absolutamente idénticos. B) Sobre similitud o semejanza de signos y servicios.

A continuación debemos ver si como dice el artículo 34.2 b) concurre alguna de estas situaciones:

1.- signos idénticos y similares los productos o servicios que designan.

2.- signos semejantes e idénticos los productos o servicios que designan.

En ambos casos debe existir riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Los criterios que deben ser tenidos en cuenta para examinar la posible contravención son: el consumidor, similitud de signos, similitud o semejanza de productos o servicios y riesgo de confusión.

Mercantil. Marcas. Solicitud de nulidad de marca por riesgo de confusión. Notoriedad de la marca. "El Ermitaño" vs "El Huerto del Ermitaño".

Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo (s. 1ª) de 11 de octubre de 2011 (D. AGUSTIN AZPARREN LUCAS).

PRIMERO. Empieza por alegar la parte apelante error en la apreciación de la prueba e infracción de los arts. 1, 2, 4 y 34 de la Ley de Marcas, advirtiendo de un error que dice comete el Juzgador al aludir a una acción de nulidad que no ha sido ejercitada y criticando la afirmación recogida en la sentencia en relación a la acción de violación de los derechos marcarios, que es la realmente ejercitada, y que se concreta en la frase de que no existe "posibilidad alguna de confusión entre ambas", considerando además otro error del Juzgador el hecho de que no se trata de comparar dos marcas registradas, sino una, la del actor, que si está registrada, con otra la de los demandados que es extrarregistral.

En cuanto a la primera de las alegaciones, aunque es cierto que el Juzgador habla de acción de nulidad cuando la misma no fue ejercitada, tal mención sin duda obedece a la utilización cada vez más frecuente en las sentencias de modelos de fundamentación que en más de una ocasión resultan inadecuados para el caso en el que son utilizados, pero que no tienen, como en este caso, repercusión alguna para la resolución del litigio.

Mercantil. Marcas. Caducidad de la marca por falta de uso real y efectivo de la misma. Acción de nulidad de marca.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (s. 3ª) de 30 de junio de 2011. Pte: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES. (1.539)

PRIMERO: Claramente, la caducidad de la marca nacional Caja del Sol nº 13110697, en clase 36, seguros y servicios financieros, concedida a Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda Cádiz Almería Málaga y Antequera, en adelante UNICAJA, por falta de uso real y efectivo, suscitada por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla, en adelante CAJASOL, se plantea como el eje central de la cuestión controvertida, también en esta instancia, ya que en caso de acogerse, no solo provocaría la estimación de la demanda inicial, sino también inexorablemente la desestimación de la acción por infracción de los derechos de exclusiva derivados de la titularidad de tal registro de marca, ejercitada por vía reconvencional, ya que la marca solo se considerará registrada para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada (AP Alicante sección octava 26 de enero de 2011), determinando también el rechazo de la acción de nulidad relativa articulada, al amparo del artículo 52 de la Ley de Marcas, al desaparecer la legitimación establecida en el artículo 59 b) del mismo texto legal, y por tanto a su vez la revocación de la sentencia recurrida que no aprecio tal caducidad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Marcas: "1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: c) Cuando no hubiera sido usada conforme al art. 39 de esta Ley  ". Es decir "Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso." Según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Marcas, corresponde al titular de la marca, demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso, por tanto le incumbe la carga legal de justificar el uso externo y publico de la marca registrada difundiéndola de manera efectiva, tal y como, ya exigía la STS de 18 de Diciembre de 1992. Como ha recordado la jurisprudencia, "es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes adquirentes, etc.), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa, que puede resultar de imposible acreditación (prueba "diabólica")", STS de 22 de enero de 2000 .