Mercantil. Propiedad industrial. Patentes. Demanda de nulidad radical de patente de invención por falta del requisito de novedad. Se desestima.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 28 de noviembre de 2014 (D. Ángel Galgo Peco).

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SEGUNDO.- LA NOVEDAD DE LA PATENTE BLODI

Desarrollo del motivo de impugnación

10.- Los apelantes niegan que en la patente BLODI concurra la nota de novedad, al encontrarse anticipada por la patente CEPO. En este sentido, el recurso cuestiona la corrección del examen efectuado en la sentencia impugnada, en la que, a partir de los elementos diferenciadores que allí se señalan entre una y otra invención, se alcanza la conclusión contraria.

11.- Los propios recurrentes resumen las razones de su particular analisis señalando que lo que el juzgador de la anterior instancia considera novedades inventivas no son tales, sino "diferencias morfológicas" y que aunque las dos invenciones presentan características estructurales y mecánicas diferentes, representan "soluciones equivalentes", pues en una y otra existen elementos correspondientes entre sí que cumplen una misma función a la hora de dar solución al mismo problema técnico.

12.- El discurso impugnatorio de los recurrentes discurre a lo largo de las siguientes líneas:

(i) las dos invenciones tratan de dar solución al mismo problema técnico, a saber, lograr el frenado de la polea de la catenaria empleada en líneas de ferrocarril en el supuesto de que se produzca el corte de aquella, bien por el lado de la línea aérea, bien por el lado de los contrapesos;

(ii) ambas invenciones se basan en el mismo "principio activo" para solucionar el problema técnico planteado, consistente en aprovechar el movimiento brusco que sufre la polea ante la rotura del cable por cualquiera de los lados señalados para activar un dispositivo de disparo que a su vez actúa sobre unos mecanismos que permiten el bloqueo de la polea; y

(iii) aunque los mecanismos de bloqueo son diferentes (en el sistema CEPO el mecanismo actuaría lateralmente sobre la polea, bloqueando los radios de la misma, mientras que en el sistema BLODI el mecanismo operaría actuando perimetralmente sobre la polea, bloqueando los dientes de la misma), se trataría de las únicas alternativas existentes y obvias para cualquier experto en la materia.

Valoración del Tribunal

Mercantil. Patentes. Jurisprudencia sobre el alcance del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y su eventual aplicación a las patentes solicitadas vigente la Reserva española al Convenio de Patente Europea (CPE). Valoración sobre si esa jurisprudencia ha de ser revisada por la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18-7-2013 y los Autos de 30-1-2014.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (s. 15ª) de 22 de octubre de 2014 (D. José María Ribelles Arellano).

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NOVENO- Para la adecuada resolución del recurso, hemos de precisar el marco legislativo y jurisprudencial sobre la reserva española al CPE, la ampliación del ámbito de protección de las patentes con base a los artículos 27 y 70 del ADPIC y el mecanismo de la traducción revisada como instrumento para la incorporación de las reivindicaciones de producto. Recordemos que la patente de la demandante se solicita el 1 de junio de 1989, cuando todavía estaba vigente la reserva española al CPE por la que, " conforme a lo previsto en el artículo 167.2º, a), las Patentes Europeas, en la medida en que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España". Téngase en cuenta que el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929 prohibía en su artículo 48.2º patentar productos químicos y farmacéuticos. La disposición transitoria primera de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, por su parte, estableció que no serían " patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos en la presente Ley en los que se disponga la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los mismos".

Dado que las patentes europeas sólo surten efecto en España si se presenta una traducción en castellano para su publicación en el BOPI (artículo 8 del Real Decreto 2424/1986), la OEPM, al examinar la traducción, verificaba si alguna reivindicación protegía algún producto farmacéutico como tal. La patente de producto, por tanto, no era nula, a los efectos establecidos en el artículo 138 del CPE, sino que quedaba "sin efecto", esto es, "petrificada o congelada", como dijimos en nuestra Sentencia de 17 de enero de 2008.

Este contexto jurídico se vio significativamente modificado por la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es el Anexo 1C del Tratado por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994. El artículo 27.1, dedicado a la llamada materia patentable, establece que " sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país."

Mercantil. Patentes. Doctrina sobre los efectos de las patentes europeas de productos químicos y farmacéuticos en España.

Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

QUINTO. Resumen de la doctrina sobre los efectos de las patentes europeas de productos químicos y farmacéuticos en España.

Al tratarse de un antecedente lógico del enjuiciamiento sobre la acción de violación ejercitada en la demanda - aceptado en los términos que siguen por los órganos judiciales de las dos instancias, pero negado por las demandadas a lo largo del proceso -, reproducimos, en lo pertinente, la argumentación que, sobre el referido tema, contienen las sentencias 399/2011, de 10 de mayo, y 631/2012, de 26 de octubre, en relación con las consecuencias que, en la materia enunciada, produjo la vigencia en España del Acuerdo ADPIC.

I. Mientras estuvo en vigor el Estatuto de la propiedad industrial - Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 -, de sus artículos 46 y 48 y del artículo único del Decreto 241/1962, de 20 de septiembre, no cabía registrar como patentes los productos farmacéuticos, aunque sí las invenciones sobre procedimientos para obtenerlos.

II. Esa prohibición no regía, sin embargo, en el CPE, por más que su artículo 167, bajo el epígrafe "reservas", permitiese a los Estados contratantes - apartado 1 - formular reserva, " en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión ", en el sentido de que - apartado 2, letra a) - " las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos [...] farmacéuticos [...], no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales ", - apartado 3 - durante un plazo determinado, si bien - apartado 5, al final - "[l]os efectos de esta reserva subsistirán toda la duración de esas patentes ".

Mercantil. Patentes. Interpretación del alcance del precepto del art. 52.1,b) de la Ley de Patentes redactado por la Ley 29/2006, de 26 de julio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2012 (D. JESUS CORBAL FERNANDEZ).

SEGUNDO.- El problema litigioso en casación queda circunscrito a determinar, como ya se ha anticipado en el fundamento anterior, si la nueva redacción por Ley 29/2006 del párrafo letra b) del apartado 1 del art. 52 de la Ley de Patentes supuso la introducción de una nueva excepción al "ius prohibendi" del art. 50 de la propia Ley (tesis de la parte recurrente), o se trata de una adición meramente aclaratoria o interpretativa de la excepción ya existente (tesis de la parte recurrida, y que es la que mantiene la Sentencia de la Audiencia Provincial).

El precepto objeto de debate decía en su redacción anterior a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso nacional de los medicamentos y productos sanitarios, que "Los derechos conferidos por la patente no se extienden... b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada". La Disposición final segunda de dicha Ley añadió al párrafo expresado el inciso que dice: ", en particular los estudios y ensayos realizados para la actualización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines". Obviamente el nuevo párrafo adicionado excluye del "ius prohibendi" que asiste al titular de la patente los actos destinados a la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento genérico. Empero el problema radica si la permisión se extiende a los actos anteriores a la vigencia de la Ley 29/2006, o solo es aplicable a partir de su entrada en vigor. El tema suscitó una viva polémica, especialmente por el término "en particular" del precepto añadido y la alusión al carácter aclaratorio de la Reforma en la Exposición de Motivos de la Ley 29 de 2006, de 26 de julio.

Mercantil. Patentes. Modelos de utilidad. Requisistos: la novedad y la actividad inventiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2011 (D. JESUS CORBAL FERNANDEZ).

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y más concretamente sobre modelo de utilidad, discutiéndose entre dos entidades dedicadas a fabricación y comercialización de toldos si un modelo de toldo para quiosco de prensa registrado a nombre de una de ellas reúne los requisitos para el reconocimiento del derecho exclusivo, ejercitándose por su titular una acción de violación y otras accesorias, y por la contradictoria la acción de nulidad por falta de novedad y actividad inventiva.

Por la entidad La Perfección Toldera, S.L. se formuló demanda frente a la entidad Toldos del Mediterráneo, S.L. en la que ejercita acción de violación de modelo de utilidad núm. 9902753 consistente en un "Dispositivo protector para quioscos" alegando que la demandada ha venido utilizando el mismo dispositivo, al menos en 154 ocasiones, para su instalación en quioscos de la Ciudad de Barcelona patrocinados por el periódico "La Vanguardia". Asimismo se ejercitaron acciones accesorias de cesación de actos ilícitos, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia.

Por la parte demandada Toldos del Mediterráneo, S.L. se formuló reconvención ejercitando la acción de nulidad del modelo de la parte actora-reconvenida por falta de novedad y de actividad inventiva.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 46 de Barcelona el 4 de febrero de 2005, en los autos de juicio ordinario número 576 de 2003, estimó la demanda, y condenó a la cesación de los actos violatorios, publicación de la sentencia condenatoria y al pago de la indemnización de setenta y siete mil euros, y desestimó la reconvención.

Mercantil. Patentes. Patentes farmacéuticas. Infracción de patente. Acción de cesación y de resarcimiento de daños y perjuicios. Actividad inventiva.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2011. (1.004)

PRIMERO. En las dos instancias se ha declarado que Laboratorios Alter, SA - una de las tres sociedades demandadas - ha invadido el ámbito de la facultad de exclusión reconocida a Pfizer Corporation y a Pfizer Limited, como titulares, respectivamente, de una patente española - la número 520.389 - que reivindica un procedimiento de elaboración de amlodipina base y de una patente europea - la número 244.944 - que protege en España un procedimiento de elaboración de sal de besilato de amlodipina.

La infracción se identifica con la importación por Laboratorios Alter, SA, desde Hungría, del mencionado principio activo - obtenido por un tercero por medio del procedimiento patentado- para producir e introducir en el mercado español determinada especialidad farmacéutica que lo contiene.

Como consecuencia de tal declaración y de conformidad con lo pretendido en la demanda, también ha sido condenada Laboratorios Alter, SA a cesar en la conducta infractora y a indemnizar a las demandantes en los daños y perjuicios que, con ella, les había causado.

La estimación de ese conjunto de acciones vino precedida, en las dos instancias, por el fracaso de la excepción de nulidad de ambas patentes, opuesta por las demandadas al contestar la demanda, con apoyo en el artículo 126 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, en relación con los artículos 112, apartado 1, letra a), de la misma y 138, apartado 1, letra a), del Convenio sobre concesión de la patente europea, de 5 de octubre de 1973.

La sentencia de la segunda instancia ha sido recurrida en casación por Laboratorios Alter, SA, por dos motivos que se refieren, respectivamente, a la excepción de nulidad desestimada y a la declaración de la infracción de las patentes de las demandantes.

Mercantil. Propiedad Industrial. Patentes. Solicitud de indemnización de daños y perjuicios. Apreciación de la realidad del daño (pérdida sufrida y ganancia dejada de obtener), y de la aplicación de la doctrina "in re ipsa".

Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011. (884)

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y concretamente sobre patentes, habiendo quedado reducido el debate en casación a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, desestimada en la Sentencia de la Audiencia Provincial, y, en relación con dicho tema, a la interpretación y aplicación de los artículos 64 y 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en su redacción original).

Por la entidad mercantil ABBOT GmbH & CO.KG se dedujo demanda contra la también mercantil ROIG FARMA, S.A. en la que solicita: 1. Se declare que la importación e introducción en comercio del producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina realizados por ROIG FARMA, S.A. constituye una infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea EP 0230742. 2. Se condene a ROIG FARMA, SA a cesar de inmediato en la violación de la Patente Europea EP 0230742 y, en particular, a abstenerse de importar y comercializar en el futuro el producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina producido mediante el procedimiento objeto de la Patente Europea EP 0230742. 3. Se ordene el embargo y destrucción del producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina que actualmente se encuentre en poder de ROIG FARMA, S.A. así como de toda clase de folletos, catálogos, listas de precios, material publicitario o promocional e impresos en general que se refieran al producto Monohidrato de Hidrocloruro de Sibutramina, así como de todos los elementos que sirvan para su comercialización y venta. 4. Se condene a ROIG FARMA, S.A. a indemnizar a mi mandante los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea EP, y ello en la cantidad que resulte de aplicar las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Octavo de este escrito de Demanda 5. Se ordene la publicación, a costa de ROIG FARMA, S.A., de la sentencia condenatoria por infracción del derecho de exclusiva conferido a mi mandante por la Patente Europea EP 0230742 mediante un anuncio en un periódico de información general de gran difusión en todo el territorio del Estado y un anuncio en un diario de información especializada. Y todo lo anterior con expresa condena en costas a ROIG FARMA, S.A.".

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 37 de Barcelona el 11 de marzo de 2005, en los autos de procedimiento ordinario número 269 de 2004, desestimó la demanda y absolvió a la entidad demandada.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de noviembre de 2007, en el rollo número 432 del propio año, estima parcialmente el recurso de apelación de la actora y, con revocación de la resolución recurrida, acuerda: 1º) Declaramos que la conducta de la demandada, consistente en la importación de China para España de las cantidades de monohidrato de hidrocloruro de sibutramina referidas en la demanda y su posterior comercialización en España, desde diciembre de 1999 hasta mayo de 2001, constituye una infracción de la patente EP 230.742 B1 (patente ES 2.018.163 B3); 2º) Condenamos a la demandada a cesar en la realización de dichos actos infractores y a abstenerse de realizarlos en el futuro; 3º) Ordenamos el embargo y destrucción de las cantidades de dicho producto que se hallen en poder de la demandada y de la documentación promocional relativa al mismo.

Y desestima los demás pedimentos de la demanda.

Mercantil. Propiedad Industrial. Patentes. Patente europea farmacéutica. Extensión de la patente: reivindicaciones: doctrina de los equivalentes. Aplicabilidad del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2011. (880)

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre Propiedad Industrial, y en concreto sobre protección de patente europea. Se plantean, como cuestiones más importantes, la aplicación de la doctrina de los equivalentes en orden a la extensión de la protección de una patente farmacéutica de selección que reivindica la Olanzapina, que es un medicamento de singular utilidad en el tratamiento de trastornos del sistema nervioso central, y la incidencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) -Anexo 1C del Acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC), BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995- en los efectos de la Reserva de España al Convenio Europeo de Patentes (CPE) en relación con las patentes de productos farmacéuticos.

Por las entidades mercantiles LABORATORIOS CINFA, S.A., KERN PHARMA, S.L. y LABORATORIOS ALTER, S.A. se dedujo demanda sobre declaración de no violación y de nulidad parcial de patente de invención contra la compañía británica ELI LILLY AND COMPANY LIMITED en la que solicita: 1. Se declare que la explotación por CINFA, KERN y ALTER de la Olanzapina obtenida por el "Procedimiento DRL" no constituye una violación de las reivindicaciones 1 a 4 de la patente EP 454.436 - ES 2.708.440 de LILLY; 2. Se declare la nulidad de la reivindicación 5 de dicha patente y, en consecuencia, se ordene su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas; y 2.1. subsidiariamente solo para el caso de que se desestimara el anterior pedimento número 2, se declare que la explotación por CINFA, KERN y ALTER de medicamentos de Olanzapina no constituye una violación de la reivindicación 5 de la patente de LILLY, toda vez que dicha reivindicación no surte efectos. La demanda está relacionada con la fabricación y comercialización de medicamentos antipsicóticos a base de Olanzapina para el tratamiento de desórdenes del sistema nervioso central, esquizofrenia, estados de ansiedad, etc. La patente europea fue solicitada el 24 de abril de 1991 con fecha de prioridad 1990, publicada en la Oficina Europea de Patentes -OEP- (EPO) el 30 de octubre de 1991; concedida el 3 de agosto de 1995 y validada en España (publicación en el BOPI) el 16 de diciembre de 1995. La patente fue transferida en el año 1998 por LILLY INDUSTRIES LIMITED a la entidad (aquí demandada) ELI LILLY AND COMPANY LIMITED.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona el 16 de octubre de 2006, en los autos de juicio ordinario número 601 de 2005, desestima la demanda y absuelve a la entidad demandada.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 17 de enero de 2008, en el Rollo número 368 de 2007, desestima el recurso de apelación de las actoras y confirma la resolución del Juzgado de lo Mercantil, sin efectuar condena en las costas de la alzada.

Contra esta última Sentencia se interpuso por Laboratorios Cinfa S.A., Kern Pharma S.L. y Laboratorios Alter S.A. recurso de casación articulado en tres motivos, que fue admitido por Auto de esta Sala del 7 de julio de 2009, aclarado por Auto de 13 de octubre de 2009.