Marcas. Conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción “ius prohibendi” ejercitada por el titular de la marca. Ámbito de protección de una marca y de un nombre comercial, cuando los tiene registrados una empresa, frente a una denominación social igual o semejante de otra. Riesgo de confusión.

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

5. Formulación del motivo segundo de casación. El motivo se basa en la infracción del art. 34.2.b) LM, en relación con el art. 37 a) LM. En el desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida, si bien establece como indiscutiblemente probado que Autoram, S.L. actúa en el tráfico con su denominación social, no considera que utilice esta denominación como nombre comercial y menos aún como marca. Razona que, conforme a la doctrina, si el signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe existir incompatibilidad. La incompatibilidad, y la consiguiente infracción, se produce cuando se emplea la denominación social como marca o nombre comercial para productos o servicios.

También se razona que el riesgo de confusión debe analizarse en función de determinados factores que integran la denominada impresión de conjunto, para el consumidor medio, que en este caso debería llevar a negar la existencia de riesgo de confusión.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

6. Desestimación del motivo segundo de casación. La denominación de una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica, la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o servicios que ofrece la empresa.

En torno a esta distinción, esta Sala ha desarrollado su jurisprudencia, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 476/2006, de 18 de mayo:

Mercantil. Marcas. Utilización por la sociedad demandada de una denominación social que provoca riesgo de confusión con la marca de la actora y con los servicios que presta.

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. En la segunda instancia fue desestimada la pretensión de condena que había deducido, en su demanda, Parquet Pavón, SL, como titular de una marca y un nombre comercial registrados, contra Tarimas y Pavimentos Pavón, SL, para que eliminara de su denominación social la palabra " Pavón ", ya que entendía que generaba en los consumidores riesgo de confusión con los signos referidos - la marca denominativa, "Parquet y Pavimentos Pavón " y el nombre comercial " Parquet Pavón " -.

Dicha pretensión había alcanzado éxito en la primera instancia y el Tribunal de apelación, dando por cierto el afirmado riesgo de confusión entre la marca, el nombre comercial de la demandante y la denominación social de la demandada, estimó el recurso de apelación que interpuso ésta, como consecuencia de haber entendido aplicable la limitación que, al derecho sobre aquellos signos, impone la letra a) del artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas -" [e]l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) [d]e su nombre y de su dirección "-, en relación con el artículo 90 de la misma Ley.

Parquet Pavón, SL, la sociedad demandante, interpuso recurso de casación contra la sentencia de segundo grado, como consecuencia de no haber estimado su referida pretensión - aunque sí otras -.

SEGUNDO. En el único motivo de su recurso de casación, Parquet Pavón, SL denuncia la infracción de los artículos 34, 37 y 90 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

No obstante el enunciado del motivo, el único precepto cuya aplicación discute la recurrente es el del artículo 37, dado que, como se expuso, el Tribunal de apelación habría estimado la acción de no haber considerado que concurría el límite que al " ius prohibendi " vinculado al registro de la marca y el nombre comercial impone el reconocimiento de la facultad del tercero de usar en el tráfico económico su propio nombre, aunque entre en colisión con los signos registrados.5 Alega la recurrente que el uso por la demandada de su denominación social había infringido los derechos sobre los signos de que ella era titular, por no ser conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial, dado que Tarimas y Pavimentos Pavón, SL había tenido conocimiento, por razón de un origen familiar común, de su existencia y denominación social - en los escritos de alegaciones se describe la realidad de una sociedad, denominada Pavimentos Pavón, SA, que había sido fundada por dos hermanos, don Landelino y don Jose Ignacio; así como que, al fallecer los mismos, los hijos de uno constituyeron la sociedad demandante, la primera en tener existencia, y los del otro la sociedad demandada -.

Además, entiende que el uso de una denominación social como nombre comercial y como marca no podía ser considerado conforme con las exigencias de la buena fe.