Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).
SÉPTIMO.
Síntesis de la doctrina del agotamiento del derecho sobre la marca.
En la sentencia 965/2008, de
20 de octubre, expusimos un resumen de la doctrina del agotamiento del Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea , que, aunque sustancialmente referida al conocido
como internacional, más que al comunitario, resulta punto de partida útil para
la decisión del caso a decidir.
Señalamos en tal ocasión que
" [e]l agotamiento del derecho sobre la marca española no se reguló expresamente
por el Estatuto de la
Propiedad Industrial y sí por el artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1988, [...] que generó
dudas en su aplicación a consecuencia de haberse alejado en ciertos extremos
del artículo 7, apartado 1, de la
Directiva 89/104/CEE - defecto hoy corregido en el artículo
36, apartado 1, de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre -; [...] la Directiva 89/104/CEE
contiene en los artículos 5 a
7 una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos
por la marca - sentencias de 16 de julio de 1998, Silohuette International
Schmied GmbH, C-355/96, 25; y 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB,
C-16/03, 30 -; [...] la marca constituye un elemento esencial del sistema de
competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y en el que las
empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de
sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que
existen signos distintivos que permiten identificarlos - sentencias de 17 de
octubre de 1990, Hag, C-10/89, 13 -; [...] por consiguiente, la marca confiere
al titular el derecho exclusivo a utilizarla para la primera comercialización
de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que
pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo
productos designados indebidamente con esta marca - sentencias de 23 de mayo de
1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, 7; 11 de noviembre de 1997, Frits
Loendersloot c. G. Ballentine, C -349/95, 22; y 12 de octubre de 1999,
Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 15 -; [...] el titular de un derecho de
marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede, de acuerdo
con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva , ampararse en su legislación para
oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido
comercializado en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su
consentimiento - sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, C-16/74, 7 a 11; 17 de octubre de 1990,
HAG, C-10/89, 12; 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93
y C-436/93, 31; 11 de noviembre de 1997, Frits Loendersloot, C-349/95, 23; y 12
de octubre de 1999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 13 -; [...] el
concepto de comercialización en el Espacio Económico Europeo, utilizado en el artículo
7, apartado 1, de la
Directiva , constituye un elemento que determina la extinción
del derecho exclusivo del titular de la marca previsto en el artículo 5 de esta
Directiva - sentencias de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-355/00, 34; y 30
de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 31 -. Dicho concepto ha
de recibir, por tanto, una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico
comunitario - sentencia de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB,
C-16/03, 32 - ". OCTAVO.
Razones que determinan las desestimación del motivo.
No hay duda de que la
protección que, en los territorios de los respectivos Estados miembros, otorgan
a las marcas nacionales los ordenamientos de cada uno, puede afectar a las
condiciones de competencia y constituir un obstáculo para la libre circulación
de los productos dentro del mercado único.
