Marca denominativa. Caducidad de la marca. Uso de la marca. El uso acreditado de la marca denominativa "La Estrella del Rock" no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Se trata de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 28 de mayo de 2020 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

Town Music, S.L. obtuvo en el año 2000 la concesión de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del Rock" para los siguientes productos de la clase 32 del nomenclátor internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Rockstar Inc ha solicitado la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial.

Al margen de si constituyen propiamente un uso de la marca, las formas en que fue empleada para identificar o publicitar bebidas energéticas fueron las siguientes:

2. La sentencia dictada en primera instancia entendió acreditado que la marca había sido usada sólo para bebidas energéticas, razón por la cual declaró la caducidad parcial de esta marca respecto del resto de los productos para los que estaba inicialmente concedida.

3. La sentencia fue recurrida sólo por la parte demandante, quien solicitaba la caducidad total de la marca, porque no había sido usada cómo estaba registrada. La Audiencia, que desestima el recurso, primero entiende acreditado el uso del signo para bebidas energéticas por las etiquetas empleadas en estos productos, así como por la publicidad contratada tanto en la televisión canaria como en furgonetas y en el carnaval. Y, a continuación, razona que se trata de una marca denominativa, que protege la denominación y no "la forma o coloración de estas palabras".

4. La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un solo motivo.

Marcas. Caducidad de marca por falta de uso. Uso parcial de la marca. Amplitud de la subcategoría de productos o servicios en la que se enmarca aquel para el que ha sido usado la marca. Denominación de origen protegida. Carácter genérico de uno de los términos.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).

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PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- "Torta del Casar" es una Denominación de Origen Protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente, había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

El Consejo Regulador de la DOP "Torta del Casar", interpuso una demanda contra Quesería Tierra de Barros S.L. en la que solicitaba que se declarara: i) que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo "Torta de Barros" supone una infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; ii) que la utilización comercial de la demandada en los términos "Torta", "Minitorta", "Tortita" y, en su caso "Tortissima", en solitario o como parte integrante de expresiones más largas, supone infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; iii) que la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com llevada a cabo por la demandada para la promoción y oferta de sus quesos supone infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; iv) que la marca española n.º 2.787.903 "Tortissima" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con los productos cubiertos por su registro, en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad total de la marca sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; v) que la marca española n.º 2.558.336 "Torta de Barros" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con "leche", en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad parcial de la marca en relación con "leche", sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; vi) la nulidad parcial de las marcas españolas n.º 2.558.336 "Torta de Barros" y n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 14 del Reglamento UE 1151/2012 y/o el art. 51 de la Ley de Marcas; vii) con carácter subsidiario, la caducidad parcial de la marca española n.º 2.558.336 "Torta de Barros" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas; viii) también subsidiariamente, y para el caso de no declarar su caducidad por falta de uso o su nulidad parcial, la caducidad parcial de la marca española n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas. Y ejercitaba las acciones de cesación y remoción derivadas de las anteriores declaraciones.

Mercantil. Marcas. Caducidad de marca por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 4ª) de 30 de septiembre 2014 (D. Carlos Fuentes Candelas).

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PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil objeto de la presente apelación estimó íntegramente la demanda de NORVENTO SL contra el titular de la marca española mixta, nº 2711255, "Norvento Nature Energy", para las clases 9, 37, 38 y 42, concedida por resolución de 23/5/2007 publicada el 16/6/2007, por caducidad por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.

La sentencia rechazó la objeción opuesta por parte del demandado de falta de legitimación activa de la sociedad demandante al fin pretendido, pues tendría un palmario interés legítimo dada la conflictividad previa al inicio del proceso que sería constatable por las oposiciones por riesgo de confusión planteadas por parte del demandado a la solicitud de registro por la demandante de las marcas comunitarias "Norvento" y "Ned Norvento", para las clases 9, 37, 38 y 42.

La sentencia consideró a continuación el principio del uso obligatorio de la marca y el concepto del uso real y efectivo en relación a la normativa y jurisprudencia al respecto, entre ellas las sentencias del Tribunal Supremo de 28/3/2005 y 23/6/2006 o las del Tribunal de Justicia Europeo de 11/3/2003 y 13/9/2007. Y sobre esta base analizó la prueba documental aportada por la parte demandada para acreditar el requerido uso de su marca llegando la juzgadora de instancia a la conclusión negativa pues buena parte de los documentos serían de anteriores en más de cinco años a la interposición de la demanda de caducidad, otros serían posteriores al requerimiento extrajudicial previo a la demanda, o solo acreditarían un uso esporádico o aparente sin continuidad y para evitar la caducidad, o documentos que no contendrían referencia a la marca impugnada, o carentes de fecha para verificar el uso durante el periodo relevante, ni un uso público y hacia el exterior que aunque fuese mínimo bastase como uso efectivo.

Mercantil. Marcas. Caducidad de la marca por vulgarización.

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014 (D. José Ramón Ferrándiz Gabriel).

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TERCERO. Desestimación del recurso de casación.

I.- El recurso de casación no abre una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda - sentencia 797/2011, de 18 de noviembre, entre otras muchas -.

Antes bien - como precisaron, entre otras muchas, las sentencias 532/2008, de 18 de julio, 142/2010, de 22 de marzo, y 153/2.010, de 16 de marzo -, cumple la función de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la reconstruida por el recurrente, sino a la que se hubiera declarado probada en la sentencia recurrida, como resultado de la valoración por el Tribunal que la dictó de los medios de prueba practicados.

Ciertamente - recuerda la sentencia 532/2011, de 18 de julio - que, para comprobar si ha sido correcta la aplicación del derecho sustantivo a los hechos probados, ha de tenerse en cuenta que éstos constituyen el supuesto de las normas jurídicas que a ellos se aplican, de modo que, además de reconstruidos o fijados mediante la prueba, tienen que ser puestos en relación con la norma que les vincula la consecuencia jurídica, con el fin de identificar su significación desde ese punto de vista y, por lo tanto, de determinar si reúnen o no las notas que los convierten en relevantes. Lo que implica la aplicación de juicios de valor de esencia normativa, cuya corrección está sometida al control que permite la casación.

Mercantil. Marcas. Caducidad por falta de uso. Caducidad parcial.

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

La sociedad mejicana Maestro Tequilero, SA, dedicada a comerciar con tequila y productos derivados de él, alegó en la demanda que le había sido denegado el registro de tres marcas comunitarias denominativas - " Maestro ", " Del Maestro " y " Reserva del Maestro " -, con las que pretendía distinguir productos de las clases 32 y 33 del nomenclátor internacional, a causa de la oposición formulada por Destilerías Carthago, SAL, como titular de la marca española denominativa, " Maestro ", registrada, con el número 900 923, para distinguir " vinos, espirituosos y licores ", dentro de la clase 33 de productos del citado catálogo.

En el suplico de dicho escrito Maestro Tequilero, SA pretendió la declaración de que la referida marca española de Destilerías Carthago, SAL había caducado por no haber sido usada en los términos exigidos por el artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, excepto para distinguir productos consistentes en orujo y aguardiente de orujo.

Mercantil. Marcas. Caducidad de la marca por falta de uso real y efectivo de la misma. Acción de nulidad de marca.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (s. 3ª) de 30 de junio de 2011. Pte: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES. (1.539)

PRIMERO: Claramente, la caducidad de la marca nacional Caja del Sol nº 13110697, en clase 36, seguros y servicios financieros, concedida a Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda Cádiz Almería Málaga y Antequera, en adelante UNICAJA, por falta de uso real y efectivo, suscitada por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla, en adelante CAJASOL, se plantea como el eje central de la cuestión controvertida, también en esta instancia, ya que en caso de acogerse, no solo provocaría la estimación de la demanda inicial, sino también inexorablemente la desestimación de la acción por infracción de los derechos de exclusiva derivados de la titularidad de tal registro de marca, ejercitada por vía reconvencional, ya que la marca solo se considerará registrada para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada (AP Alicante sección octava 26 de enero de 2011), determinando también el rechazo de la acción de nulidad relativa articulada, al amparo del artículo 52 de la Ley de Marcas, al desaparecer la legitimación establecida en el artículo 59 b) del mismo texto legal, y por tanto a su vez la revocación de la sentencia recurrida que no aprecio tal caducidad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Marcas: "1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: c) Cuando no hubiera sido usada conforme al art. 39 de esta Ley  ". Es decir "Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso." Según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Marcas, corresponde al titular de la marca, demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso, por tanto le incumbe la carga legal de justificar el uso externo y publico de la marca registrada difundiéndola de manera efectiva, tal y como, ya exigía la STS de 18 de Diciembre de 1992. Como ha recordado la jurisprudencia, "es en manos del titular de la marca que sostiene su uso y utilización donde reside la prueba positiva fácil, contundente y accesible para aquél (facturas, catálogos, testimonios de comerciantes adquirentes, etc.), en tanto que sobre quien alega el no uso pesa y gravita la dificultad siempre inherente a toda prueba negativa, que puede resultar de imposible acreditación (prueba "diabólica")", STS de 22 de enero de 2000 .