Mercantil. Competencia desleal. Actos de confusión. Actos de imitación. El riesgo de confusión protege el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, y exige que el signo o marca del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión. Para apreciar la similitud deben examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 1 de diciembre 2014 (D. Gregorio Plaza González).

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TERCERO. Sostiene el recurso que la demanda únicamente consideraba infringidos los artículos 6 y 11.2 LCD. Los hechos en que se sustenta la infracción es la similar presentación de los productos, que los hacía difícilmente distinguibles de los comercializados por la actora. Se considera que constituye un acto tipificado como desleal por el artículo 6 LCD y "esa misma conducta constituyó también un acto de imitación, reputado desleal por el apartado 2 del art. 11 de la LCD ".

Añade que a raíz de los requerimientos efectuados a LEROY MERLIN en el mes de octubre de 2007 procedió a modificar voluntariamente la imagen y aspecto exterior de los productos de la marca CEVIK pasando del color dominante azul al verde y suprimiendo el eslogan "soldar es fácil", lo que supone la aceptación y reconocimiento de la situación de competencia desleal. Señala la recurrente que no fue informada de dicha decisión y que si hubiera sido informada no se habría interpuesto la demanda.

Por último solicita que se revoque la sentencia recurrida y se estime la demanda a excepción de lo solicitado en el apartado 3 del suplico, en cuanto fue cumplido en su día por LEROY MERLIN.

Debemos señalar en primer lugar que la conducta que se reprocha a los demandados se refiere a la similitud en la forma de presentación de los productos.

Esta conducta no puede simultáneamente incardinarse en los artículos 6 y 11 LCD, como ha sido puesto de manifiesto reiteradamente en nuestra jurisprudencia.

Como establece la STS de 11 de marzo de 2014, con cita de otras muchas, "los supuestos de los dos preceptos [...] responden a perspectivas distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos".

Mercantil. Marcas. Marca notoria. Riesgo de confusión. Doctrina sobre la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal: complementariedad relativa. Análisis de las cuatro conductas desleales denunciadas en relación con el empleo por la demandada del color azul en la botella con que comercializa su ginebra, similar al color de la botella Bombay Sapphire: actos de confusión (artículo 6 LCD); actos de imitación (artículo 11.2 LCD); actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD) y actos de obstaculización, como comportamiento contrario a la buena fe (artículo 5 LCD).

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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Motivo cuarto de casación: marca notoria no registrada

8. Formulación del motivo cuarto. El motivo de funda en la infracción de los arts. 34.2.b) LM, en relación con los arts. 34.5 y 8 LM, y con el art. 6 bis CUP, así como la jurisprudencia que los interpreta, y establece que determinados elementos de otras marcas registradas pueden adquirir carácter distintivo y notorio por el uso que se viene haciendo de ellas.

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida ha incurrido en esta infracción porque no reconoce que el color azul zafiro pantone 306-C, por el uso haya pasado a ser una marca notoria no registrada. La sentencia entiende que se trata de un elemento integrante de las marcas tridimensionales de la demandante, que no se ha registrado por sí sólo, y que puede convertirse en una marca autónoma por el uso que se ha hecho de aquellas. El recurso entiende que la sentencia no ha aplicado los criterios que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia han de aplicarse a la hora de determinar si una marca es notoria. E insiste en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, una determinada marca puede adquirir notoriedad por su uso prolongado como parte de otra marca registrada.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Mercantil. Competencia desleal. Actos de imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno. Conducta desleal contraria a la buena fe objetiva. Se desestima.

Sentencia del Tribunal Supremo 16 de noviembre de 2011 (D. JESUS CORBAL FERNANDEZ).

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2011 (D. JESUS CORBAL FERNANDEZ).

SEGUNDO.- En el motivo primero se denuncia infracción del art. 11.2 de la LCD así como de la doctrina científica y jurisprudencia recogida en Sentencias como las de 19 de junio de 2003 que resuelven la cuestión sobre la interpretación de dicho artículo, y concretamente de los requisitos que determinan la existencia de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno en el acto de imitación.

El motivo se desestima por las razones siguientes.

En primer lugar debe destacarse la especial importancia de la apreciación efectuada en la sentencia recurrida respecto a que la acción ejercitada con carácter principal por la parte demandante es la que corresponde al ilícito concurrencial del art. 11 LCD (actos de imitación), y que, en cambio, no se ejercitó la relativa a actos de confusión del art. 6º LCD. La importancia deriva de dos aspectos. Por una parte, conforme a la doctrina general en la materia, los supuestos de los dos preceptos, aunque en ocasiones se solapan, responden a perspectiva distintas, pues el art. 11  se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos. En este sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina de esta Sala (Sentencias de 11 de mayo de 2004; 7 de julio de 2006; 30 de mayo, 12 de junio, 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero  y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero, 10  y 25 de febrero, 30 de junio  y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo  y 23 de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011, entre las más recientes). El segundo aspecto importante, ya referido al caso que se enjuicia, consiste en que, como consecuencia de la doctrina anterior, resultan irrelevantes para decidir el presente motivo las identidades o semejanzas que puedan existir entre las respectivas formas de presentación de los productos de las partes, esto es, los envases e inscripciones.

Mercantil. Competencia desleal. Actos de imitación. Riesgo de confusión.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (S. 9ª) de 20 de junio de 2011. (1.090)

QUINTO.- Los actos que la demandante tipificaba como desleales se apoyaban en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley Competencia Desleal (en su redacción y enumeración vigente a fecha de los hechos). La sentencia del Juzgado de lo Mercantil funda la competencia desleal de las demandadas en el artículo 6 y 11-2 de dicha Ley y se apoya en los Documentos 17 a 20 de la demanda en relación con los informes de los detectives (doc.22 a 25) para concluir la coincidencia de los diseños de los sofás confrontados y en la nula creación de los productos de los demandados por la testifical de Luis Pablo y Estrella aún con claro error al referirse a "lámparas" y a la entidad "Gatti".

Como ha reiterado esta Sala y así incluso viene trascrito por los litigantes, es de indicar que el acto de imitación sancionado por la Ley de Competencia Desleal ha de interpretarse restrictivamente dado el enunciado inicial de la libertad de imitación como principio que integra la libre competencia. El artículo 11 en su apartado 1, fija una regla o principio general común en todos los Ordenamientos jurídicos que se asientan sobre un sistema de libre competencia, cual es la libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas no amparadas en un derecho de exclusiva. Por consiguiente, cuando no existe ese derecho de exclusiva hay plena libertad de imitación y si existe tal derecho como puede ser por estar reconocido vía Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley Propiedad Intelectual y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, tal imitación no tiene ese amparo legal. Pero aún en el caso de no gozar de esa exclusividad, no significa, que de forma automática los empresarios pueden copiar las prestaciones de otras empresas, pues el interés general que confluye en el mercado, motiva al legislador a fijar unas excepciones a dicha regla, precisamente para evitar que resulte dañado ese interés común o general que son los supuestos fijados en el artículo 11-2º de la mentada Ley, (calificado como disposición excluyente respecto al primer apartado en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 Febrero 2005 - Pte García Varela, aleccionado que con ello se sanciona la copia elaborada y obtenida sin esfuerzo personal, con fundamento en las directrices de la sentencia 14 julio 2003 cuando dice: «esa "competencia" o concurrencia o coparticipación ha de ser libre o sin cortapisa alguna, en el bien entendido, siempre que se respete la del otro o la de los demás, y de ahí que se hable de "desleal" o no leal, esto es no respetuosa con los intereses de los demás, cuando el comportamiento del concurrente discurra en actos irregulares o perjudiciales para los demás o contrarios a esa "lealtad" que, claro es, determinan que se condene lo que así se obtenga no dentro del juego de la libertad competitiva, sino por el empleo de ardides que aprovechen para sí lo que se ha logrado con el esfuerzo de los otros. No es leal, pues, cuando, sin más, se contraviene la buena fe en ese mercado concurrente, o, se actúe vulnerando los elementales principios de respeto a lo ajeno o se consigan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de lo así conseguido por los demás") centradas en que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o, pues son alternativos con exigencias diversas, que la imitación de la prestación comporte un aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajeno. El precepto recoge por tanto tres modalidades diversas de ilícito concurrencial que no son acumulativos sino alternativos como ha reiterado el alto tribunal en sentencia 17 julio 2007, muestra clara en dicho precepto de la protección de diversos intereses plurales al tutelar, los del empresario concurrente y del usuario o consumidor, polos que subsumen el postulado de la legislación imperante como así lo reconoce nuestra Ley Especial 3/1991 de 10 de enero, y subraya su Exposición de Motivos que, incluso, incorpora como novedad, el tríptico de protección, tanto de los intereses privados de los empresarios, como el colectivo de los consumidores, como el público en general.»