Mercantil. Marcas. Marca notoria. Riesgo de confusión. Doctrina sobre la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal: complementariedad relativa. Análisis de las cuatro conductas desleales denunciadas en relación con el empleo por la demandada del color azul en la botella con que comercializa su ginebra, similar al color de la botella Bombay Sapphire: actos de confusión (artículo 6 LCD); actos de imitación (artículo 11.2 LCD); actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD) y actos de obstaculización, como comportamiento contrario a la buena fe (artículo 5 LCD).

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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Motivo cuarto de casación: marca notoria no registrada

8. Formulación del motivo cuarto. El motivo de funda en la infracción de los arts. 34.2.b) LM, en relación con los arts. 34.5 y 8 LM, y con el art. 6 bis CUP, así como la jurisprudencia que los interpreta, y establece que determinados elementos de otras marcas registradas pueden adquirir carácter distintivo y notorio por el uso que se viene haciendo de ellas.

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida ha incurrido en esta infracción porque no reconoce que el color azul zafiro pantone 306-C, por el uso haya pasado a ser una marca notoria no registrada. La sentencia entiende que se trata de un elemento integrante de las marcas tridimensionales de la demandante, que no se ha registrado por sí sólo, y que puede convertirse en una marca autónoma por el uso que se ha hecho de aquellas. El recurso entiende que la sentencia no ha aplicado los criterios que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia han de aplicarse a la hora de determinar si una marca es notoria. E insiste en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, una determinada marca puede adquirir notoriedad por su uso prolongado como parte de otra marca registrada.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Mercantil. Marcas. Nombre comercial notorio. Acción de infracción por violación de una marca registrada por semejanza de los signos y la similitud de los servicios que se identifican, susceptible de generar riesgo de confusión. Directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2013 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

La demandante, Casa Alberto, S.A., es una sociedad constituida en el año 1985, que explota en Madrid un restaurante denominado "Casa Alberto", con un estilo de "taberna-restaurante" tradicional del centro de Madrid, en los alrededores de la Puerta del Sol. Casa Alberto, S.A. registró el nombre comercial núm. 217.278, para servicios de la clase 43, de taberna y restauración, en el año 1998. Se trata de un nombre comercial en el que aparece la denominación "Taberna-restaurante CASA ALBERTO fundada en 1827". La demandante también es titular de un portal de internet con el nombre de dominio www.casalberto.es.

Las demandadas, Grupo hostelero CASA ALBERTO, S.L., y sus sociedades participadas, Las Brasas de Alberto, S.L., ALSOCA, S.L. y Puerto Venecia Restauración, S.L., que explotan tres restaurantes en tres centros comerciales de Zaragoza (Centro Comercial "Centro Comercial Augusta, Actur-Carrefour y Puerto Venecia), han venido utilizando en la identificación de estos negocios de restauración las siguientes denominaciones: "Grupo hostelero Casa Alberto asador", "Casa Alberto restaurante", "Casa Alberto", "donde mejor se come es en Casa Alberto"; así como el nombre de dominio www.casalberto.net.

Mercantil. Marcas. “Port Aventura” vs “Atenea Aventura”. Protección de las marcas notorias.

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

Port Aventura, SA, en la afirmada condición de titular de varias marcas españolas - entre ellas, las registradas con los números 1548636 y 2587511, ambas denominativas, formadas por las palabras " Port Aventura " y concedidas para identificar servicios de las clases 41 y 42 -, interpuso demanda contra Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispania, SL y Atenea Aventura, SL, sociedades dedicadas a la actividad hotelera en varios establecimientos y la primera, además, titular de dos marcas españolas - las números 2658251, denominativa, formada por las palabras " Atenea Aventura", y 2698480, mixta, integrada por un dibujo geométrico y las palabras "Atenea Aventura ", ambas concedidas para diferenciar servicios de la clase 43 -, en ejercicio de acciones declarativas y de condena, con apoyo tanto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, como en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

En concreto, pretendió, por un lado, la declaración de nulidad de las marcas números 2658251 y 2698480 de Comercial Bonanova, SL, por infracción de las prohibiciones de registro previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001, así como la de que, por lo dispuesto en el artículo 54 de la misma Ley, el uso de ellas había constituido infracción de los derechos sobre las prioritarias marcas de que era titular, con la consiguiente condena de las demandadas a indemnizarle en los daños causados. Y, por otro lado, la declaración de que Comercial Bonanova, SL, City Hotels Hispani, SL y atenea Aventura, SL. habían cometido los actos desleales tipificados en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1991.

De dichas acciones sólo llegaron a la segunda instancia las fundadas en la legislación de marcas, estimadas en la sentencia que puso fin a la primera. Las acciones de competencia desleal fueron desestimadas por el Juzgado de lo Mercantil, mediante pronunciamiento que ganó firmeza.