Marca denominativa. Caducidad de la marca. Uso de la marca. El uso acreditado de la marca denominativa "La Estrella del Rock" no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Se trata de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.

Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 28 de mayo de 2020 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/7966074?index=6&searchtype=substring]

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

Town Music, S.L. obtuvo en el año 2000 la concesión de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del Rock" para los siguientes productos de la clase 32 del nomenclátor internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Rockstar Inc ha solicitado la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial.

Al margen de si constituyen propiamente un uso de la marca, las formas en que fue empleada para identificar o publicitar bebidas energéticas fueron las siguientes:

2. La sentencia dictada en primera instancia entendió acreditado que la marca había sido usada sólo para bebidas energéticas, razón por la cual declaró la caducidad parcial de esta marca respecto del resto de los productos para los que estaba inicialmente concedida.

3. La sentencia fue recurrida sólo por la parte demandante, quien solicitaba la caducidad total de la marca, porque no había sido usada cómo estaba registrada. La Audiencia, que desestima el recurso, primero entiende acreditado el uso del signo para bebidas energéticas por las etiquetas empleadas en estos productos, así como por la publicidad contratada tanto en la televisión canaria como en furgonetas y en el carnaval. Y, a continuación, razona que se trata de una marca denominativa, que protege la denominación y no "la forma o coloración de estas palabras".

4. La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un solo motivo.

Marcas. Caducidad de marca por falta de uso. Uso parcial de la marca. Amplitud de la subcategoría de productos o servicios en la que se enmarca aquel para el que ha sido usado la marca. Denominación de origen protegida. Carácter genérico de uno de los términos.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- "Torta del Casar" es una Denominación de Origen Protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente, había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

El Consejo Regulador de la DOP "Torta del Casar", interpuso una demanda contra Quesería Tierra de Barros S.L. en la que solicitaba que se declarara: i) que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo "Torta de Barros" supone una infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; ii) que la utilización comercial de la demandada en los términos "Torta", "Minitorta", "Tortita" y, en su caso "Tortissima", en solitario o como parte integrante de expresiones más largas, supone infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; iii) que la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com llevada a cabo por la demandada para la promoción y oferta de sus quesos supone infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; iv) que la marca española n.º 2.787.903 "Tortissima" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con los productos cubiertos por su registro, en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad total de la marca sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; v) que la marca española n.º 2.558.336 "Torta de Barros" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con "leche", en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad parcial de la marca en relación con "leche", sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; vi) la nulidad parcial de las marcas españolas n.º 2.558.336 "Torta de Barros" y n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 14 del Reglamento UE 1151/2012 y/o el art. 51 de la Ley de Marcas; vii) con carácter subsidiario, la caducidad parcial de la marca española n.º 2.558.336 "Torta de Barros" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas; viii) también subsidiariamente, y para el caso de no declarar su caducidad por falta de uso o su nulidad parcial, la caducidad parcial de la marca española n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas. Y ejercitaba las acciones de cesación y remoción derivadas de las anteriores declaraciones.

Marcas. Champin frente Champagne. El art. 34.1 LM confiere al titular de la marca el derecho a usar la marca registrada, conforme a su registro. No se ha puesto en duda que la demandada haya usado su marca denominativa «Champim» como la tiene registrada, y para los productos para los que la tiene registrada, ajenos a los vinos amparados por la denominación de origen «Champagne». En concreto para una bebida para niños, gaseosa con sabor a frutas. Por otra parte, la evocación que este uso del signo Champin puede generar respecto de la denominación «Champagne» es tenue e irrelevante para infringir el apartado 2 del art. art. 118 quaterdecies del Reglamento (CE) 1234/2007. No cualquier evocación justifica la infracción, sino que debe estar ligada a la protección otorgada a las denominaciones de origen.

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo  de 2016 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Industrias Espadafor, S.A. (en adelante, Espadafor) es titular de la marca denominativa española núm. 2.060.239, «Champim», registrada para productos de la clase 32 (cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). La marca fue solicitada en el año 1996 y fue concedida bajo la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre.

Espadafor emplea el signo Champin en la comercialización de una bebida no alcohólica para niños, en concreto, una bebida gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas, que presenta en el mercado con el tipo de botellas empleado para la comercialización de los cavas y vinos espumosos, con imágenes infantiles de payasos.

Mercantil. Marcas. Caducidad de marca por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 4ª) de 30 de septiembre 2014 (D. Carlos Fuentes Candelas).

Síguenos en Facebook Notas de Jurisprudencia

[Ver resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil objeto de la presente apelación estimó íntegramente la demanda de NORVENTO SL contra el titular de la marca española mixta, nº 2711255, "Norvento Nature Energy", para las clases 9, 37, 38 y 42, concedida por resolución de 23/5/2007 publicada el 16/6/2007, por caducidad por falta de uso real y efectivo de la misma durante el plazo legal de cinco años.

La sentencia rechazó la objeción opuesta por parte del demandado de falta de legitimación activa de la sociedad demandante al fin pretendido, pues tendría un palmario interés legítimo dada la conflictividad previa al inicio del proceso que sería constatable por las oposiciones por riesgo de confusión planteadas por parte del demandado a la solicitud de registro por la demandante de las marcas comunitarias "Norvento" y "Ned Norvento", para las clases 9, 37, 38 y 42.

La sentencia consideró a continuación el principio del uso obligatorio de la marca y el concepto del uso real y efectivo en relación a la normativa y jurisprudencia al respecto, entre ellas las sentencias del Tribunal Supremo de 28/3/2005 y 23/6/2006 o las del Tribunal de Justicia Europeo de 11/3/2003 y 13/9/2007. Y sobre esta base analizó la prueba documental aportada por la parte demandada para acreditar el requerido uso de su marca llegando la juzgadora de instancia a la conclusión negativa pues buena parte de los documentos serían de anteriores en más de cinco años a la interposición de la demanda de caducidad, otros serían posteriores al requerimiento extrajudicial previo a la demanda, o solo acreditarían un uso esporádico o aparente sin continuidad y para evitar la caducidad, o documentos que no contendrían referencia a la marca impugnada, o carentes de fecha para verificar el uso durante el periodo relevante, ni un uso público y hacia el exterior que aunque fuese mínimo bastase como uso efectivo.