Mercantil. Marcas. Marca notoria. Riesgo de confusión. Doctrina sobre la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal: complementariedad relativa. Análisis de las cuatro conductas desleales denunciadas en relación con el empleo por la demandada del color azul en la botella con que comercializa su ginebra, similar al color de la botella Bombay Sapphire: actos de confusión (artículo 6 LCD); actos de imitación (artículo 11.2 LCD); actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD) y actos de obstaculización, como comportamiento contrario a la buena fe (artículo 5 LCD).

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).

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Motivo cuarto de casación: marca notoria no registrada

8. Formulación del motivo cuarto. El motivo de funda en la infracción de los arts. 34.2.b) LM, en relación con los arts. 34.5 y 8 LM, y con el art. 6 bis CUP, así como la jurisprudencia que los interpreta, y establece que determinados elementos de otras marcas registradas pueden adquirir carácter distintivo y notorio por el uso que se viene haciendo de ellas.

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida ha incurrido en esta infracción porque no reconoce que el color azul zafiro pantone 306-C, por el uso haya pasado a ser una marca notoria no registrada. La sentencia entiende que se trata de un elemento integrante de las marcas tridimensionales de la demandante, que no se ha registrado por sí sólo, y que puede convertirse en una marca autónoma por el uso que se ha hecho de aquellas. El recurso entiende que la sentencia no ha aplicado los criterios que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia han de aplicarse a la hora de determinar si una marca es notoria. E insiste en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, una determinada marca puede adquirir notoriedad por su uso prolongado como parte de otra marca registrada.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

Mercantil. Competencia desleal. Existencia de actos de aprovechamiento de la reputación ajena. Principio de libre imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas. Concepto de secreto empresarial.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2012 (D. FRANCISCO MARIN CASTAN).

CUARTO.- El fundamento (i) del recurso alega infracción de los arts. 12 y 5 LCD y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta.

Su apartado a) invoca la doctrina contenida en las SSTS 6-2-01 y 6-7-01 sobre los criterios que determinan la existencia de actos de aprovechamiento de la reputación ajena conforme al art. 12 LCD, entre los que se encuentran las alusiones de una persona a sus pasadas conexiones comerciales con otra.

En consecuencia, y dándose por sentado que las personas naturales demandadas "realizaron clarísimas alusiones a estas cuestiones al crear conjuntamente por todos ellos un Dossier de presentación de ALBEA TRANSENERGY para su efectiva promoción en el mercado, donde falsean y simulan un conjunto de datos para aparentar una trayectoria empresarial y una reputación empresarial de la que ALBEA TRANSENERGY carecía, atribuyéndose trabajos y proyectos que eran de CONSULTING FORMAPLAN", la sentencia impugnada se opondría a la doctrina jurisprudencial invocada al no haber apreciado la conducta ilícita del art. 12 LCD.

En cuanto al apartado b), segundo y último de este fundamento del recurso, en él se invoca, "además", es decir en relación con el apartado anterior, la doctrina jurisprudencial contenida en las SSTS 16-6-00, 15-10-00, 14-7-03, 3-2-05, 21-10-05, 8-10-07 y 8- 7-08 sobre los criterios para aplicar la regla objetiva de conducta (buena fe concurrencial) que protege el art. 5 LCD. Según esta doctrina, en opinión de la parte recurrente, el acto sería desleal "cuando se actúa vulnerando los elementales principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el esfuerzo propio sino por la apropiación de los así conseguidos por los demás".

Mercantil. Competencia desleal. Aprovechamiento de información empresarial y comercial y captación de clientela por parte de los empleados de una empresa de comercialización de jabones que abandonan la misma y pasan a trabajar en otra empresa dedicada al mismo género de comercio. Actos de confusión, actos de explotación de la reputación ajena, violación de secretos y comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2011 (D. JESUS CORBAL FERNANDEZ).

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre Competencia Desleal, y concretamente sobre las conductas de aprovechamiento de información empresarial y comercial y captación de clientela por parte de los empleados de una empresa de comercialización de jabones que abandonan la misma y pasan a trabajar en otra empresa dedicada al mismo género de comercio. Las conductas desleales imputadas a los demandados son las de actos de confusión (art. 6 LCD), actos de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD), violación de secretos (art. 13 LCD) y comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (cláusula general del art. 5 LCD). Los preceptos aludidos corresponden a la redacción de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, anterior a la reforma por Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

CUARTO.- Su contenido queda reducido al motivo segundo (dado que el primero se refiere al art. 5º LCD y el tema debe examinarse como instancia) en el que se alegan como infringidos, por interpretación y falta de aplicación, los arts. 6, 12 y 13 de la LCD en cuyos supuestos serían también incardinables la conducta y actos probados por los codemandados.

En primer lugar debe señalarse que al ilícito concurrencial del art. 13 LCD relativo a violación de secretos no se alude para nada en el cuerpo del motivo; es más, tampoco resulta mencionado en la rúbrica del enunciado, aunque sí en la formulación de éste. La falta de alegación alguna acerca de la fundamentación del supuesto de que se trata excluye la necesidad de argumentar el rechazo, dada la naturaleza y función del recurso de casación.