Sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de julio de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).
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PRIMERO.- Antecedentes del caso
1.- "Queso manchego" es una
denominación de origen protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue
acordado por el Reglamento (CE) n.° 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de
1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las
denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, previa solicitud
formulada por España en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento
(CEE) n.° 2081/92.
2.- Industrial Quesera Cuquerella S.L.
(en lo sucesivo, Quesera Cuquerella) es una sociedad radicada en la provincia
de Ciudad Real, que fabrica y comercializa quesos, algunos con DOP "queso
manchego" y otros no amparados por dicha DOP, como es el caso de los
quesos "Rocinante", "Super Rocinante" y "Adarga de
oro". Es titular del nombre comercial "Rocinante" y D. Diego, su
legal representante, es titular de sendas marcas "Rocinante", que se
usan para la comercialización de estos quesos. Esta sociedad publicita sus
quesos a través de la página web "www.rocinante.es".
3.- La "Fundación Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego" interpuso
demanda contra Quesera Cuquerella y D. Diego, en la que ejercitó acumuladamente
varias acciones.
i) Solicitó, en primer lugar, que se
declarara que el etiquetado utilizado por Quesera Cuquerella para identificar y
comercializar los quesos "Adarga de oro", "Super Rocinante"
y "Rocinante", así como la oferta que esa sociedad efectúa a través
de su página web "www.rocinante.es" de los quesos "Super
Rocinante" y "Rocinante" (que emplea los términos "Quesos
Rocinante" para referirse tanto a estos como a otros quesos amparados por
la DOP "queso manchego", y reproduce la contraetiqueta de garantía
del queso DOP "queso manchego" en su página de inicio), suponen una
infracción de la Denominación de Origen Protegida "queso manchego",
con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) nº 510/2006. Aunque en la
petición final mencionaba el art. 13 en su totalidad, la argumentación
contenida en la demanda se ceñía exclusivamente a la existencia de la
"evocación" de la denominación de origen a que hace referencia el
apartado 1.b de dicho art. 13 del Reglamento.
ii) También ejercitó acciones
declarativas de competencia desleal, para que se declarara que Quesera
Cuquerella había realizado actos de engaño (art. 5), de confusión (art. 6), de
explotación indebida de reputación ajena (art. 12) y de infracción de normas
reguladoras de la competencia (art. 15.2, todos ellos de la Ley de Competencia
Desleal).
iii) Asimismo, solicitó que se acordara
la nulidad parcial del nombre comercial n.° 235.378 "Rocinante" para
la distinción de "las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación
de queso", y de las marcas nacionales "Rocinante" n.° 2.045.182
y n.° 2.635.904 para la distinción, respectivamente, de "servicios de
transporte, almacenaje y distribución de quesos" (clase 39) y de
"quesos" (clase 29), por incurrir en causa de nulidad de conformidad
con el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 510/2006. Y, subsidiariamente, por
contravenir lo dispuesto en el artículo 5.1 f) de la Ley de Marcas (en lo
sucesivo, LM) y/o en el artículo 5.1 g) LM, puestos en relación con el artículo
51.1 a) LM; y/o por su incompatibilidad, con base en el artículo 52.1 LM,
puesto en relación con el artículo 9.1 c) LM, con la DOP anterior "queso
manchego".
iv) Además de estas acciones
declarativas y de nulidad de marcas y nombre comercial, la demandante solicitó
que se condenara a Quesera Cuquerella a cesar en el uso en el tráfico mercantil
del etiquetado que utiliza para identificar y comercializar los quesos
"Adarga de Oro", "Super Rocinante" y "Rocinante";
y a cesar en el uso que efectúa a través de su página web
"www.rocinante.es" de los términos "Quesos Rocinante" para
referirse a quesos no amparados por la DOP "queso manchego", a
retirar del tráfico económico y de la web "www.rocinante.es" todos
los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento
comercial en el que se hubiere materializado la infracción de la DOP y la conducta
desleal.
4.- Respecto de la acción de
infracción, en la demanda se alega que el uso de la marca "Adarga de
Oro" en una forma distinta a como había sido registrada infringe también
la DOP "queso manchego", puesto que se utiliza el dibujo de un caballero
montado en un caballo huesudo, con el aspecto con que suele representarse a don
Quijote de la Mancha, que se encuentra en un campo en el que también hay ovejas
y molinos de viento, en las etiquetas de quesos que no están amparados por la
DOP "queso manchego".
Para ver la imagen pulse aquí.
También se ha utilizado la etiqueta
con el mismo dibujo, pero sin las ovejas.
También se usan las etiquetas de los
quesos "Rocinante" y "Super Rocinante" para quesos no
amparados por la DOP. El etiquetado de los quesos "Rocinante" es el
que se reproduce más adelante como parte figurativa de dicha marca. Y el
etiquetado de los quesos "Super Rocinante" es el siguiente:
Para ver la imagen pulse aquí.
5.- En cuanto a la web
"www.rocinante.es", en la demanda se cuestiona que en una web en la
que se anuncian tanto quesos amparados por la DOP "queso manchego"
como quesos sin tal denominación de origen, se emplee un término como "Rocinante",
evocador de la región de La Mancha, tanto en el nombre del dominio como en el
propio contenido de la web, y se contenga el siguiente dibujo, con elementos
propios del paisaje manchego como los rebaños de ovejas y el molino de viento:
Para ver la imagen pulse aquí.
6.- Se alegaba también como base de las
acciones formuladas el hecho de que en la página de inicio de esa web, pese a
que también se anunciaban en ella quesos no amparados por la DOP "queso
manchego", se reproducía la contraetiqueta de identificación del queso
manchego amparado por la denominación de origen:
Para ver la imagen pulse aquí.
7.- Los signos cuya nulidad parcial
solicitó la demandante son los siguientes:
Para ver la imagen pulse aquí.
i) Nombre comercial n.° 235.378
"Rocinante", registrado para "las transacciones mercantiles de
su negocio destinado a la fabricación de queso y mantequilla", solicitado
el 19 de julio de 2002 y registrado el 5 de junio de 2003 del que es titular
Quesera Cuquerella. Se solicita su anulación para la distinción de
"transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso".
ii) Marca española mixta n.°
2.045.182, solicitada el 28 de agosto de 1996 y registrada el 5 de junio de
1997 para "servicios de transporte, almacenaje y distribución de
productos, especialmente productos alimenticios, quesos y productos
lácteos" (clase 39 del nomenclátor internacional). Se solicita la nulidad
para la distinción de "servicios de transporte, almacenaje y distribución
de quesos". De esta marca es titular D. Diego.
iii) Marca española mixta n.°
2.635.904, con fecha de prioridad de 11 de febrero de 2005, registrada el 16 de
junio de 2005 para la distinción de "quesos y productos lácteos"
(clase 29 del nomenclátor internacional). Se solicita su nulidad para la
distinción de "quesos". De esta marca es titular D. Diego.
En estas marcas, la parte
denominativa es el término "Rocinante", y la parte gráfica consiste
en un dibujo circular, adecuado para constituir la etiqueta de un queso
cilíndrico, que contiene la figura de un caballo en una llanura, con un rebaño
de ovejas y molinos de viento. Su representación gráfica es la siguiente:
8.- Los demandados se opusieron a la
demanda. Negaron que los signos denominativos y gráficos utilizados en las
etiquetas y en la web evoquen el queso amparado por la DOP "queso
manchego" y alegaron que los habían utilizado durante largo tiempo sin
provocar la evocación de los quesos amparados por la DOP ni la confusión en los
consumidores. Alegaron también que Quesera Cuquerella es una empresa ubicada en
la Mancha y que fabrica quesos en la Mancha, algunos de ellos amparados por la
DOP "queso manchego", y otros no amparados por dicha DOP (como era el
caso de los quesos comercializados bajo la marca "Rocinante" y con
las etiquetas cuestionadas en la demanda), por lo que es lógico que utilice
símbolos de la Mancha. Que Quesera Cuquerella venía utilizando esos signos
desde mucho tiempo atrás con la tolerancia del Consejo Regulador de la DOP
"queso manchego", por lo que consideraban aplicable la doctrina de
los actos propios. Alegaron también que hay otros fabricantes que utilizan
signos relacionados con la Mancha en quesos que no tienen la DOP "queso
manchego". Y, respecto de las acciones de nulidad de las marcas y nombre
comercial, alegaron, con base en el art. 45 LM, la excepción de prescripción de
cinco años desde que pudieron ejercitarse.
9.- El juzgado dictó una sentencia en
la que desestimó totalmente la demanda. Muy resumidamente, consideró que los
signos y las denominaciones utilizadas por la demandada en los quesos no
amparados por la DOP "queso manchego", que eran las cuestionadas en
la demanda, no tenían parecido gráfico o fonético con "queso
manchego" o "La Mancha", ni utilizaban términos similares como
"estilo manchego".
Consideró asimismo que los signos
gráficos utilizados Quesera Cuquerella en la presentación del queso no amparado
por la DOP "queso manchego" eran los usuales en este tipo de
productos (paisajes rurales, rebaños de ovejas) o bien evocaban una relación
con La Mancha, donde habían sido fabricados, pero no con el queso DOP
"queso manchego".
Así ocurría con la utilización del
término "Rocinante" o de la imagen de don Quijote.
La sentencia rechazó que la
utilización de símbolos que suponen una evocación de La Mancha pudiera
considerarse como una evocación del queso protegido por la DOP "queso
manchego".
10.- La demandante apeló la sentencia de
primera instancia. La Audiencia Provincial desestimó el recurso, excepto en el
extremo relativo a la utilización de la imagen de la contraetiqueta de la DOP
"queso manchego" en la página web en que se incluyen también quesos
de Quesera Cuquerella no amparados por dicha DOP, que consideró como un acto
desleal de confusión.
La Audiencia rechazó el resto de las
impugnaciones formuladas en el recurso. Resumidamente, en su sentencia, la
Audiencia reconoce que los signos empleados por Quesera Cuquerella en sus
quesos no amparados por la DOP "queso manchego" evocan la región de
La Mancha, pero declara que eso no significa que evoquen el producto protegido
por la denominación de origen, el "queso manchego". Los demandados
pueden usar esos signos porque sus productos se fabrican en La Mancha, tierra
de quesos, y no solo de quesos con la DOP "queso manchego"
Asimismo, la Audiencia declara que
para que exista evocación en el sentido del art 13.1 b del Reglamento nº
510/2006, es necesario que se emplee una denominación que presente semejanza
gráfica, fonética o conceptual con la denominación de origen protegida, sin que
valga el vínculo mental que pueda derivarse de compartir ambos productos (el
protegido por la DOP y el comercializado por los demandados que no está
amparado por la DOP) características comunes, como es que ambos son de la
Mancha. La sentencia recurrida declara que el uso de elementos alegóricos de La
Mancha en las etiquetas de quesos fabricados por la empresa demandada y no
amparados por la DOP "queso manchego", aun cuando evoquen la región
de La Mancha y atribuyan a esos quesos un origen manchego, que es el que
realmente tienen, no supone que estos se beneficien de la calidad y reputación
del producto amparado por la DOP, sino de la fama y calidad del queso de la
Mancha, pues en la Mancha no solo hay queso con DOP "queso manchego".
Según la Audiencia, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento, sabe que si un queso no lleva la etiqueta identificativa de la DOP
"queso manchego", es que no está amparado por la misma.
11.- La demandante ha interpuesto
recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra
esta sentencia. El recurso extraordinario por infracción procesal no ha sido
admitido a trámite, mientras que los tres motivos del recurso de casación sí lo
han sido.
En su escrito de interposición del
recurso, la recurrente solicitó el planteamiento de una cuestión prejudicial
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) en la
que se formularan varias preguntas sobre la interpretación de los apartados b,
c y d del art. 13.1 del Reglamento 1151/2012, antiguo Reglamento nº 510/2006.
12.- Este tribunal ha planteado cuestión
prejudicial ante el TJUE, en los términos que ha considerado pertinentes para
la resolución del litigio, y el TJUE ha dictado sentencia en la que da
contestación a las preguntas formuladas.
SEGUNDO.- Formulación del primer motivo
del recurso de casación
1.- En el encabezamiento del primer
motivo de casación se denuncia la aplicación incorrecta del art. 13.1.b del
Reglamento (CE) n.º 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la
protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrícolas y alimenticios (en lo sucesivo, Reglamento n.º 510/2006).
2.- En las alegaciones que desarrollan
el motivo, la recurrente alega que los supuestos de evocación no pueden
limitarse al uso, en la denominación del producto infractor, de elementos
denominativos que presenten una semejanza gráfica, fonética o conceptual con la
denominación registrada, puesto que puede consistir en el uso de elementos
denominativos o figurativos que, aun no presentando semejanzas con la
denominación protegida, se asocien con claridad a la zona geográfica que le da
nombre. Y que no puede identificarse el riesgo de "evocación" con el
riesgo de "confusión", pues para que se dé evocación no es preciso
que el consumidor piense necesariamente que se encuentra ante un producto
amparado por la DOP.
TERCERO.- Decisión del tribunal: la evocación
de la denominación de origen protegida mediante signos denominativos y
figurativos que evocan la zona geográfica a la que está vinculada la
denominación de origen
1.- El art. 13.1.b del Reglamento nº
510/2006 establece:
"Las denominaciones registradas
estarán protegidas contra: [...]
" b) toda usurpación, imitación
o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la
denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como
"género", "tipo", "método", "estilo",
"imitación" o una expresión similar".
2.- La sentencia del TJUE de 2 de mayo
de 2019, asunto 614/17, en la que se da respuesta a la cuestión prejudicial
planteada en este recurso, ha interpretado el art. 13.1.b del Reglamento nº
510/2006 en el sentido siguiente:
(i) La evocación frente a la que se
protege a la DOP no se refiere únicamente a las palabras a través de las cuales
puede evocarse una denominación registrada, sino también a todo signo
figurativo que pueda traer a la mente del consumidor los productos amparados
por la propia denominación registrada. Por tal razón, la evocación de una
denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.
(ii) La utilización de signos
figurativos que evoquen la zona geográfica a la que está vinculada una
denominación de origen de las contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra
a), de dicho Reglamento, puede constituir una evocación de esa denominación,
incluso en el caso de que tales signos figurativos sean utilizados por un productor
asentado en esa misma región pero cuyos productos, similares o comparables a
los productos protegidos por dicha denominación de origen, no están amparados
por esta última.
(iii) Incumbe al tribunal remitente
(en este caso, a esta sala) determinar si existe una proximidad conceptual
suficientemente directa y unívoca entre los signos figurativos controvertidos
en el litigio principal y la DOP "queso manchego", la cual, conforme
al artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 510/2006, remite a la
zona geográfica a la que se halla vinculada, es decir, a la región de la
Mancha.
(iv) En concreto, esta sala debe
comprobar si los signos figurativos controvertidos en el litigio principal, en
particular los dibujos de un personaje parecido a don Quijote de la Mancha, de
un caballo famélico y de paisajes con molinos de viento y ovejas, pueden crear
una proximidad conceptual tal con la DOP "queso manchego" que el
consumidor tendrá directamente en su mente, como imagen de referencia, el
producto amparado por esta DOP.
3.- A la luz de la doctrina establecida
en la sentencia del TJUE citada, se llega a la conclusión de que la sentencia
recurrida interpretó incorrectamente el art. 13.1.b del Reglamento nº 510/2016
al considerar que no se producía esa evocación de la DOP por el hecho de que
las denominaciones utilizadas por los demandados para sus productos no
presentaran semejanza gráfica, fonética o conceptual puesto que, como declara
la sentencia del TJUE, la evocación de una denominación registrada puede producirse
mediante el uso de signos figurativos.
4.- Asimismo, es incorrecto el
razonamiento de que, aunque los signos (tanto denominativos como figurativos)
empleados por los demandados en los quesos no amparados por la DOP "queso
manchego" evoquen la región de La Mancha, eso no significa que evoquen el
producto protegido por la denominación de origen, el "queso
manchego", y que los demandados pueden usar esos signos evocadores de La
Mancha porque son fabricantes asentados en esa región.
5.- Esa evocación de la zona geográfica
a la que viene referida la DOP "queso manchego" mediante la
utilización de signos denominativos (como el término "Rocinante") y
figurativos (la figura del Quijote, los paisajes manchegos) en el mismo
producto para el que está registrada la DOP (el queso) o para servicios
relacionados con dicho producto (el término "Rocinante" para
distinguir las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso o
los servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos), supone una proximidad
conceptual suficientemente directa y unívoca entre los signos denominativos y
figurativos controvertidos en el litigio principal y la DOP "queso
manchego" que determina que la conducta de los demandados infrinja la
protección que a la citada DOP otorga el art. 13.1.b del Reglamento n.º
510/2006.
6.- La calidad de los quesos de la DOP
"queso manchego" y la reputación de la que gozan estos quesos tienen
relación directa con su origen geográfico y con los modos tradicionales de
producir el queso en esa región, por más que no todos los quesos fabricados en
la Mancha reúnan las características que les permitan quedar amparados por
dicha DOP.
7.- Por otra parte, a diferencia de
otras regiones o comarcas sobre las que están asentadas denominaciones de origen
protegidas, la Mancha tiene unos símbolos que son fácilmente reconocibles por
el consumidor medio como relacionados con dicha región, porque la obra del
Quijote y diversos elementos de la misma (personajes, paisajes) son ampliamente
conocidos entre el público en general y la relación de esa obra literaria con
esa región es evidente, hasta el punto de que don Quijote lleva como parte de
su denominación la expresión "de la Mancha".
8.- Por tal razón, la utilización de
símbolos y signos que, según reconoce la Audiencia Provincial, evocan esa
procedencia geográfica, en un producto de la misma naturaleza del protegido por
la DOP, el queso, o en servicios relacionados con el mismo, provocan una
proximidad conceptual tal con la DOP "queso manchego" que hace que la
visión de esos signos en ese producto lleve al consumidor a pensar, como imagen
de referencia, en el producto amparado por la DOP.
9.- El hecho de que Quesera Cuquerella
sea un fabricante radicado en la Mancha no excluye la ilicitud de su conducta pues,
como ha declarado la sentencia del TJUE que ha dado respuesta a la cuestión
prejudicial planteada en este recurso, el art. 13 del Reglamento n.º 510/2006
no establece ninguna excepción en beneficio de un productor asentado en una
zona geográfica correspondiente a la DOP.
10.- Es más, el hecho de que Quesera
Cuquerella fabrique quesos amparados por la DOP "queso manchego" y
otros que no lo están, y publicite ambos en la misma página web, utilizando
para los que no están amparados por la DOP símbolos y signos que evocan la
Mancha e incluyendo en la página de inicio el signo propio de la DOP, potencia
que el consumidor asocie los quesos no protegidos por la DOP con los que sí lo
están.
11.- Por otra parte, el hecho de que el
conocimiento por el consumidor de los signos y símbolos utilizados por los
demandados, como relacionados con la Mancha, se haya constatado solamente en
consumidores radicados en España no impide considerar que se ha producido la
evocación prohibida en el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006.
Así se desprende de la sentencia del
TJUE:
"[...] el concepto de
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a
cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe
una "evocación" en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b),
del Reglamento n.º 510/2006, debe entenderse referido a los consumidores
europeos, incluidos los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el
producto que da lugar a la evocación de la denominación protegida o al que tal
denominación está vinculada geográficamente, y en el que dicho producto se
consume mayoritariamente"
" [...] el concepto de
consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz, debe interpretarse de tal manera que se garantice en cualquier parte
del territorio de la Unión una protección efectiva y uniforme de las
denominaciones registradas frente a toda evocación.
" [...] aunque la protección
efectiva y uniforme de las denominaciones registradas exige que no se tengan en
cuenta circunstancias que únicamente puedan excluir la existencia de una
evocación en lo que respecta a los consumidores de un solo Estado miembro, de
dicha exigencia no se deduce, sin embargo, que la apreciación de una evocación
en relación con los consumidores de un solo Estado miembro resulte insuficiente
para que se aplique la protección prevista en el artículo 13, apartado 1, letra
b), del Reglamento n.º 510/2006 ".
12.- Como consecuencia de lo expuesto,
el motivo del recurso ha de ser estimado.
CUARTO.- Formulación de los motivos
segundo y tercero del recurso
1.- En el encabezamiento del segundo
motivo se denuncia la aplicación incorrecta del art. 13.1.c del Reglamento n.º
510/2006.
2.- En el encabezamiento del tercer
motivo se denuncia la aplicación incorrecta del art. 13.1.d del citado
Reglamento.
QUINTO.- Desestimación: los motivos del
recurso son desestimados por ser inadmisibles
1.- En primer lugar, estos motivos
introducen cuestiones nuevas porque, como se expresó en el auto de 19 de
octubre de 2017 en el que planteamos la cuestión prejudicial, aunque en la
petición final de la demanda se mencionaba el art. 13 del Reglamento n.º
510/2016, sin más precisiones, la argumentación contenida en dicha demanda se
ceñía exclusivamente a la existencia de la "evocación" de la DOP a
que hace referencia el apartado 1.b de dicho art. 13 del Reglamento n.º
510/2006. No se argumentaba adecuadamente cómo se infringían los apartados c y
d de dicho art. 13.1 del Reglamento n.º 510/2016.
2.- No es posible introducir cuestiones
nuevas en el recurso de casación. Esta introducción de cuestiones nuevas
constituye una causa de inadmisión del recurso.
3.- Además de lo anterior, el
desarrollo de los motivos es deficiente, puesto que no se argumenta adecuadamente
cómo se habría producido la infracción de tales preceptos.
4.- Por tales razones, procede
desestimar estos motivos.
SEXTO.- Asunción de la instancia (I): la
acción declarativa de infracción de la DOP
1.- Al estimar el primer motivo del recurso
de casación y concluir que concurre la evocación prohibida por el art. 13.1.b
del Reglamento n.º 510/2006, procede asumir la instancia y resolver sobre las
diversas peticiones formuladas en la demanda, a la vista de los argumentos que
las sustentan y de las excepciones y de los motivos de oposición que, además
del relativo a la ausencia de evocación (que es lo resuelto al estimar el
primer motivo del recurso de casación), formularon los demandados.
2.- En primer lugar, procede estimar la
acción declarativa de infracción de la DOP ejercitada. Los argumentos
expresados al resolver el primer motivo del recurso de casación para justificar
que ha existido la evocación prohibida en el art. 13.1.b del Reglamento n.º
510/2006 determinan que, tal como alega la recurrente, el etiquetado utilizado
por Quesera Cuquerella para identificar y comercializar los quesos "Adarga
de oro", "Super Rocinante" y "Rocinante", que no están
amparados por la DOP "queso manchego", así como la oferta que efectúa
a través de su página Web "www.rocinante.es" de estos quesos
"Super Rocinante" y "Rocinante", empleando los términos
"Quesos Rocinante" para referirse a quesos que no están protegidos
por la DOP "queso manchego", aunque también aparezcan en dicha web
otros que sí lo están; la reproducción de la contraetiqueta de garantía del
queso DOP "queso manchego" en la página de inicio de esta web; y el
uso, para un queso no amparado por la DOP "queso manchego", de la
marca "Adarga de Oro" en una forma distinta a como había sido
registrada (se utiliza el dibujo de un caballero montado en un caballo huesudo,
con el aspecto con que suele representarse a don Quijote de la Mancha, que se
encuentra en un campo en el que también hay ovejas y molinos de viento),
suponen una infracción de la DOP "queso manchego".
3.- Las alegaciones realizadas por la
demandada sobre la supuesta tolerancia de la demandante a la conducta de
Quesera Cuquerella, que haría aplicable la doctrina de los actos propios, no
pueden llevar a la desestimación de la acción que pretende la demandada.
4.- En primer lugar, porque no existe
prueba suficiente de tal tolerancia, en los términos en que se ha alegado por
los demandados. No se ha probado adecuadamente que la demandante conociera las
conductas que sirven de fundamento a las acciones ejercitadas desde el momento
y en los términos en que se sostiene por los demandados. Además, el Consejo
Regulador de la DOP abrió expedientes sancionadores a Quesera Cuquerella por la
utilización de etiquetas que incluían el término "Rocinante" y en
cuya etiqueta se mostraba un paisaje con molinos de viento, ovejas pastando y
un jamelgo, para quesos que no tenían la DOP e incluso publicó comunicados en
la prensa regional advirtiendo que los quesos con marca comercial
"Rocinante" que utilizaban imágenes de don Quijote y Sancho Panza, no
estaban amparados por la DOP. Esta conducta no es compatible con la tolerancia
alegada.
5.- Y, en todo caso, no se cumplen los
requisitos precisos para que sea aplicable la doctrina de los actos propios,
pues la mayor o menor diligencia de la demandante respecto de la represión de
las conductas infractoras de la demandada no es suficiente para considerar que
se trata de un "acto propio" que impida el ejercicio de las acciones
de infracción. Como ha declarado esta sala, para que sea aplicable la doctrina
de los actos propios "se hace necesaria la existencia de una contradicción
entre la conducta anterior y la pretensión posterior, pero, también, que la
primera sea objetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en
determinada situación jurídica, puesto que la justificación de esta doctrina se
encuentra en la protección de la confianza que tal conducta previa generó,
fundadamente, en la otra parte de la relación, sobre la coherencia de la
actuación futura" (sentencia 530/2016, de 13 de septiembre, con cita de
otras anteriores). En este caso, la conducta de la demandante no puede
considerarse exponente de una actitud definitiva en determinada situación
jurídica, la de considerar lícita y admisible la conducta de los demandados.
6.- Tampoco pueden tomarse en
consideración las alegaciones relativas a una anterior marca mixta cuya parte
denominativa era la palabra "Rocinante", cuya nulidad no se ha
solicitado y de la que se desconoce si fue efectivamente utilizada, para qué
tipo de quesos lo fue, o si la demandante tuvo conocimiento de dicha
utilización.
7.- Respecto a la posible comisión de
infracciones por otros fabricantes de quesos, además de la falta de
conocimiento detallado de las conductas a las que hace mención la parte
demandada, tal circunstancia no justificaría las infracciones cometidas por la
demandada.
SÉPTIMO.- Asunción de la instancia (II):
las acciones de cesación y remoción
1.- En la demanda se ejercitan acciones
de cesación y remoción. La demandante solicita que Quesera Cuquerella deje de
realizar las conductas que infringen la DOP "queso manchego". En
concreto, solicita que se condene a Quesera Cuquerella a cesar en el uso en el
tráfico mercantil del etiquetado que utiliza para identificar y comercializar
los quesos "Adarga de Oro", "Super Rocinante" y
"Rocinante"; y a cesar en el uso que efectúa a través de su página
web "www.rocinante.es" de los términos "Quesos Rocinante"
para referirse a quesos no amparados por la DOP "queso manchego", a
retirar del tráfico económico y de la web "www.rocinante.es" todos
los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento
comercial en el que se hubiere materializado la infracción de la DOP y la
conducta desleal.
2.- En primer lugar, es innecesario
justificar el ejercicio de estas acciones en la normativa sobre competencia
desleal, por no estar previstas en el Reglamento n.º 510/2006. Este argumento
(la falta de previsión de acciones específicas de cesación y remoción en el Reglamento)
es utilizado por los demandados para alegar que estaríamos ante una laguna
legal que tendría que colmar en el futuro la normativa de la Unión Europea, sin
que mientras tanto pudieran ejercitarse tales acciones con base en la
infracción de la DOP.
3.- La DOP regulada en el Reglamento
n.º 510/2006 es un derecho de propiedad industrial. Como tal lo ha calificado
el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones (entre las últimas, sentencia de
14 de septiembre de 2017, asunto C-56/16 P, caso Port Charlotte). En
concreto, tiene la naturaleza de un derecho de exclusiva que, junto con un
aspecto positivo consistente en el derecho de uso previsto en el art. 8.1 del
Reglamento nº 510/2006, conlleva un aspecto negativo, consistente en el ius
prohibendi, el derecho de exclusión, de reacción frente al uso indebido de
la DOP. Este aspecto negativo, derivado del monopolio de uso de la DOP por
quienes están legitimados por cumplir los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, conlleva necesariamente la atribución de unas facultades de
exclusión que permiten reaccionar frente a la utilización ilícita de la DOP.
Entre esas facultades se encuentran las de exigir el cese de la utilización
ilícita de la DOP y la remoción de sus efectos.
4.- Este derecho de exclusión, derivado
necesariamente de la naturaleza de derecho de exclusiva que tiene la DOP, y con
naturaleza de derecho de propiedad industrial, supone que quien esté legitimado
para ello (en este caso, la Fundación Consejo Regulador) puede ejercitar las
acciones precisas para la protección de tal derecho de exclusiva, entre las que
se encuentran las acciones de cesación y remoción. No es necesario que tales
acciones están expresamente previstas y reguladas en la ley, ni tampoco acudir
a las acciones de competencia desleal, que no están previstas para el ejercicio
del ius prohibendi propio de un derecho de exclusiva. La atribución por
el ordenamiento jurídico de un determinado derecho supone la atribución de las
acciones necesarias para hacerlo efectivo, sin necesidad de que la ley las
regule expresamente, por más que en ocasiones sea conveniente y útil tal
regulación, y aunque el legislador pueda también prever acciones, o aspectos de
las mismas, que vayan más allá de lo estrictamente necesario para la protección
del derecho.
5.- Lo anteriormente expuesto lleva a
que se estimen las acciones de cesación y de remoción ejercitadas, puesto que
se derivan de la protección de la DOP que prevé el Reglamento n.º 510/2006
frente a la evocación realizada por la conducta de Quesera Cuquerella.
6.- Respecto de la supuesta tolerancia
de la demandante ante las infracciones cometidas por la demandada, así como la
existencia de infracciones por parte de otros fabricantes, nos remitimos a lo
que hemos afirmado en el anterior fundamento.
OCTAVO.- Asunción de la instancia (III):
la acción de nulidad parcial de las marcas y nombre comercial
1.- En relación directa con la
declaración de evocación, frente a la cual el art. 13.1.b del Reglamento n.º
510/2006 prevé que la DOP estará protegida, la demandante ejercita una acción
de nulidad parcial de marcas y nombre comercial.
2.- El art. 14 del Reglamento n.º
510/2006 establece:
"Relaciones entre marcas,
denominaciones de origen e indicaciones geográficas
" 1. Cuando una denominación de
origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente
Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a
alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la
misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se
presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la
Comisión.
" Se anularán las marcas
registradas de manera contraria al párrafo primero".
3.- La demandante solicita la nulidad
parcial de los siguientes signos:
i) El nombre comercial n.° 235.378
"Rocinante" para la distinción de "las transacciones mercantiles
de su negocio destinado a la fabricación de queso y mantequilla", de la
clase 29, "fabricación de queso y mantequilla" solicitado el 19 de
julio de 2002, y registrado el 5 de junio de 2003, respecto del que se solicita
su anulación para la distinción de "transacciones mercantiles dedicadas a
la fabricación de queso".
ii) La marca española mixta n.°
2.045.182, solicitada el 28 de agosto de 1996 y registrada el 5 de junio de
1997 para la distinción de "servicios de transporte, almacenaje y
distribución de productos, especialmente productos alimenticios, quesos y
productos lácteos" (clase 39 del Nomenclátor Internacional), respecto de
la que se solicita su anulación para la distinción de "servicios de
transporte, almacenaje y distribución de quesos".
iii) La marca española mixta n.°
2.635.904, con fecha de prioridad de 11 de febrero de 2005, registrada el 16 de
junio de 2005 para la distinción de "quesos y productos lácteos"
(clase 29 del Nomenclátor Internacional), respecto de la que se solicita su
anulación para la distinción de "quesos".
4.- Respecto de esta última marca, no
existe duda alguna en que concurren los requisitos que establece el art. 14.1
del Reglamento n.º 510/2006 para que se declare su nulidad: la marca fue
solicitada con posterioridad a la solicitud e incluso al registro de la DOP
"queso manchego"; se incurre en la evocación de la DOP prohibida por
el art. 13.1.b porque la parte denominativa es el término
"Rocinante", y la parte gráfica consiste en un dibujo circular,
adecuado para constituir la etiqueta de un queso cilíndrico, que contiene la
figura de un caballo en una llanura, con un rebaño de ovejas y molinos de
viento (nos remitimos a la reproducción de la marca que hemos hecho en el
fundamento primero) pero se utiliza para productos no amparados por dicha DOP;
y está concedida, además de para productos lácteos, para el mismo tipo de
producto que resulta amparado por la DOP, el queso.
5.- Respecto de la marca n.° 2.045.182,
de la que se solicita su anulación para la distinción de "servicios de
transporte, almacenaje y distribución de quesos", se trata de servicios
directamente relacionados con el producto amparado por la DOP, el queso, por lo
que al utilizarla respecto de productos no amparados por la DOP se produce el
aprovechamiento de la reputación de la DOP y concurre la incompatibilidad
determinante de la nulidad de la marca.
6.- Otro tanto cabe decir del nombre
comercial n.° 235.378 "Rocinante", respecto del que se solicita su
anulación para la distinción de "transacciones mercantiles dedicadas a la
fabricación de queso". La similitud de la naturaleza jurídica de la marca
y el nombre comercial (considerando 19 de la Directiva [UE] 2015/2436 y art.
87.3 LM) y, en concreto, la aplicabilidad al nombre comercial de las causas de
nulidad de las marcas, siempre que no sea contrario a su naturaleza (art. 91.1
LM), permiten declarar la nulidad parcial del nombre comercial cuestionado por
aplicación del art. 14.1 del Reglamento n.º 510/2006.
7.- La excepción de prescripción
opuesta por los demandados a las acciones de nulidad de las marcas y del nombre
comercial con base en el art. 45 de la Ley de Marcas no puede ser estimada por
cuanto que dicho precepto regula la prescripción de las acciones civiles
derivadas de la violación del derecho de marca, no la prescripción de las
acciones de nulidad de la marca y del nombre comercial.
8.- La estimación de la acción de
nulidad de las marcas y del nombre comercial basada en el art. 14 del
Reglamento n.º 510/2006 hace innecesario analizar las acciones ejercitadas de
modo subsidiario para lograr la nulidad de estos signos por aplicación de las
causas de nulidad absoluta y relativa previstas en la Ley de Marcas.
NOVENO.- Asunción de la instancia (IV):
las acciones de competencia desleal
1.- Además de las acciones declarativas
de infracción de la DOP del art. 13.1.b del Reglamento nº 510/2006, de cesación
de dicha infracción y remoción de sus efectos, y de nulidad de marcas y nombre
comercial por incompatibilidad con la DOP del art. 14.1 de dicho reglamento, la
demandante ha ejercitado acciones declarativas de competencia desleal por actos
de engaño, de confusión, de explotación indebida de reputación ajena y de
infracción de normas reguladoras de la competencia. Asimismo, basó las
pretensiones de cesación y remoción, además de en la infracción de la DOP, en
la comisión de tales conductas desleales por las demandadas.
2.- La jurisprudencia existente sobre
la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad
industrial (entre los que se encuentra la denominación de origen protegida) y
las que regulan la competencia desleal, sigue el denominado principio de
complementariedad relativa. La sentencia 450/2015, de 2 de septiembre, la
aplicó en un asunto en el que se alegaba la infracción del derecho de marca,
pero sus argumentos son extrapolables a la infracción de la DOP. Declaramos en
esa sentencia, con cita de otras anteriores:
"Partiendo de la distinta
función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el
criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos:
de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede
constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por
un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de
la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en
virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden
activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de
octubre)".
A continuación, transcribíamos
parcialmente la sentencia 95/2014, de 11 de marzo :
"Como se ha dicho en la
doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con
arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar
la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el
sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
" De una parte, no procede
acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente
comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos
hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que
comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos
anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar
el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
" De otra, procede la
aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas
con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión
anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los
criterios de infracción marcaria.
" Y, en última instancia, la
aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de
desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan
no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en
materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de
exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido".
3.- En el presente caso, los hechos en
los que la demandante basa las acciones de competencia desleal son coincidentes
con los que sirven de base a las acciones derivadas de la DOP. En la demanda no
se alegan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los
que delimitan el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa
que regula la DOP.
4.- Lo expuesto determina la
desestimación de las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda.
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