Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).
Motivo
cuarto de casación: marca notoria no registrada
8. Formulación del motivo cuarto. El motivo de
funda en la infracción de los arts. 34.2.b) LM, en relación con los arts. 34.5
y 8 LM, y con el art. 6 bis CUP, así como la jurisprudencia que los interpreta,
y establece que determinados elementos de otras marcas registradas pueden
adquirir carácter distintivo y notorio por el uso que se viene haciendo de
ellas.
En
el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida ha incurrido
en esta infracción porque no reconoce que el color azul zafiro pantone 306-C,
por el uso haya pasado a ser una marca notoria no registrada. La sentencia
entiende que se trata de un elemento integrante de las marcas tridimensionales
de la demandante, que no se ha registrado por sí sólo, y que puede convertirse
en una marca autónoma por el uso que se ha hecho de aquellas. El recurso
entiende que la sentencia no ha aplicado los criterios que, de acuerdo con la
ley y la jurisprudencia han de aplicarse a la hora de determinar si una marca
es notoria. E insiste en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia y del Tribunal General, una determinada marca puede adquirir
notoriedad por su uso prolongado como parte de otra marca registrada.
Procede
desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
En
principio, y bajo la doctrina de la Sentencia de 6 de mayo de 2003, C-104/01 (caso
Libertel), "un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener,
para determinados productos y servicios, un carácter distintivo a condición,
principalmente, de que pueda ser objeto una representación gráfica clara,
precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple
reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante
la designación de este color con un código de identificación internacionalmente
reconocido".
"Para
apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es
necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja
indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que
ofrecen productos o servicios del mismo o servicios del mismo tipo (...)";
y "que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea
apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el
registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para
distinguir este producto o servicio de los de otras empresas".
La
sentencia recurrida, que reconoce el carácter notorio de las marcas de la
demandante, niega expresamente que tenga esta condición el color azul zafiro,
determinado bajo la referencia pantone 306-C, que constituye un elemento de
aquellas marcas, no porque no pudiera haber llegado a adquirir el carácter
distintivo por el uso, sino porque de hecho no lo ha adquirido con la
notoriedad que se pretende.
Esta
conclusión se apoya en la valoración de los hechos probados, entre los que
destacan: i) en el mercado español, Bombay Sapphire fue la primera en emplear
una botella con color azul para ginebra en 1994; ii) desde hace unos años,
otras empresas han empezado a usar botellas íntegramente azules o con
predominio de este color, e incluso con la mención "gin blue" o
"blue", coincidiendo con la expansión del mercado de las ginebras
calificadas "premium", término que se asocia a una gran calidad; iii)
en la actualidad, consta en el mercado español la utilización del color azul en
distintas tonalidades como elemento característico de botellas (entre otras,
Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton
Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin...., o con colorante azul, The London Gin nº 1
Original Blue Gin); iv) un elevado porcentaje (sobre el 70%) de personas
mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a contar desde la
sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no asocian el color
azul pantone 306-C con una marca de ginebra y sólo un 0,7% lo asocian con la
marca Bombay.
Bajo
este contexto de hechos acreditados en la instancia, la conclusión alcanzada
por el tribunal de apelación, que ratifica la del juez mercantil, no parece
arbitraria ni manifiestamente equivocada, y, lo que es más importante, en
relación con la posibilidad de revisar este enjuiciamiento en casación, no se
aparta de los criterios fijados por la jurisprudencia sobre la notoriedad de
una marca.
De
este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el
requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el
público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y
por los sectores interesados.
Como
ya hemos adelantado, es muy significativo que entre los hechos probados se deje
constancia de la existencia de un grado de difusión poco relevante entre el
público interesado: sobre el 70% de personas mayores de 18 años consumidores en
los últimos 12 meses (a contar desde la sentencia de primera instancia) de
alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca
de ginebra y solo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay.
Motivo
segundo de casación: riesgo de confusión
11. Formulación del motivo segundo de casación.
Este motivo denuncia la infracción del art. 34.2.b) LM y del art. 9.1.b) RMC,
así como de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la
jurisprudencia nacional que los interpreta, en relación con los criterios
valorativos de la similitud entre los signos y de la concurrencia de riesgo de
confusión.
En
el desarrollo del motivo se argumenta que la demandada, en la comercialización
de su ginebra Goa, infringe la marca nacional núm. 1.964.297 y las marcas
comunitarias núms. 323.576, 1.784.735 y 2.494.896, titularidad de Bacardí, y la
sentencia recurrida se equivoca al analizar la semejanza de los signos y, como
consecuencia de ello, al valorar si existe riesgo de confusión. En concreto,
denuncia que la Audiencia
haya prescindido, en este análisis, de factores que según la jurisprudencia han
de tenerse en cuenta, como son la notoriedad de las marcas y la
interdependencia entre el grado de similitud de los signos y de los productos
que se identifican.
El
recurso recuerda que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, en relación
con los criterios de valoración de la similitud entre los signos, "la
comparación de las marcas ha de realizarse desde una contemplación de conjunto,
atendiéndose preferentemente al elemento dominante o preponderante dentro del
conjunto".
En
relación con la valoración del riesgo de confusión, destaca que "la jurisprudencia
establece la necesidad de tener en cuenta todos los factores relevantes a la
hora de valorar el mismo y, en particular, el grado de semejanza entre los
signos y los productos que designan y la notoriedad del signo prioritario,
determinando la existencia de un alto grado de similitud entre lo signos, y la
notoriedad del signo prioritario, determinando la existencia de un alto grado
de similitud entre los signos y la notoriedad del signo prioritario, un mayor
rigor comparativo".
En
relación con la marca nacional núm. 1.964.297 y la marca comunitaria núm.
2.494.896, el recurso insiste en que ambas protegen una botella de una
específica configuración, que comprende tres elementos: i) su forma; ii) el
color azul (zafiro en el caso del registro de la marca comunitaria); y iii) el
color azul oscuro del tapón. El carácter dominante del color azul en estos
registros de marca es reproducido por la botella de Goa, junto con la idéntica
coloración del tapón, lo que determina una similitud entre los signos.
El registro
de la marca núm. 1.784.735 es igual, según se añade en el recurso, al registro
de la marca comunitaria núm. 2.494.896, "con la salvedad de que aquel
protege, además, el serigrafiado que con igual disposición recoge la botella de
la demandada, por lo que se da con mayor razón la similitud entre los signos
que en el análisis anterior, pues en este caso, de los cuatro elementos
protegidos por el registro de mi mandante, tres de ellos son recogidos, sin
ningún tipo de pudor, en la botella de la demandada".
Por
lo que respecta a la marca comunitaria núm. 323.576, la similitud de signos
viene determinada por la casi identidad del elemento más distintivo y dominante
de ambos, que es el color azul zafiro de la botella. Esta similitud aparece
claramente reforzada por la presencia en la botella de Goa de varios de los
elementos presentes en la marca comunitaria núm. 323.576, que si bien
aisladamente no son determinantes de similitud alguna entre los signos,
considerados en su conjunto redundan en una mayor similitud entre los signos.
Procede
desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
12. Posibilidad de revisar en casación la
apreciación del riesgo de confusión. Como en otras ocasiones, también en
este caso lo que se pretende con el recurso de casación es que revisemos la
corrección del juicio de valor que supone la apreciación de si existe o no
riesgo de confusión marcario, a los efectos de entender cumplido el presupuesto
de los arts. 34.2.b) LM y 9.1.b) RMC, y declarar que la demandada ha infringido
las marcas registradas de la demandante para identificar bebidas alcohólicas y
espirituosas, mediante la controvertida comercialización de la botella de Goa.
En
otras ocasiones hemos declarado, que la "distinción entre juicios de
hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que,
a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto
fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza
también a la afirmación o negación del riesgo de confusión" ( Sentencias
núms. 433/2013, de 28 de junio, y 414/2011, de 22 de junio, con cita de las
anteriores sentencias 119/2010, de 18 de marzo, y 1230/2008, de 15 de enero de
2009 ). La apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que
corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en
la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la
jurisprudencia de esta Sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la
interpretación de la normativa aplicable.
13. Directrices jurisprudenciales para la
apreciación del riesgo de confusión. El art. 9.1.b) del Reglamento CE
207/2009, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, confiere al titular de
la marca un ius prohibendi frente a quien, sin su consentimiento, use en
el tráfico económico " cualquier signo que, por ser idéntico o similar
a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la
marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de
confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de
asociación entre el signo y la marca ". En términos muy similares se
regula, para las marcas nacionales, en el art. 34.2.b) LM. Esta regulación es
equivalente al art. 5.1.b) de la
Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, razón por la cual resultan de aplicación las directrices emanadas del
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea con ocasión de la interpretación de este
precepto. También son aplicables las directrices del Tribunal de Justicia en
relación con el art. 4 de la
Directiva , sobre el riesgo de confusión que justifica la
prohibición relativa de registro, pues responde al mismo concepto.
14. No es la primera vez que nos referimos a cuáles
son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión ( Sentencia núm.
433/2013, de 28 de junio ). Son las siguientes:
i)
"El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que
los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan
proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el
riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar
su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de
1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
ii)
"La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en
consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el
consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud
gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [
Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de
noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (
C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008,
de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009,
de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y
364/2010, de 2 de junio].
iii)
De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean
pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las
SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio
de 1.999 ( C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98),
Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo,
569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de
marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento
de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el
signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre
los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997
(C-251/95 ), Sabel c. Puma].
iv)
En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de
compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre
la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios
designados: " así, un bajo grado de similitud entre los productos o los
servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud
entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998
(C-39/97 ), Canon c. Metro).
v) A
los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la
categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de
comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta
que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el
hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función
de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de
1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
vi)
Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en
que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus
diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los
elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta
importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir
elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor
conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración
artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca
sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de
diciembre ).
15. Análisis del juicio sobre el riesgo de
confusión realizado por la sentencia recurrida, a la vista de las anteriores
pautas jurisprudenciales. La sentencia recurrida no ha infringido las
reseñadas pautas o criterios jurisprudenciales sobre el juicio de confusión, a
la hora de valorar si concurría en el presente caso. No es cierto, como se
denuncia en el recurso, que se hayan infringido estos criterios en la
valoración de la similitud de los signos confrontados, que en todo caso, el
tribunal la realiza, al contrario que el recurso, teniendo en cuenta la
impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de
la categoría de productos, en este caso ginebra. Al margen de que entre el
signo empleado por el demandado, representado en este caso por la botella con
la que comercializa la ginebra Goa, tal y como aparece reflejada en la imagen
incorporada en el antecedentes de hecho 1, y las cuatro marcas que la demandante
invoca como infringidas existen similitudes, en la medida en que sobre todo
coinciden en el color azul de la botella y en la tonalidad de color más oscura
del tapón, pero en ningún caso la impresión global es de una similitud que, en
atención a la identidad de productos, genere confusión en el consumidor. Como
argumenta la Audiencia ,
tratándose de marcas gráficas que representan formas tridimensionales, en este
caso una botella, la impresión general que provocan los signos viene
influenciada por la combinación de todos sus elementos y aditamentos.
Partiendo
de esta consideración, la
Audiencia , como antes había hecho el juzgado, realiza un
análisis comparativo entre la botella de Goa y cada una de las cuatro marcas
registradas de la demandante, y razona por que en cada caso la impresión
general acerca de la similitud de los signos, aplicados a idénticos productos,
no genera confusión en el consumidor, en cuanto que no atribuye un idéntico
origen empresarial o una especial vinculación entre cada una de ellas.
En
relación con la marca comunitaria núm. 323.576, su comparación con la botella
de Goa muestra que las similitudes (el color azul zafiro de la botella, la
forma de la botella que en ambos casos es de una piedra preciosa, aunque
distintas, el color azul oscuro del tapón y la denominación de ambas que se
corresponden con dos ciudades indias) son insuficientes para provocar, bajo una
impresión general de ambos signos, riesgo de confusión. Es cierto que, como
advierte la sentencia recurrida, la distinta forma de la botella y la propia
fuerza de la denominación Bombay Sapphire impiden la confusión.
En
relación con el resto de las marcas, en las que aparece un envase con la forma
de la botella de Bombay Sapphire, de color azul, en el caso de las marcas
comunitarias núms. 1.784.735 y 2.494.896, con el color azul zafiro, además del
tapón azul oscuro, las diferencias en la estructura y formato del envase son
tan significativas que, unidas a la propia denominación Goa de la botella de la
demandada, también impiden que la impresión global genere en un consumidor
medio riesgo de confusión. A este respecto, la sentencia de la Audiencia se remite y
confirma el juicio valorativo realizado por el juez mercantil, que, por no
vulnerar los criterios jurisprudenciales, no puede ser sustituido por el propio
de esta Sala.
Aunque
se impute al tribunal de instancia que no haya tenido en cuenta el indiscutido
carácter notorio de las marcas de la demandante, para valorar el mayor riesgo
de confusión, no podemos afirmar que no lo haya valorado, sin perjuicio de que,
a pesar de esta circunstancia, no concurra el riesgo de confusión.
Motivo
tercero del recurso de casación: especial protección de la marca notoria
16. Formulación del motivo. El motivo se basa
en la infracción de los arts. 34.2.c) LM y 9.1.c) RMC, y de la jurisprudencia
que los interpreta, pues la sentencia recurrida no aprecia la conexión que se
genera entre las marcas registradas notorias de la demandante y la botella de
Goa, ni que, en su caso, provoque un aprovechamiento indebido de la notoriedad
o renombre de aquellas marcas. El recurso entiende que la sentencia recurrida
se equivoca al analizar la semejanza de los signos enfrentados y, como
consecuencia de ello, se equivoca también a la hora de valorar si la botella de
Goa puede implicar un aprovechamiento de la notoriedad o renombre de las marcas
registras de la demandante.
Procede
desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
17. Alcance de la protección de la marca notoria.
El art. 9.1.c) RMC habilita al titular de la marca comunitaria " para
prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico
económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca
comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para
los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente
conocida en la Comunidad
y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter
distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para
los mismos ".
En
términos muy similares se refería al alcance de la protección de la marca
notoria el art. 5.2 de la
Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros en materia de marcas, cuando habilitaba a " cualquier Estado
miembro " para " disponer que el titular -de la marca- esté
facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en
el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para
productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté
registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la
utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja
desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos ". En España, esta Directiva fue transpuesta
por la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, cuyo art. 34.2.c) LM confiere al titular
de la marca registrada la facultad de " prohibir que los terceros, sin
su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier
signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a
aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o
renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa
se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de
la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre
de dicha marca registrada."
Como
recordamos en nuestra Sentencia 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de
Justicia de la Unión
Europea ha ido interpretando estos preceptos en un doble
sentido: respecto de los criterios a seguir para que pueda apreciarse que una
marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se
confiere a estas marcas. En la instancia se ha acreditado que las marcas de la demandante
son notorias y ahora tan sólo se cuestiona si el tribunal de instancia ha
seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de estas
marcas ha realizado el Tribunal de Justicia.
Ahora
bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal),
"(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una
condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la
existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2,
de la Directiva
89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las
marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que
mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido
conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad
de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno
de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008
("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que,
además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria,
exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la
marca.
18. En nuestro caso, la Audiencia niega que
exista conexión entre cada una de las marcas notorias del demandante y la
botella de Goa, y, a mayor abundamiento, afirma que caso de existir, esta no
habría reportado ningún aprovechamiento de la reputación o el renombre de las
marcas.
Aunque
el recurso afirme que la sentencia de instancia se aparta de las pautas
jurisprudenciales a la hora de afrontar la semejanza entre los signos, pues en
la valoración de conjunto no se han tenido en cuenta los elementos distintivos
y dominantes, en realidad, esta denuncia no deja de ser una tacha genérica,
para facilitar la sustitución de la valoración de la Audiencia , que no
aprecia la conexión, por la suya que sí la aprecia.
Conviene
advertir que la valoración de si la botella de Goa evoca las marcas notorias de
la actora corresponde al tribunal de instancia, sin que sea posible revisar
esta valoración, a no ser que sea arbitraria o incurra en un error notorio, que
no es el caso.
La
sentencia recurrida afirma que la botella de ginebra Goa no evoca las
características atribuidas a la ginebra Bombay Sapphire, porque lo que tienen
en común, que es fundamentalmente el color azul, no identifica en el mercado a
las marcas de la actora. Esta afirmación guarda relación con los hechos
declarados probados, entre los que se encuentra que en la actualidad Bombay
Sapphire no es la única ginebra que se comercializa en un envase de color azul.
Hay otras ginebras que emplean un envase azul, aunque en algún caso sea con una
tonalidad distinta (por ejemplo, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin
Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin....), o con
colorante azul (por ejemplo, The London Gin nº 1 Original Blue Gin).
Por
otra parte, la combinación del color azul con el resto de los elementos que
componen las marcas de la demandante, de una parte, y la botella de Goa, de
otra, no sólo no contribuyen a generar la conexión sino que la impiden, pues
las denominaciones y la propia forma de las botellas son muy características y
muy distintas. Aunque en el caso de las denominaciones puede hablarse de una
identidad conceptual, porque Goa y Bombay son los nombres tradicionales de dos
ciudades de India, esta identidad es muy débil y se diluye con la desemejanza
gráfica y fonética.
Motivo
primero de casación: compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia
desleal
19. Formulación del motivo. Este motivo se basa
en la infracción de los arts. 5, 6, 11 y 12 LCD y la jurisprudencia que los
interpreta. En concreto, se denuncia la infracción de la doctrina
jurisprudencial que entiende que las normas sobre competencia desleal tienen
carácter complementario respecto de la legislación especial reguladora de la
propiedad industrial, siendo aplicable a supuestos en que no lo sea esta.
En
la desarrollo del motivo se argumenta que puede acudirse a la protección
dispensada por la Ley
de Competencia Desleal en aquellos supuestos que no están plenamente
comprendidos en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de vigencia
de protección marcaria y presenten por demás facetas ajenas al mismo. El
recurso razona que las prestaciones objeto de la imitación que se pretende
perseguir mediante una u otra normativa no son las mismas. Añade que algunas de
las consecuencias de la actuación de la demandada no quedan cubiertas por los
derechos marcarios, pero sí están reprimidas por la normativa de competencia
desleal. Y sobre todo insiste en que la protección por la Ley de Competencia Desleal le
permite impedir que la demandada utilice un bien material, que si bien no está
protegido por la normativa marcaria, podría estarlo por la de competencia
desleal, en concreto, el uso del color azul zafiro.
Procede
desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
20. Jurisprudencia sobre la complementariedad
relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan
los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal,
sigue el denominado principio de complementariedad relativa.
Como
hicimos en la Sentencia
586/2012, de 17 de octubre, hay que partir de algunas consideraciones generales
sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de
marcas: "(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que
partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de
marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza
real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de
tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como
regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la
caducidad no se declare-.
En
definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción
constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado -
también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y
provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el
servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha
legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos
sustanciales-, no tal como es usado.
Por
el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger,
no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto
es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se
practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el
titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el
mercado mismo".
El
criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos:
de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede
constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por
un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la
sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un
derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de
sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su
exclusiva").
Como
se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los
criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es
procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad
industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
De
una parte, no procede acudir a la
Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente
comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos
hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que
comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos
anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar
el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
De
otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a
conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente
una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es
común con los criterios de infracción marcaria.
Y en
última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de
que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el
caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones
adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos
derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.
En
este sentido concluíamos en la
Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: "(e)n
definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez,
dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento
fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de
los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser
calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".
21. Análisis de cómo se ejercitaron las acciones de
competencia desleal. Las anteriores consideraciones nos llevan a un
análisis de la demanda, para extraer en qué se fundaron los actos de
competencia desleal denunciados.
En
la demanda, en el apartado de fundamentos de derecho, con referencia a lo
descrito con detalle en el apartado de hechos, se especifica que la conducta
que se considera constitutiva de competencia desleal es: la reproducción que
hace la demandada en la botella de Goa de la práctica totalidad de los elementos
esenciales que singularizan e identifican la forma de presentación de Bombay
Sapphire, tal y como se comercializa en el mercado.... (color azul zafiro,
tapón negro de la botella, colores dorados/plateados, talle en forma de joya de
la botella, similitud conceptual de las denominaciones Goa y Bombay,
representación de ingredientes botánicos en los laterales de la botella). La
demanda pone el acento en la utilización del color azul zafiro como código de
color e identificación de la botella Goa, que reproduce de manera casi idéntica
el código de color e identificación azul zafiro utilizado por Bombay Sapphire,
que en el mercado se identifica con este producto. Unido todo ello a la
publicitación del producto Goa en tonos azules, de manera muy similar a la notoria
publicidad realizada en torno al producto Bombay Sapphire.
La
demandante identifica cuatro actos de competencia desleal distintos:
i)
Entiende que esta conducta constituye un acto de confusión tipificado en
el art. 6 LCD, "porque dicha utilización de la botella de Goa de la
práctica totalidad de los elementos esenciales que singularizan e identifican
el propio producto de Bombay Sapphire, tal y como se comercializa en el
mercado, así como la utilización de tonos azules en relación con la publicidad realizada
en torno a dicho producto resultan idóneos para crear confusión y/o asociación
con Bombay Sapphire".
ii)
También constituiría un acto de aprovechamiento de la reputación ajena,
prohibido por el art. 12 LCD, por cuanto mediante la utilización de dichos
elementos en relación con la botella de Goa y, sobre todo, de las tonalidades
de azul empleadas en la publicidad, la demandada se aprovecha de forma indebida
de la reputación ganada en el mercado por las demandantes.
iii)
También se había producido un acto de obstaculización por dilución,
incardinable en el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), en la medida en que
produce un menoscabo de la distintividad intrínseca y extrínseca de los
elementos de singularización e identificación de Bombay Sapphire, idóneo para
convertirlos, como consecuencia de su dilución, en elementos genéricos.
iv)
Finalmente, también sería un acto de imitación prohibido por el art. 11.2 LCD,
porque se trata de un acto de imitación del producto de forma idónea para
generar confusión/asociación por parte de los consumidores, tanto respecto de
este producto como de su procedencia, que comporta un aprovechamiento de la
reputación ajena, perfectamente evitable.
Ninguna
de estas cuatro conductas tipificadas por la Ley de Competencia Desleal, al margen de si se
llegan a apreciar en la práctica, tal y como se denunciaron en la demanda, se
basan directamente en los derechos de exclusiva que confieren los registros
marcarios, sino en la especial forma en que es comercializado y publicitado el
producto de las demandantes, la ginebra Bombay Sapphire, por lo que no deben
excluirse sin entrar a analizar en cada caso si concurren los presupuestos para
su apreciación. Dicho de otro modo, en principio, las acciones ejercitadas en
la demanda, de infracción marcaria y de competencia desleal eran
complementarias, y deberían haber sido examinadas de forma pormenorizadas.
22. Actos de confusión y no de imitación. Es
claro que la conducta que se denuncia en la demanda como constitutiva de
competencia desleal es el empleo de una forma de presentación en la
comercialización de la ginebra Goa que induce a confusión por su semejanza con
la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Conforme a la doctrina
de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD,
porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino ante un
supuesto prohibido por el art. 6 LCD, por tratarse de la forma en que se
presenta el producto. Como recuerda la Sentencia 792/2011, de 16 de noviembre, con cita
de sentencias anteriores, "los supuestos de los dos preceptos (...)
responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de
las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en
tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a
los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o
información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ( Sentencias
de 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo, 12 de junio, 17 de
julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de
enero, 10 y 25 de febrero, 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo y 23
de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011 )".
En
relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD, resulta
de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de
17 de octubre, para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción
marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se
argumentaba que "el riesgo de confusión en materia de marcas se determina
-como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso
infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de
la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia
desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se
protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a
error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación
suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de
valor base de la confusión o el aprovechamiento".
Aunque
realicemos ahora el juicio de confusión bajo estos parámetros propios del art.
6 LCD, tampoco se aprecia que la forma de presentación de la botella de ginebra
Goa, en relación con la botella Bombay Sapphire, teniendo en cuenta como se
comercializan estos productos, sea idónea para generar confusión sobre la
procedencia del producto. Las diferencias son tan relevantes, tanto por la
forma de la botella como por el empleo de los respectivos signos denominativos,
que la impresión general en el consumidor no le puede llevar a pensar que la
ginebra Goa tiene un mismo origen empresarial que Sapphire o que existe algún
tipo de vinculación. En relación con el empleo del tono azul en la forma de
presentación de Bombay Sapphire, aunque no deja de ser característico, por sí
sola no lo es tanto como para que, al margen del resto de los elementos de la
presentación de una botella, su empleo por parte de la ginebra Goa genere o
pueda generar confusión sobre el origen empresarial de los productos.
23. Explotación de la reputación ajena. En la Sentencia 746/2010, de 1
de diciembre, expusimos cuál es el ámbito de aplicación del art. 12 LCD, lo que
resulta esencial para constatar si, a la vista de lo alegado en la demanda y de
lo declarado probado, la demandada incurrió en un comportamiento de explotación
de la reputación ajena.
i)
El art. 12 LCD, que se rubrica "(e)xplotación de la reputación
ajena", se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de
cláusula general que " se considera desleal el aprovechamiento
indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación
industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado
"; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que "(e) n
particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de
denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo»,
«sistema», «tipo», «clase» y similares ".
ii)
La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el
aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta
circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art.
5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales
5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en
ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina,
debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de
confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores,
refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas,
Sentencia 513/2010, 23 de julio ), como también sucede con el tipo del art. 6º
LCD, y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se
refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.
La
nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la
práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria
del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los
actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo
para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios
con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo ).
iii)
La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en
el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una
reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta
implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende
los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen
nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo
afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC
).
iv)
La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento
adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la
reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de
identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento,
prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan
información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El
párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o
de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos
competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la
competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la
doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial,
etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la
reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.
v)
Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro
pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso
directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de
una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.
vi)
El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni
contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y
sin justificación.
24. La demandante, para justificar la concurrencia de
una conducta incardinable en el art. 12 LCD, argumenta que la utilización en la
botella de Goa de la práctica totalidad de los elementos esenciales que
singularizan e identifican el propio producto de Bombay Sapphire, tal y como se
comercializa en el mercado, no sólo resultan idóneos para crear confusión y/o
asociación con Bombay Sapphire ( art. 6 LCD ), sino que también constituye un
acto de aprovechamiento de la reputación ajena, prohibido por el art. 12 LCD,
por cuanto mediante la utilización de dichos elementos en relación con la
botella de Goa y, sobre todo, de las tonalidades de azul empleadas en la
publicidad, la demandada se aprovecha de forma indebida de la reputación ganada
en el mercado por las demandantes.
Está
acreditado el prestigio y reputación de la ginebra Bombay Sapphire, que tiene
una singular forma de presentación que la distingue y encierra así una
distintividad competitiva, cuyo aprovechamiento indebido podría sancionarse por
el art. 12 LCD. Pero esta forma de presentación no queda reducido al color
azul, el cual por sí solo no condensa la reseñada distintividad, entre otras
razones porque, siempre partiendo de lo acreditado en la instancia, sobre el
70% de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses (a
contar desde la sentencia de primera instancia) de alguna bebida alcohólica no
asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y solo un 0,7% lo
asocian con la marca Bombay. Además, como exponíamos antes, Bombay Sapphire no
es la única ginebra premium que emplea un envase de color azul.
De
tal forma que con el mero uso del color azul en la presentación de la ginebra
Goa, y especialmente en su envase, no se produce ningún aprovechamiento de la
reputación que encierra la distintividad competitiva que tiene la forma de
presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Y este aprovechamiento tampoco se
produce por el empleo combinado del resto de los elementos utilizados por la
ginebra Goa en su presentación, que difieren significativamente de los de
Bombay Sapphire y, lo que es más importante, no captan ni por ello transmiten
la distintividad competitiva que encierra la forma de presentación de Bombay
Sapphire.
25. Actos de obstaculización. El recurso invoca
correctamente el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), según el cual se " se
reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las
exigencias de la buena fe ", pues sigue la pauta marcada por la
jurisprudencia.
Este
precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y
concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" ( Sentencias
1169/2006, de 24 de noviembre, y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que
"tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de
sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado
tipificar en concreto" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre,
311/2007, de 23 de marzo, y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente,
"esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que
tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma
autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no
han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación
particular" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 48/2012, de 21
de febrero ). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como
desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos
específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel
modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una
afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad
aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran
el supuesto tipificado para impedirlas" ( sentencias 635/2009, de 8 de
octubre, y 720/2010, de 22 de noviembre ).
La
demanda imputaba a la demandada haber realizado un acto de obstaculización por
dilución, incardinable en el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), en la medida en
que, a su juicio, produjo un menoscabo de la distintividad intrínseca y
extrínseca de los elementos de singularización e identificación de Bombay
Sapphire (principalmente el color azul zafiro), idóneo para convertirlos, como
consecuencia de su dilución, en elementos genéricos.
Pero
estos hechos, tal y como son denunciados, carecen por sí solos de la relevancia
que se pretende. No siempre, alguien que pretende dotar de distintividad a un
determinado color que usa en su publicidad y en la presentación de su producto,
está legitimado para impedir que un competidor lo utilice, bajo la
justificación de que este empleo le impide alcanzar en el mercado la
distintividad sobrevenida que busca. Pues ello sería atribuir al demandante un
derecho de exclusiva antes de que lo hubiera merecido, por el registro del
signo o por haber logrado su notoriedad con el uso, aunque no esté registrado.
Cuestión distinta, que no podemos analizar porque no fue específicamente
planteada en la demanda, es que hubiera podido existir lo que la doctrina
entiende como "imitación publicitaria" constitutiva de acto de
obstaculización.
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