Sentencia del
Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).
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5. Formulación del motivo segundo de casación. El motivo se basa en la
infracción del art. 34.2.b) LM, en relación con el art. 37 a) LM. En el
desarrollo del motivo se razona que la sentencia recurrida, si bien establece
como indiscutiblemente probado que Autoram, S.L. actúa en el tráfico con su
denominación social, no considera que utilice esta denominación como nombre
comercial y menos aún como marca. Razona que, conforme a la doctrina, si el
signo se emplea únicamente como denominación social, para identificar a la
persona jurídica en el tráfico como sujeto de derechos y obligaciones, no debe
existir incompatibilidad. La incompatibilidad, y la consiguiente infracción, se
produce cuando se emplea la denominación social como marca o nombre comercial
para productos o servicios.
También se razona que el riesgo de confusión debe
analizarse en función de determinados factores que integran la denominada
impresión de conjunto, para el consumidor medio, que en este caso debería
llevar a negar la existencia de riesgo de confusión.
Procede desestimar el motivo por las razones que
exponemos a continuación.
6. Desestimación del motivo segundo de casación. La denominación de
una sociedad mercantil cumple, como en el caso de cualquier persona jurídica,
la función de identificar dicha entidad de entre otras, en el marco de las
relaciones jurídicas, permitiéndosele ser sujeto de derechos y obligaciones, y
por lo tanto capaz de adquirir bienes o celebrar negocios jurídicos con las
limitaciones derivadas de su naturaleza jurídica. Pero la denominación de una
persona jurídica, especialmente en el caso de las sociedades mercantiles, es
susceptible de ser empleada como signo distintivo, cuando sea asociado por el
público al crédito o reputación que, a su juicio, merecen los productos o
servicios que ofrece la empresa.
En torno a esta distinción, esta Sala ha desarrollado su
jurisprudencia, que se contiene, entre otras, en la Sentencia 476/2006, de 18
de mayo:
«la denominación social y el nombre comercial se
desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen
jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social es un signo
de identidad personal, identifica al titular --empresario-- a modo de un
nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y
obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el
signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras
actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico
económico. En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación
social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo,
pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión».
En este sentido, el art. 34.2 LM, al regular el alcance
del ius prohibendi que se reconoce al titular de la marca, se dirige al
uso por terceros del signo registrado en el tráfico económico. Esta limitación
del ius prohibendi al uso del signo en el tráfico económico del art.
34.2 LM (que supone una transposición prácticamente literal del art. 5.1 de la
Directiva 89/104/CEE) guarda relación con el propio concepto legal de marca,
que según el art. 4 LM debe servir para identificar "en el mercado"
los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Como recordábamos en la Sentencia 228/2013, de 12 de
abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 11 de
septiembre de 2007, (C- 17/2006), entiende que la denominación social se emplea
para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la
Directiva, no sólo «cuando un tercero pone el signo constitutivo de su
denominación social [...] en los productos que comercializa», sino también
cuando lo utiliza «de manera que se establezca un vínculo entre el signo
constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o
los servicios que presta [...]». Y en este sentido debemos entender la
enumeración ejemplificativa que hacíamos de usos de la denominación social como
signo distintivo en el mercado, a los efectos del art. 34.2 LM: « cuando
consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la
documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con
que se obsequian a los clientes, etc. » (Sentencia 485/2004, de 27 de mayo,
citada por las posteriores Sentencias 632/2008, de 4 de julio, y 228/2013, de
12 de abril).
Para acabar de delimitar el ámbito de protección de una
marca y de un nombre comercial, como los que tiene registrados la demandante,
frente a una denominación social igual o semejante, también es necesario tener
en cuenta el límite al derecho de marca previsto en el art. 37 a) LM. Este
último precepto prescribe que «(e)l derecho conferido por la marca no permitirá
a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que
ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o
comercial: de su nombre y de su dirección; [...]». En otras ocasiones, ya nos
hemos hecho eco de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
contenida en su Sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C-245/2002), y reiterada
después por la sentencia 916/2011, de 21 de diciembre, de que la referencia al
empleo de "su nombre", no debe quedar limitado al de la persona
física, sino que puede alcanzar también al de la persona jurídica (Sentencias
916/2011, de 21 de diciembre, y 97/2012, de 6 de marzo).
De este modo, en el conflicto entre marca o nombre
comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de
infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es
precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si
este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse
la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal
forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede
desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un
vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en
que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del
signo marcario.
7. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social
no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso
especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar
si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión
entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta.
La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte
como hecho acreditado de que "la demandada se desenvuelve en el tráfico
comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", sin
perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la denominación
Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa
marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia
especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo
del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la
denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta
referencia a que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como
Autoram, S.L., que es su denominación social", implica algo más que un uso
de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación
jurídica.
Por otra parte, si la demandada pretendía acogerse al
límite del art. 37 a) LM, no bastaba su invocación. Era necesario que
previamente hubiera quedado acreditado en la instancia que el uso realizado por
la demandada de su denominación social en el tráfico económico lo fue conforme
a las prácticas leales en materia comercial, y no tenemos constancia de ello en
la sentencia. Entrar a juzgar si fue así, sin que además consten acreditados en
la instancia hechos de los que pueda derivarse esa apreciación, excede de la
casación.
En nuestro caso, a la vista de lo que se declara probado
en la instancia, que no podemos revisar en casación, como parece que pretende
el recurrente, partimos del hecho de que la demandada ha utilizado con esta
finalidad su denominación social, ya sea aisladamente ya sea junto al signo
BMW. Por ello, siempre que se aprecie el riesgo de confusión, en los términos
previstos en el art. 34.2.b) LM, deberemos entender correcta la estimación de
la infracción marcaria.
8. Conforme al art. 34.2.b) LM, « (e)l titular de la marca registrada
podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico
económico: [...] b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a
la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un
riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de
asociación entre el signo y la marca. [...]». Como hemos expuesto en otras
ocasiones, resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea sobre el riesgo de confusión que, como hemos hecho en otras
ocasiones (Sentencias 433/2013, de 28 de junio, y 95/2014, de 11 de marzo),
podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices:
«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el
público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos
que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas
vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel,
sino que sirve para precisar su alcance [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de
marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c.
Klijsen].
»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión
debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en
liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de
similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos
dominantes [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE
de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de
1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms.
427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo,
569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de
marzo y 364/2010, de 2 de junio].
»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser
investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto
concreto que sean pertinentes [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita
de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de
junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000
(C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de
30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010,
72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del
conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de
ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el
signo y entre los productos o servicios designados [ STJUE de 11 de noviembre
de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].
»iv) En la valoración global de tales factores ha de
buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los
mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre
los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre
los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado
grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (STJUE de 29 de septiembre
de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).
»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone
que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe
tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la
posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la
imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en
consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede
variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE
de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].
»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto,
fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin
detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio
analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos
en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias
del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en
la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se
prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando
la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm.
777/2010, de 9 de diciembre).»
9. El tribunal de apelación al juzgar sobre la confusión no ha contradicho
estas directrices, pues no ha dejado de realizar una apreciación global, sin
perjuicio de resaltar las similitudes que, en el conjunto de la valoración,
generan el riesgo de confusión.
El tribunal tiene en consideración que existe una
identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios
de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos
(clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial "Autorama" para la
actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su
denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de
vehículos y de venta de vehículos de segunda mano.
Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la
denominación ("Autorama") empleada en la marca mixta de la demandante
y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la
demandada, "Autoram". La semejanza fonética y gráfica es innegable.
Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento
y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada
tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los
signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial.
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