Sentencia del
Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).
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PRIMERO.- Antecedentes del caso
1.- "Torta del Casar" es una
Denominación de Origen Protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue
concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente,
había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001
de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.
El Consejo Regulador de la DOP
"Torta del Casar", interpuso una demanda contra Quesería Tierra de
Barros S.L. en la que solicitaba que se declarara: i) que la comercialización
de los quesos identificados bajo el signo "Torta de Barros" supone
una infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta
desleal; ii) que la utilización comercial de la demandada en los términos
"Torta", "Minitorta", "Tortita" y, en su caso
"Tortissima", en solitario o como parte integrante de expresiones más
largas, supone infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una
conducta desleal; iii) que la utilización de los nombres de dominio
www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com llevada a cabo por la demandada
para la promoción y oferta de sus quesos supone infracción de la DOP
"Torta del Casar", así como una conducta desleal; iv) que la marca
española n.º 2.787.903 "Tortissima" no ha sido objeto de uso real y
efectivo en el mercado, en relación con los productos cubiertos por su
registro, en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación
de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad total de la marca
sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; v) que la marca española
n.º 2.558.336 "Torta de Barros" no ha sido objeto de uso real y
efectivo en el mercado, en relación con "leche", en el plazo de cinco
años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en
consecuencia, se declare la caducidad parcial de la marca en relación con
"leche", sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; vi) la
nulidad parcial de las marcas españolas n.º 2.558.336 "Torta de
Barros" y n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos
lácteos", sobre la base del art. 14 del Reglamento UE 1151/2012 y/o el
art. 51 de la Ley de Marcas; vii) con carácter subsidiario, la caducidad
parcial de la marca española n.º 2.558.336 "Torta de Barros" para
"productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de
Marcas; viii) también subsidiariamente, y para el caso de no declarar su
caducidad por falta de uso o su nulidad parcial, la caducidad parcial de la
marca española n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos
lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas. Y ejercitaba
las acciones de cesación y remoción derivadas de las anteriores declaraciones.
2.- La demandada contestó a la demanda,
solicitó que se declarara la nulidad de la marca "Torta" M-2.394.193
de la actora, opuso la excepción de cosa juzgada en relación con la marca
"Torta de Barros" M-2.558.336 y la de prescripción de las acciones
ejercitadas en la demanda, y, en cuanto al fondo del litigio, alegó que venía
usando las marcas cuya caducidad se solicitaba para designar leche y queso, y
que el término "torta" se emplea para designar un tipo de queso de
pasta blanda en varios lugares de la geografía española y europea, no solamente
en el Casar de Cáceres, por lo que solicitó la desestimación de la demanda.
3.- El 2 de febrero de 2016, el juzgado
dictó un auto en el que acordó sobreseer parcialmente el procedimiento al
estimar la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones, declarativas
y de condena, relativas a la infracción de la DOP "Torta del Casar"
por la marca "Torta de Barros" y los nombres de dominio www.tortadebarros.es
y www.tortadebarros.com, así como la relativa a la nulidad parcial de la
marca "Torta de Barros". La cosa juzgada venía determinada por la
sentencia 26/2007 de 22 de enero, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Consejo Regulador de la DOP
"Torta del Casar" contra la resolución de la Oficina de Patentes y
Marcas de 2 de diciembre de 2004, resolutoria del recurso de alzada de la de 31
de mayo de 2004, que concedió a Quesería Tierra de Barros S.L. la marca
nacional 2.558.336, denominada "Torta de Barros", por infracción de
los arts. 5 y 6 de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM), recurso que había
sido interpuesto porque la impugnante entendió que tal concesión era
perjudicial para sus marcas "Torta" y "Torta del Casar".
Asimismo, en la audiencia previa se
decidió que no formaba parte del objeto del proceso la declaración de nulidad
de la marca "Torta" 2.394.193, que había solicitado la demandada.
4.- La consecuencia de lo anterior es
que el objeto del proceso quedó circunscrito a lo siguiente:
i) La caducidad parcial, respecto
del producto "leche", de la marca nacional 2.558.336, "Torta de
Barros", mixta, solicitada el 19 de septiembre de 2003 para distinguir
"leche y productos lácteos", de la clase 29, por falta de uso; y la
caducidad total de la marca nacional 2.787.903, "Tortissima",
denominativa, solicitada el 25 de agosto de 2007 para distinguir "leche y
productos lácteos", de la clase 29, por falta de uso. Y, subsidiariamente,
la caducidad parcial de ambas marcas, respecto de "productos
lácteos", por uso engañoso.
ii) La nulidad parcial de la marca
"Tortissima" para "productos lácteos" con base en el art
14.1 del Reglamento UE 1151/2012, por conflicto con la DOP "Torta del
Casar" y, subsidiariamente, con base en el art. 51 LM en conexión con los
arts. 5.1.f LM (marca contraria a la Ley) y 5.1.g LM (marca engañosa).
iii) Las acciones de competencia
desleal por la comercialización de quesos identificados bajo los signos
"Torta", "Torta de Barros", "Minitorta",
"Tortita" y "Tortissima" y la utilización de los nombres de
dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com para la
promoción y oferta de tales quesos, sobre la base del art. 32.1 de la Ley de
Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD), ordinales 1 a 3, en conexión con los
arts. 5, 6, 12 y 15 LCD.
5.- El Juzgado de Primera Instancia y
Mercantil desestimó la demanda.
i) Respecto de las acciones de
caducidad, declaró que existía prueba del uso real y efectivo de las marcas
"Tortissima" y "Torta de Barros" en la comercialización de
quesos. En cuanto a la solicitud de caducidad parcial de esta última marca,
solamente respecto del producto "leche", la sentencia declaró que, al
ser el queso un producto similar a la leche, el uso de la marca para distinguir
quesos enervaba la caducidad de la marca respecto de la leche.
ii) Respecto de la nulidad parcial
de la marca "Tortissima" con base en el art 14.1 del Reglamento UE
1151/2012, por conflicto con la DOP "Torta del Casar" y,
subsidiariamente, con base en el art. 51 LM en conexión con los arts. 5.1.f LM
(marca contraria a la Ley) y 5.1.g LM (marca engañosa), asumió los razonamientos
contenidos en la sentencia 26/2007 de 22 de enero, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
relativos a que el término "torta" es genérico por referirse a un
tipo de queso por su forma "atortada" y su textura blanda y
semilíquida, siendo "torta" una denominación para este tipo de queso
que se halla extendida no solo por la geografía nacional española en general
sino también por la extremeña en particular.
iii) Respecto de las acciones de
competencia desleal, tras rechazar la excepción de prescripción porque el día
inicial del plazo de ejercicio de la acción sería el de finalización de la
conducta continuada, desestimó dichas acciones por las mismas razones por las
que se había desestimado la nulidad parcial de la marca "Tortissima".
6.- La demandante apeló la sentencia y
la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. Asumió los
argumentos utilizados en la sentencia de primera instancia para desestimar las
acciones de caducidad por falta de uso y de nulidad parcial. Desestimó también
las acciones de competencia desleal, respecto de las que declaró que el
etiquetado y la presentación del producto de la demandada era nítidamente
distinto al utilizado por la demandante, por lo que no existía error ni
confusión.
7.- La demandante ha interpuesto un
recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra
dicha sentencia. El recurso extraordinario por infracción procesal no ha sido
admitido a trámite.
SEGUNDO.- Formulación del primer motivo
del recurso de casación
1.- El primer motivo del recurso de
casación se encabeza con este epígrafe:
"Aplicación incorrecta del art.
55.1.c) en relación con los arts. 39 y 60, todos de la Ley de Marcas
[...]".
2.- En el desarrollo del motivo, la
recurrente precisaba que, mientras que solo pretendía la declaración de
caducidad parcial de la marca "Torta de Barros" (pues se ejercitaba
exclusivamente respecto del producto "leche", no respecto de
"productos lácteos"), respecto de la marca "Tortissima"
pretendía la declaración de caducidad total pues se ejercitaba respecto de
todos los productos amparados por esta marca.
3.- Respecto de la caducidad de ambas
marcas para amparar el producto "leche", la infracción se había
cometido al extender los efectos del uso de la marca para un producto, el
queso, a otro producto diferente, la leche, pues no existía prueba de que, para
el público destinatario, la leche y el queso formaran parte de una misma
especie, clase o grupo de productos con sustantividad suficiente.
4.- Respecto de la caducidad de la
marca "Tortissima" para los productos lácteos distintos del queso,
afirmó que "productos lácteos" era una categoría amplia de productos,
y el uso real y efectivo de la marca solo respecto de algún producto específico
en esa categoría, el queso, no impide la caducidad respecto del resto de
productos.
TERCERO.- Decisión del tribunal: la
caducidad parcial de la marca por el uso real y efectivo solo respecto de
alguno de los productos para los que ha sido registrada
1.- Para resolver este motivo, debemos
precisar las premisas de las que hay que partir. En primer lugar, las marcas
cuya caducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y
registradas para "leche y productos lácteos", de la clase 29.
Asimismo, ha resultado probado que ambas marcas han tenido un uso real y
efectivo para quesos. Aunque las sentencias de instancia son imprecisas sobre
este extremo, de su lectura y del examen de los documentos a que hacen
referencia expresa, se desprende con suficiente certeza que el uso real y
efectivo al que se refieren lo es del producto queso, pues los documentos que
se han aportado relativos a la comercialización de leche por parte de Quesería
Tierra de Barros, S.L. prueban que comercializa leche, pero no que lo haga bajo
ninguna de las marcas cuya caducidad por falta de uso se ha solicitado.
2.- No se plantea tampoco la posible
discordancia de la ley nacional respecto de la directiva pues no ha pasado a la
vigente Ley 17/2001, de Marcas, la regulación contenida en el art. 4.4 de la
anterior Ley 32/1988, de Marcas, que, conforme a su tenor literal, establecía
un efecto expansivo del uso de la marca para un producto, pues extendía el
efecto de tal uso a "productos o servicios de la misma clase del
nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o
servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un
tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto
del origen de unos y otros".
3.- El régimen que resulta de los arts.
39.1, 41.2, 52.3, 55.1.c y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas (en la redacción
anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de
diciembre, que es la aplicable en este recurso por razones temporales), no
ampara el efecto expansivo que establecía el art. 4.4 de la Ley 32/1988, de
Marcas (que no tenía apoyo en las previsiones de la Directiva 89/104/CEE y que
resultaba contradictorio con el régimen de caducidad parcial previsto en la
propia ley). De acuerdo con el régimen establecido en la nueva ley, "la
declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los
productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular
o por un tercero con su consentimiento" (sentencia de esta sala 453/2013,
de 2 de julio).
4.- La jurisprudencia del Tribunal
General de la Unión Europea (que aunque va referida al Reglamento de la Marca
Comunitaria 207/2009 y a la oposición al registro, es de plena utilidad al
venir referida a la eficacia legitimadora del uso de la marca y al ser la
regulación del uso de la marca en el citado Reglamento coincidente con la de la
Directiva 2008/95/CE) está resumida en la sentencia de 8 de mayo de 2019,
asunto T-269/18, que declara sobre esta cuestión:
"[...] si una marca ha sido
registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia
para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles
de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca
para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un
procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que
pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido
efectivamente utilizada [...]
" Si bien el concepto de uso
parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han
usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la
consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para
productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo
probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen
a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este
respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el
titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes
imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no
puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o
servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o
servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente
diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías
coherentes".
5.- Por consiguiente, la eficacia
legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones. De una
parte, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos
jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase (en este caso, la clase
29) ni a otros de distinta clase pero similares, como resultaba del tenor
literal del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas. El uso efectivo de la marca
para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la
protección solo de la subcategoría a las que pertenece el producto para los que
la marca de la Unión ha sido efectivamente utilizada. Por tanto, la amplitud de
la categoría para la que la marca ha sido registrada es relevante, pues si una
marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios
suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias
subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del
uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo
implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen
los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente
utilizada.
Pero, de otra parte, no debe
privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser
rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no
son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no
puede dividirse sino de forma arbitraria.
6.- Coincidimos con la recurrente en
que "leche y productos lácteos" es una categoría amplia en la que,
sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materia
prima necesaria para elaborar los productos lácteos, de los productos lácteos
elaborados a partir de esa materia prima, puesto que uno y otros tienen
sustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivo
de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un
uso de la marca respecto del producto "leche".
7.- Ha de estimarse, por tanto, la
pretensión de la demandante respecto de la caducidad de ambas marcas con
relación al producto leche. Que en el caso de la marca "Tortissima",
la solicitud de caducidad no se hubiera referido exclusivamente al producto
"leche" (como sí había sucedido con la solicitud de caducidad parcial
de la marca "Torta de Barros") no es óbice para tal declaración, pues
como declaramos en la sentencia 288/2010, de 10 de mayo, "no es
incongruente declarar una nulidad parcial por desuso cuando en la demanda se
pretendió que esta alcanzara a todos los productos para los que las marcas
habían sido concedidas".
8.- A una solución diferente ha de
llegarse respecto de la solicitud, formulada en el recurso, de que la caducidad
de la marca "Tortissima" alcance a todos los productos lácteos
excepto el queso. No se ha justificado suficientemente que los "productos
lácteos" sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real
y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su
totalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil
encuadrar en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el
caso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocido
con la denominación genérica petit suisse), cuajadas, requesones, etc.
9.- Por tanto, la estimación de este
motivo del recurso ha de ser parcial, pues solo puede acordarse la caducidad
parcial de ambas marcas, en lo que respecta al producto "leche".
CUARTO.- Formulación del segundo motivo
1.- El encabezamiento del segundo
motivo tiene este contenido:
"Infracción del art. 13
apartados 1 y 2, en conexión con el art. 41.2, todos del Reglamento UE
1151/2012 [...]".
2.- La infracción se habría cometido
porque la sentencia de la Audiencia Provincial consideró el término
"torta" como un término genérico y no como una denominación
tradicional no geográfica. Según la recurrente, la protección derivada de la
DOP "Torta del Casar" no se circunscribe a esta expresión en su
conjunto o al término geográfico "Casar", sino también al uso aislado
de la palabra "torta" para quesos.
QUINTO.- Decisión del tribunal: la
protección de los términos genéricos incluidos en una DOP
1.- "Torta del Casar" es una
DOP regulada actualmente por el Reglamento UE 1151/2012. De acuerdo con el art
5.1 de este reglamento, se entiende por "denominación de origen":
"un nombre que identifica un
producto:
" a) originario de un lugar
determinado, una región o, excepcionalmente, un país;
" b) cuya calidad o
características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico
particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y
" c) cuyas fases de producción
tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida".
Como acertadamente argumenta la
recurrente, el cambio en la redacción del precepto que define la denominación
de origen que se ha producido en el Reglamento UE 1151/2012 respecto del
precedente Reglamento (CEE) 2081/1992, no es relevante, porque también bajo la
nueva redacción, una DOP puede consistir en (o puede contener como término
protegido) una denominación tradicional no geográfica siempre que designe un
producto agrícola o alimenticio originario de un determinado ámbito geográfico
y cuya calidad o características se deban fundamentalmente a ese origen
geográfico, en el que han tenido lugar todas sus fases de producción, que lo
distinguen de los productos originarios de otros ámbitos geográficos.
2.- El último párrafo del art. 13.1 del
Reglamento UE 1151/2012 prevé:
"Cuando una denominación de
origen protegida o una indicación geográfica protegida contenga ella misma el
nombre de un producto considerado genérico, el uso de tal nombre genérico no se
considerará contraria a lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo
primero".
El art. 13.2 de este reglamento
establece:
"Las denominaciones de origen
protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse
genéricas".
3.- De acuerdo con la sentencia de la
Audiencia Provincial, el término "torta" que se contiene en la DOP
"Torta del Casar" sería un nombre genérico a efectos de lo dispuesto
en el último párrafo del art. 13.1 del Reglamento, que ha sido transcrito. Esto
es, se trataría de un nombre genérico contenido en una DOP, cuyo uso no se
encuentra protegido contra:
"a) cualquier uso comercial
directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el
registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados
con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del
nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;
" b) cualquier uso indebido,
imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los
productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de
expresiones tales como "estilo", "tipo",
"método", "producido como en", "imitación" o
expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como
ingredientes".
4.- Para llegar a esta conclusión, la
sentencia de apelación hace suyos los argumentos de la sentencia 26/2007, de 22
de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, y afirma que "es evidente que la torta se
refiere, desde un punto de vista genérico, a un tipo de queso, por su forma atortada
y su textura blanda o semilíquida, denominación que se encuentra extendida no
solo en Extremadura sino en toda la geografía nacional [...]".
5.- La recurrente discrepa de la tesis
de la sentencia recurrida y sostiene que "torta" es una denominación
tradicional que designa un producto alimenticio originario de un lugar
determinado, en concreto del Casar de Cáceres. Por tanto, la DOP "Torta
del Casar" impediría que se registraran marcas y se utilizaran signos que
usaran no solamente el término "Casar" sino también los que usaran
aisladamente el término "torta". Considera que la sentencia recurrida
es contraria a la jurisprudencia del TGUE pues aplica indebidamente el último
párrafo del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012 y, como consecuencia de tal
aplicación indebida, infringe el art. 13.2 del Reglamento UE 1151/2012, ya que
convierte en genérico un término, "torta" amparado por la DOP para
quesos.
6.- Por tanto, la controversia
suscitada en este motivo del recurso se refiere a la protección que debe
concederse a los diferentes componentes de una DOP, cuando esta comprende más
de un término, y, en concreto, a si el término "torta" que forma
parte de la DOP "Torta del Casar" debe considerarse, cuando se aplica
a quesos, como un componente protegido frente a las prácticas descritas en los
apartados a) y b) del párrafo primero del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012
por tratarse de una denominación tradicional que, aun no siendo en sí de
carácter geográfico, está vinculada con la producción de dicho producto en una
zona geográfica determinada (la del Casar de Cáceres), como sostiene la
recurrente, o debe considerarse como "el nombre de un producto considerado
genérico" que, como tal, pese a estar integrado en la DOP, carece de esa
protección, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del art. 13.1 del
Reglamento UE 1151/2012.
7.- El art. 41 del Reglamento UE
1151/2012 regula una de las excepciones aplicables a determinados usos
anteriores, concretamente la de los términos genéricos, y establece en sus dos
primeros apartados:
"1. Sin perjuicio del artículo
13, el presente Reglamento no afectará al uso en la Unión de términos de
carácter genérico, incluso aunque estos formen parte de nombres que estén
protegidos en virtud de un régimen de calidad.
" 2. Para determinar si un
término se ha convertido o no en genérico, deberán tenerse en cuenta todos los
factores pertinentes, particularmente:
" a) la situación existente en
las zonas de consumo;
" b) los actos normativos
nacionales o de la Unión que sean pertinentes".
8.- El Tribunal General de la Unión
Europea ha declarado que estos criterios deben ser tomados en consideración
tanto para determinar si una denominación ha pasado a ser genérica como para
determinar si una denominación lo ha sido siempre. Y ha afirmado que para
establecer si una denominación es genérica deberán tenerse en cuenta todos los
factores y, en especial, la situación existente en el Estado miembro del que
proceda y en las zonas de consumo, la situación en otros Estados miembros y las
legislaciones nacionales o de la Unión pertinentes.
9.- En el desarrollo del motivo, la
recurrente alega que la Audiencia Provincial ha incurrido en varios errores al
valorar estos elementos y concluir que el término "torta" no está
protegido por la DOP.
10.- El primer error denunciado sería
que el tribunal de apelación ha tomado en consideración la situación actual, en
que el uso del término está muy extendido, pero que habría que retrotraerse a
la fecha de la solicitud de registro de la DOP, ya que el art. 13.2 del Reglamento
UE 1151/2012 prohíbe que las DOP puedan devenir genéricas.
11.- Este argumento no es correcto. La
Audiencia Provincial hace suyas las consideraciones contenidas en una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que se dictó en el año 2007,
esto es, varios años antes de que se dictara la sentencia recurrida y en una
fecha no lejana a la solicitud de la DOP. Además, la demandada aportó la
justificación de que existen marcas registradas en las que se usa el término
"torta" para quesos (se supone que de forma "atortada")
desde 1990; que en 1996, el consejo regulador de la DOP "Quesos de la
Serena" ya debatió la conveniencia de incluir en su denominación la
expresión "torta"; y que en el año 2003 (fecha muy cercana a la
solicitud de la DOP) la demandada ya obtenía premios en concursos de quesos en
los que existía una categoría "tortas". Por tanto, durante un periodo
prolongado, iniciado antes de la solicitud de registro de la DOP "Torta
del Casar", se han comercializado legalmente quesos de pasta blanda con la
denominación "torta" que no tienen su origen en el Casar de Cáceres,
lo que confirma la tesis de la sentencia recurrida sobre el carácter genérico
del término "torta" también cuando es aplicado a quesos de pasta blanda.
12.- Otro argumento de la impugnación
consiste en que la Audiencia Provincial niega la protección del término
"torta" por el mero hecho de derivar de la forma externa del producto
y obvia que la normativa sobre DOP permite la protección de denominaciones
tradicionales no geográficas.
13.- Tampoco el argumento es correcto.
La Audiencia Provincial, al hacer suyo el argumento de la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, consideró que el
término "torta" es genérico no solo por referirse a un tipo de queso
por su forma "atortada" y su textura blanda y semilíquida sino
también (y este es el argumento definitivo) porque "torta" constituía
una denominación para este tipo de queso que se halla extendida no solo por la
geografía nacional española en general sino también por la extremeña en
particular. Por tanto, se excluía que el término "torta" estuviera
referido únicamente a quesos de pasta blanda elaborados por métodos
tradicionales en la comarca del Casar de Cáceres, pues se usaba también para
quesos procedentes de otras áreas geográficas.
14.- En otro apartado de su recurso, la
recurrente reprocha a la Audiencia Provincial que no haya tenido en cuenta los
actos normativos nacionales o de la UE que sean pertinentes. El "acto
normativo" a tener en cuenta sería el propio Reglamento de la DOP
"Torta del Casar" y de su Consejo Regulador, que hace referencia a
"los nombres protegidos".
15.- El argumento se rechaza. El examen
de dicho reglamento no permite afirmar que en el mismo se proteja el término
"torta" aisladamente, incluso cuando no va unido a la expresión
"del Casar". Si bien es cierto que en algunos pasajes de dicho
reglamento se hace referencia a " los nombres protegidos" en
la DOP, en la definición del ámbito de protección afirma que "la
protección otorgada se extiende al nombre de la Denominación de Origen
Protegida "Torta del Casar"" (énfasis en cursiva añadido). En
todo caso, que dicho reglamento haga referencia a "los nombres
protegidos" por la DOP, sin precisiones adicionales, no significa que el
término "torta" resulte protegido cuando se utiliza aisladamente y no
conjuntamente con "del Casar".
16.- También se argumenta como motivo de
impugnación que la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta los precedentes
administrativos y judiciales existentes en los que se reconoce el carácter
protegido.
17.- Este argumento no es decisorio
porque, si bien es cierto que la OEPM ha rechazado en ocasiones la inscripción
de marcas para amparar quesos que lleven en su denominación el término "torta",
también lo es que existen un número considerable de marcas que amparan queso
que lo utilizan, algunas solicitadas antes de la solicitud de DOP y otras con
posterioridad. Y en cuanto a los antecedentes judiciales, es cierto que hay
algunas sentencias del TSJ de Madrid que dan la razón a la recurrente e impiden
que se registren marcas para queso que contengan la palabra "torta",
pero la sentencia del TSJ de Extremadura, precisamente en un litigio que
enfrentaba a las partes de este proceso, dio la razón a Quesería de Barros y
permitió el registro de las marcas hoy cuestionadas por considerar que
"torta" era un término genérico también para quesos.
18.- En todo caso, las resoluciones
judiciales y administrativas a que hace referencia la recurrente y que le dan
la razón, muestran principalmente que el consejo regulador de la DOP
"Torta del Casar" ha sido muy activo en la defensa de su tesis y en
el intento de monopolizar el término "torta" para los quesos de pasta
blanda fabricados en esa comarca conforme a métodos tradicionales, mientras que
los operadores económicos que han intentado registrar ese término no han sido
tan activos o no han tenido tanto acierto. Pero un tribunal de casación, que
debe revisar la corrección jurídica de sentencias dictadas en la instancia, no
puede encontrarse inevitablemente constreñido en esa tarea por la existencia de
algunas decisiones administrativas y sentencias de tribunales de instancia que
han acogido los argumentos que sostiene una de las partes en el recurso de casación.
Se trata, por tanto, de un elemento más, pero que no es definitivo considerado
aisladamente, sobre todo cuando tales resoluciones no son unívocas y pueden
encontrarse ejemplos que resuelven en uno y otro sentido.
19.- En conclusión, la valoración conjunta
del contexto fáctico y de los distintos elementos concurrentes que han
resultado acreditados en el proceso, tal como exigen las sentencias del
actualmente denominado Tribunal General de la Unión Europea de 12 de septiembre
de 2007, asunto T-291/03, caso Grana Padano, y de 14 de septiembre de 2017,
asunto T-828/16, caso Queso de la Serena, llevan a la conclusión de que la
solución alcanzada por la sentencia recurrida no incurre en la vulneración
denunciada en el motivo.
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