Sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019 (D. Rafael Sarazá Jimena).
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PRIMERO.- Antecedentes del caso
1.- Mediaset España Comunicación
S.A. (en lo sucesivo, Mediaset) es titular del canal de televisión Telecinco.
El 22 de diciembre de 2010, interpuso una demanda contra ITV Global
Entertainment Limited (en lo sucesivo, ITV), cuyas pretensiones aparecen
recogidas en los antecedentes de esta sentencia. Muy resumidamente, solicitó
que se declarase la nulidad de los denominados «Heads of Agreement» o
principios de acuerdo suscritos entre ambas partes, cuyo objeto fundamental lo
constituía la licencia por parte de ITV a Mediaset de los derechos necesarios
para la producción y emisión en España del programa de televisión denominado
«Pasapalabra», pues, alegaba, incurrió en un error esencial al suscribir esos
acuerdos ya que ITV no era titular de los derechos de formato necesarios para
la producción y emisión del programa ni de los derechos sobre su título.
2.- ITV se opuso a la demanda porque
consideró que no concurría la causa de nulidad invocada. Además, formuló
reconvención con las pretensiones que aparecen también recogidas en los
antecedentes de esta sentencia. Muy sintéticamente, alegó que Mediaset había
incumplido los acuerdos cuya nulidad pretendía, por lo que solicitó que se
declararan resueltos y se le indemnizaran
los daños y perjuicios derivados de
dicho incumplimiento. Asimismo, alegó que la producción y emisión del programa
«Pasapalabra» por Telecinco durante varios años infringió los derechos de
propiedad intelectual que ITV tenía sobre el formato y el título de ese
programa, por lo que ejercitó acciones de cesación, prohibición, remoción e
indemnización.
3.- El conocimiento del litigio
correspondió al Juzgado Mercantil núm. 6 de Madrid. En su sentencia, el juzgado
desestimó plenamente la demanda de Mediaset y estimó en parte la demanda de
ITV. Declaró que Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos con ITV y que
el uso por Mediaset del formato y del título del programa «Pasapalabra»
constituía una vulneración de los derechos que ITV ostentaba sobre uno y otro.
Por ello, condenó a Mediaset a cesar en su conducta, con prohibición de
reanudarla en el futuro, y a remover sus efectos. También condenó a Mediaset a
indemnizar a ITV en diversas cantidades por el incumplimiento de los acuerdos
suscritos y «a indemnizar a ITV por las consecuencias económicas negativas
derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso
del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de
merchandising del programa en los que se consigne la denominación "pasapalabra",
desde el día 1.8.2012», así como a publicar la sentencia en dos diarios.
4.- Mediaset apeló la sentencia e
ITV la impugnó. La Audiencia Provincial estimó en parte tanto la apelación como
la impugnación. En lo que aquí interesa, mantuvo la condena a Mediaset «a indemnizar
a ITV por las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias
obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la
obra "pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los
que se consigne la denominación "pasapalabra", desde el día
1.8.2012».
5.- Ambas partes han interpuesto
sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la
sentencia de la Audiencia Provincial. Solo ha sido admitido un motivo del
recurso de casación de Mediaset, que impugna la condena «a indemnizar a ITV por
las consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por
la demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra
"pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los que se
consigne la denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012».
SEGUNDO.- Formulación del motivo del
recurso de casación
1.- En el encabezamiento del motivo,
se denuncia la infracción del art. 140.2 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI) y de la jurisprudencia que lo
interpreta, en concreto, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo
de 31 de mayo de 2011 y 19 de febrero de 2016.
2.- Como argumentos fundamentales de
su recurso, Mediaset alega que «la sentencia recurrida, al confirmar el
pronunciamiento del Juzgado de primera instancia relativo a la condena a
Telecinco a indemnizar a ITV en el importe de las ganancias obtenidas como
consecuencia del uso del formato y la denominación "pasapalabra"
(incluyendo las ventas de merchandising) desde el 1 de agosto de 2012, pasa por
alto el hecho de que ITV no hubiera podido explotar por sí misma el programa
Pasapalabra». Según la recurrente, ITV «eligió [en su demanda reconvencional]
un criterio de cuantificación de los daños y perjuicios, el de los beneficios
obtenidos por Telecinco con la explotación del programa (art. 140.2.a) TRLPI),
que está claramente desconectado de la realidad, puesto que ITV solamente
explota su formato mediante licencia, y ha decidido no optar, ni siquiera de
manera subsidiaria, por el criterio de la regalía hipotética».
TERCERO.- Decisión del tribunal: la
utilización del criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el
infractor es procedente aunque el titular de los derechos infringidos no
explote directamente el formato televisivo objeto de la infracción
1.- El art. 13.1 de la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, establece:
«[...] Cuando las autoridades
judiciales fijen los daños y perjuicios:
» a) tendrán en cuenta todos los
aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas
las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera
beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos
distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la
infracción al titular del derecho;
» o
» b) como alternativa a lo dispuesto
en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante
una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como,
cuando menos, el importe de los
cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización
para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».
2.- Esta directiva fue traspuesta
mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de
tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen
normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos
comunitarios, que dio una nueva redacción al art. 140.2 TRLPI, en los
siguientes términos:
«La indemnización por daños y
perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los
criterios siguientes:
» a) Las consecuencias económicas
negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte
perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización
ilícita.
» En el caso de daño moral procederá
su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su
valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la
lesión y grado de difusión ilícita de la obra.
» b) La cantidad que como
remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido
autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».
3.- Esta ley introdujo preceptos con
un contenido casi idéntico en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
4.- El sistema establecido en la
Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se
inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina,
posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo
del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según
esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección
del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el
valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del
derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.
5.- Esta tercera opción constituye
en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No
constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al
quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva
vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el
beneficio patrimonial logrado con la infracción.
6.- La jurisprudencia española ya
había contemplado esta solución en el caso de la protección de los derechos de
exclusiva en la normativa de competencia desleal, puesto que la redacción
inicial del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal preveía como acciones
propias de la competencia desleal, además de la «acción de resarcimiento de los
daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del
agente», del apartado 5.º, la «acción de enriquecimiento injusto, que sólo
procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho
de exclusiva u otra de análogo contenido económico», en el apartado 6.º de este
precepto. La sentencia de esta sala 1348/2006, de 29 de diciembre, afirmó que
«la acción de enriquecimiento sólo procede si el acto de competencia desleal
comporta la invasión de la esfera de exclusiva asegurada por el ordenamiento al
actor» y que «la acción de enriquecimiento puede cumplir una función similar a
la de resarcimiento».
7.- Sentencias posteriores, que
interpretan preceptos similares introducidos por la Ley 19/2006, de 5 de junio,
en las leyes sobre propiedad industrial, han abundado en esta línea. La
sentencia de esta sala 95/2009, de 2 de marzo, declara:
«Que la norma contenida en la letra
c), del apartado 2 del artículo 43 de la referida Ley [de Marcas] se inspira en
la doctrina de las condictiones por intromisión, ya que contempla el supuesto
de que a una persona afluyan valores patrimoniales ajenos, por haberlos
obtenido con invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de
exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados».
8.- En consecuencia, para que
proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es
necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un
quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con
ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión
restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el
demandado ha infringido.
9.- Por tal razón, para que proceda
la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el
titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es
irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué
beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo
contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con
el mismo puedan obtenerse.
10.- La sentencia recurrida no
infringe la jurisprudencia de este tribunal y, en concreto, no infringe las
sentencias invocadas por la recurrente para justificar el interés casacional.
11.- La cita que el recurrente hace
de un pasaje de la sentencia 98/2016, de 19 de febrero, que reproduce un
párrafo de los considerandos de la Directiva 2004/48, que excluye que el
objetivo de establecer como criterio indemnizatorio el de la regalía hipotética
sea instaurar una indemnización punitiva, es irrelevante, puesto que la
Audiencia Provincial no ha acordado que se indemnice conforme al criterio de la
regalía hipotética, ni una indemnización punitiva.
12.- Tampoco se ha vulnerado la
doctrina sentada en la sentencia 351/2011, de 31 de mayo. En esta se enjuiciaba
un litigio en el que el titular del derecho infringido, en ese caso una
patente, había optado por reclamar el perjuicio consistente en los beneficios
que habría obtenido previsiblemente de su explotación, por lo que este tribunal
consideró relevante la ausencia de explotación de la patente en España por
parte de la demandante y excluyó con base en tal circunstancia la procedencia
de la indemnización solicitada.
13.- En el presente caso, ITV optó
en su reconvención por utilizar, de entre los diversos criterios posibles, el
de la restitución del beneficio obtenido por el infractor. Se trata de un
criterio diferente al del lucro cesante, pues, como se ha dicho, responde a la lógica
de la restitución propia de la condictio por intromisión, en la que es
irrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del derecho de
exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no
le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la
explotación del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento
jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese
rendimiento ilícitamente obtenido por quien usurpó su posición jurídica y
evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor.
14.- Por tales razones, procede la
desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.
CUARTO.- Costas y depósito
1.- De acuerdo con lo previsto en el
artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.
2.- Procede acordar también la
pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional
15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
PRIMERO.-
Antecedentes del caso
1.-Mediaset España Comunicación S.A. (en lo sucesivo, Mediaset)
es titular del canal de televisión Telecinco. El 22
de diciembre de 2010, interpuso una demanda contra ITV Global Entertainment
Limited (en lo sucesivo, ITV), cuyas pretensiones aparecen recogidas en los
antecedentes de esta sentencia. Muy resumidamente, solicitó que se declarase la nulidad de los denominados
«Heads of
Agreement» o principios de acuerdo suscritos entre ambas partes, cuyo objeto fundamental lo constituía la licencia por parte de ITV a
Mediaset de los derechos necesarios
para la producción y emisión en España del programa de televisión denominado
«Pasapalabra», pues, alegaba, incurrió en un error esencial al suscribir esos
acuerdos ya que ITV no era titular de
los derechos de formato necesarios para la producción y emisión del programa ni
de los derechos sobre su título.
2.- ITV se
opuso a la demanda porque consideró que no concurría la causa de nulidad
invocada. Además, formuló reconvención con las pretensiones que aparecen
también recogidas en los antecedentes de esta sentencia. Muy sintéticamente, alegó que Mediaset
había incumplido los acuerdos cuya nulidad
pretendía, por lo que solicitó que se declararan
resueltos y se le indemnizaran
los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.
Asimismo, alegó que la producción y emisión del programa «Pasapalabra» por
Telecinco durante varios años infringió los derechos de propiedad intelectual
que ITV tenía sobre el formato y el título de ese programa, por lo que ejercitó
acciones de cesación, prohibición, remoción e indemnización.
3.- El
conocimiento del litigio correspondió al Juzgado Mercantil núm. 6 de Madrid. En
su sentencia, el juzgado desestimó plenamente la demanda de Mediaset y estimó
en parte la demanda de ITV. Declaró que Mediaset había incumplido los acuerdos suscritos
con ITV y que el uso por Mediaset del formato y del título del programa
«Pasapalabra» constituía una vulneración de los derechos que ITV ostentaba
sobre uno y otro. Por ello, condenó a Mediaset a cesar en su conducta, con
prohibición de reanudarla en el futuro, y a remover sus efectos. También
condenó a Mediaset a indemnizar a ITV en diversas cantidades por el incumplimiento
de los acuerdos suscritos y «a indemnizar a ITV por las consecuencias
económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la demandada como
consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra" y productos de merchandising del
programa en los que se consigne la denominación
"pasapalabra", desde el día 1.8.2012», así como a publicar la
sentencia en dos diarios.
4.-Mediaset apeló la sentencia
e ITV la impugnó. La Audiencia Provincial estimó en parte tanto la apelación como la impugnación. En lo
que aquí interesa, mantuvo la condena a Mediaset «a indemnizar a ITV por las
consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la
demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra "pasapalabra"
y productos de merchandising del programa en los que se consigne la
denominación "pasapalabra", desde el día 1.8.2012».
5.-Ambas partes han interpuesto sendos recursos extraordinarios por infracción
procesal y de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Solo ha
sido admitido un motivo del recurso
de casación de Mediaset, que impugna la condena «a indemnizar a ITV por las
consecuencias económicas negativas derivadas de las ganancias obtenidas por la
demandada como consecuencia del uso del formato y título de la obra
"pasapalabra" y productos de merchandising del programa en los
que se consigne la denominación
"pasapalabra", desde el día 1.8.2012».
SEGUNDO.- Formulación del motivo del
recurso de casación
1.-En el encabezamiento del motivo, se denuncia
la infracción del art. 140.2 del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI) y de
la jurisprudencia que lo interpreta, en concreto, las sentencias de la Sala Primera
del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2011 y 19 de febrero de 2016.
2.- Como
argumentos fundamentales de su recurso, Mediaset alega que «la sentencia
recurrida, al confirmar el pronunciamiento del Juzgado de primera instancia
relativo a la condena a Telecinco a indemnizar a ITV en el importe de las ganancias
obtenidas como consecuencia del uso del formato y la denominación "pasapalabra" (incluyendo las ventas de merchandising) desde el
1 de agosto de 2012, pasa por alto el hecho de que ITV no hubiera podido
explotar por sí misma el programa Pasapalabra».
Según la recurrente, ITV
«eligió
[en su demanda reconvencional] un criterio de cuantificación de los daños y
perjuicios, el de los beneficios obtenidos por Telecinco con la explotación del
programa (art. 140.2.a) TRLPI), que está claramente desconectado de la
realidad, puesto que ITV solamente explota su formato mediante licencia,
y ha decidido no optar, ni siquiera
de manera subsidiaria, por el criterio de la regalía
hipotética».
TERCERO.-Decisión del tribunal: la utilización del criterio indemnizatorio de los beneficios
obtenidos por el infractor es procedente aunque el titular de los derechos
infringidos no explote directamente el formato televisivo objeto de la
infracción
1.- El art. 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa
al respeto de los derechos
de propiedad intelectual, establece:
«[...]
Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:
» a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes,
como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de
beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios
ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de
los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al
titular del derecho;
» o
» b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a),
podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a
tanto alzado sobre la base de elementos como,
cuando menos, el importe de los cánones
o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».
2.- Esta
directiva fue traspuesta mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se
amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e
industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de
diversos reglamentos comunitarios, que dio una nueva redacción al art. 140.2
TRLPI, en los siguientes términos:
«La indemnización por daños y perjuicios se fijará,
a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:
» a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida
de beneficios que haya
sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor
haya obtenido por la utilización ilícita.
» En el caso de daño moral procederá su indemnización,
aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se
atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado
de difusión ilícita de la obra.
» b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para
utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».
3.-Esta ley introdujo preceptos
con un contenido casi idéntico
en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes,
en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
4.- El sistema
establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la
legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana
estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache
Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la
infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización
a pagar en estos casos podía ser, a elección
del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del
derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.
5.- Esta
tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio
por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde
al quebranto patrimonial sufrido por el titular
del derecho de exclusiva vulnerado, sino que
busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial
logrado con la infracción.
6.- La jurisprudencia española ya
había contemplado esta solución en el caso de la protección de los derechos de
exclusiva en la normativa de competencia desleal, puesto que la redacción
inicial del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal preveía como acciones
propias de la competencia desleal, además de la «acción de resarcimiento de los
daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del
agente», del apartado 5.º, la «acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición
jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido
económico», en el apartado 6.º de este precepto. La sentencia de esta sala
1348/2006, de 29 de diciembre, afirmó que «la acción de enriquecimiento sólo
procede si el acto de competencia
desleal comporta la invasión de la esfera de exclusiva asegurada por el
ordenamiento al actor» y que «la acción de enriquecimiento puede cumplir una
función similar a la de resarcimiento».
7.- Sentencias
posteriores, que interpretan preceptos similares introducidos por la Ley
19/2006, de 5 de junio, en las leyes sobre propiedad industrial, han abundado
en esta línea. La sentencia de esta sala 95/2009, de 2 de marzo, declara:
«Que la norma contenida en la letra c), del
apartado 2 del artículo 43 de la referida Ley [de Marcas] se inspira en la doctrina de las condictiones
por intromisión, ya que contempla el supuesto de que a una persona
afluyan valores patrimoniales ajenos, por haberlos
obtenido con invasión no
autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los
bienes o derechos lesionados».
8.-En consecuencia, para que proceda
la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del
derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que
el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al
titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia
del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido.
9.- Por tal
razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor,
es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente
tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya
que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión
en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades
pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.
10.- La sentencia recurrida no
infringe la jurisprudencia de este tribunal y, en concreto, no infringe las sentencias invocadas
por la recurrente para justificar el interés casacional.
11.- La cita
que el recurrente hace de un pasaje de la sentencia 98/2016, de 19 de febrero, que reproduce un párrafo
de los considerandos de la Directiva 2004/48,
que excluye que el objetivo
de establecer como criterio indemnizatorio el de la regalía hipotética
sea instaurar una indemnización punitiva, es irrelevante, puesto que la Audiencia Provincial no ha acordado
que se indemnice conforme al criterio de la regalía hipotética, ni una
indemnización punitiva.
12.-Tampoco se ha vulnerado
la doctrina sentada
en la sentencia 351/2011, de 31 de mayo. En esta se enjuiciaba un
litigio en el que el titular del derecho infringido, en ese caso una patente,
había optado por reclamar el perjuicio consistente en los beneficios que habría
obtenido previsiblemente de su explotación,
por lo que este tribunal consideró relevante la ausencia de explotación de la
patente en España por parte de la demandante y excluyó con base en tal circunstancia
la procedencia de la indemnización solicitada.
13.- En el
presente caso, ITV optó en su reconvención por utilizar, de entre los diversos
criterios posibles, el de la restitución del beneficio obtenido por el
infractor. Se trata de un criterio diferente
al del lucro cesante, pues, como se ha
dicho, responde a la lógica
de la restitución propia de la condictio por intromisión,
en la que es irrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del
derecho de exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor
y que no le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la
explotación del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento
jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese
rendimiento ilícitamente obtenido por quien usurpó su posición
jurídica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el
patrimonio del infractor.
14.- Por tales
razones, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia
recurrida.
CUARTO.- Costas
y depósito
1.- De
acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser
impuestas a la recurrente.
2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional
15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
FALLO:
Por todo lo expuesto, en nombre del
Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1.
º- Desestimar
el recurso de casación interpuesto por Mediaset España Comunicación S.A. contra
la sentencia 308/2016, de 20 de septiembre, dictada por la Sección
Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación
núm. 305/2014.
2.
º-Condenar
a la recurrente al pago de las costas del recurso de casación, así como la
pérdida del depósito constituido.
Líbrese a la mencionada Audiencia la
certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación
remitidos.
Notifíquese esta resolución a las
partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
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