Mercantil. Marcas. Nulidad del registro de la marca por mala fe del solicitante.

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).

QUINTO. De los motivos del recurso de casación interpuesto por los demandados, el sexto está referido directamente a la norma aplicada en la instancia. En él denuncian la infracción del artículo 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, que atribuye a la mala fe del solicitante la condición de causa de nulidad absoluta del registro solicitado.

Alegan que su buena fe, como solicitantes del registro anulado por la sentencia recurrida, debía haberse presumido y que esa presunción no había sido destruida en el proceso.

Dejando a un lado las cuestiones de prueba, ajenas a este recurso, procede indicar, como ya hicimos en la sentencia 988/2011, de 13 de enero de 2012, que la norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE, ha sido incorporada al ordenamiento español por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el cual describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo, estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta, se considera socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe refleja un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda tomarse en consideración -.

En la sentencia 414/2011, de 22 de junio, expusimos que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos.

En la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria - del mismo contenido que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacó, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C- 529/2007), que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente en el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

Añadió dicho Tribunal que el conocimiento del solicitante puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha previa utilización, ya que, cuánto más antigua sea ésta, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de ella en el momento de presentar la petición.

En el caso enjuiciado, el Tribunal de apelación afirmó la mala fe de don Anselmo, al solicitar el registro de la marca número 2639447, por considerar que había intentado " consolidar a su favor, por el juego de la inscripción registral, el uso exclusivo de unos signos distintivos que, con anterioridad, eran usados por los accionantes [...] " con aprovechamiento, a la vez, " de las ventajas de la reputación comercial o profesional de los actores [...] ".

SEXTO. Como señalaron las sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre, 1211/2002, de 16 de diciembre, 827/2003, de 17 de septiembre, 409/2006, de 6 de abril, 462/2009, de 30 de junio, 414/2011, de 22 de junio, entre otras muchas, la afirmación o negación de los hechos en que se basa la buena fe constituyen, a los efectos del extraordinario recurso de casación, una cuestión de prueba cuya valoración compete a los juzgadores de las instancias.

No obstante, a partir de los siempre respetables hechos probados, la buena fe constituye un concepto jurídico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la conducta de que se trate, mediante una operación que puede ser sometida a la revisión casacional.

La sentencia 278/2010, de 13 de mayo, precisó que la apreciación de mala fe, en la perspectiva de la fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba; pero la significación jurídica de7 dichos datos, una vez demostrados, forma parte de un juicio técnico jurídico que la casación permite practicar de nuevo.

De acuerdo con ello, los hechos declarados probados en las instancias han de ser respetados en casación, mientras que la corrección de la subsunción de los mismos bajo el repetido concepto puede ser revisada en dicho recurso.

Esa distinción entre juicios de hecho, regidos por las normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza, también, a la afirmación o negación del riesgo de confusión, como han puesto de relieve las sentencias 717/2006, de 7 de julio, 1230/2008, de 15 de enero de 2009, 119/2010, de 18 de marzo, y 414/2011, de 22 de junio, entre otras muchas.

Pues bien, a la luz de la doctrina expuesta el motivo debe ser desestimado, dado que los hechos probados no pueden ser alterados por medio del recurso de casación y los criterios de que, a partir de ellos, se han servido los Tribunales de las instancias, para subsumirlos bajo el supuesto del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, son plenamente correctos, en cuanto aquellos evidencian que el registro de la marca número 2639447 se solicitó por don Anselmo para impedir a su padre, don Gustavo, el uso de los confundibles - con aquella - que identifican su empresa, su establecimiento y los productos que en éste se elaboran, así como para beneficiarse del prestigio ganado por ellos a lo largo de los años.