Sentencia del
Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2016
(D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).
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PRIMERO.- Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente recurso debemos partir
de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Industrias Espadafor, S.A. (en
adelante, Espadafor) es titular de la marca denominativa española núm.
2.060.239, «Champim», registrada para productos de la clase 32 (cervezas, aguas
minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y
otras preparaciones para hacer bebidas). La marca fue solicitada en el año 1996
y fue concedida bajo la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre.
Espadafor emplea el signo Champin en
la comercialización de una bebida no alcohólica para niños, en concreto, una
bebida gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas, que presenta
en el mercado con el tipo de botellas empleado para la comercialización de los
cavas y vinos espumosos, con imágenes infantiles de payasos.
2. El Comité interprofessionnel du vin de Champagne
(en adelante, Comité de Champagne) ejercitó contra Espadafor una
pluralidad de acciones basadas en: i) la nulidad de la marca denominativa núm.
2.060.239, «Champim», por incurrir en las prohibiciones absolutas contenidas en
las letras f) y g) del art. 5.1 LM 2001; ii) que el uso realizado por la
demandada del signo Champin constituye una infracción de la denominación de
origen Champagne; y iii) que este uso del signo Champin, junto con los
elementos adiciones de presentación del producto de la demandada, constituye
actos de competencia desleal tipificados en los arts. 5 (engaño), 12
(aprovechamiento indebido de la reputación ajena) y 15 (infracción de normas)
de la Ley de Competencia Desleal.
3. El juzgado mercantil apreció la nulidad de la marca
«Champim» por dos razones: primero, porque infringe la prohibición legal
contenida en el art. 118 quaterdecies.2.b) del Reglamento CE 1234/2007, de 22
de octubre, que protege las denominaciones de origen, entre las que se
encuentra «Champagne», de toda usurpación, imitación o evocación, ya que la
marca de la demandada evoca esta denominación de origen, y por ello incurre en
la causa de nulidad prevista en el art. 51.1.a) LM en relación con el art.
5.1.f) LM; segundo, porque el signo registrado «Champim» objetivamente induce a
error en el público sobre la naturaleza y procedencia geográfica del producto,
lo que conlleva la aplicación de la causa de nulidad prevista en el art.
51.1.a) LM en relación con el art. 5.1.g) LM.
La sentencia de primera instancia
también declaró que el empleo de su marca por la demandada constituía una
infracción de la denominación de origen.
Finalmente, el juzgado analizó los
actos de competencia desleal denunciados y, después de descartar que hubiera
actos de engaño del art. 5 LCD, ni de violación de normas del art. 15 LCD, sí
apreció que el empleo por la demandada de la denominación Champin en las
bebidas que comercializa constituía un acto aprovechamiento de la reputación
ajena del art. 12 LCD.
4. La sentencia dictada por el juzgado mercantil fue
recurrida en apelación por la demandada. La Audiencia estima íntegramente el
recurso y rechaza tanto la nulidad de la marca de la demandada, como que por la
aplicación de su marca en la comercialización de su bebida gaseosa para niños
haya incurrido en actos de aprovechamiento de la reputación ajena:
«desde una mera identidad fonética
del término 'Champín' la actora pretende y la sentencia concede una nulidad por
riesgo de confusión e intento de engaño o peligro de asociación por error
respecto de una bebida gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas
ofrecida en el mercado, sin más pretensión que la de diversión y emulación de
hábitos de adultos en las celebraciones, fiestas y similares por parte de
pequeños a los que va destinado este producto sin que quién compre o consuma
bebida pueda pensar, racionalmente, que se trate de un producto de la verdadera
Champagna y que ello pueda perjudicar a la actora, un producto que dista
en mucho de la calidad del auténtico champán y por más que se resalte que la
forma de la botella o el tipo de envase con tapón de corcho y cierre similar
evoque no solo al champán sino a otras bebidas parecidas o no (vid los productos
de las págs. 25 a 37 de la demanda) o porque se anuncie en el dibujo que cubre
toda la botella, con signos y dibujos infantiles en los que aparecen burbujas
en coherencia con el grafismo de la marca comunitaria -no atacada ni tachada de
nulidad en el procedimiento-, sino únicamente, por tanto, en base a una
semejanza fonética y escrita que es propia más que de la marca de la
confrontación de términos ya vulgarizados, y cabe entender que genéricos, como
se ha convertido el término 'champán'. Esto es, que se está ante uno de esos
vocablos, en palabras del artículo 5 de la Ley de Marcas de 2011 y artículo 11
de la Ley anterior de1988, "que se componen exclusivamente de signos o
indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica,...".
[...]
»la Ley 17/2001, en su artículo
5.1º.g), establece como prohibición absoluta, al igual que antes lo hacía el
artículo 11 de la Ley 32/88, la de registrar como marcas los signos que puedan
inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geográfica del producto o servicio, y el artículo 6.1.b), como
prohibición relativa la de registrar marcas o signos que por ser idénticos o
semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o
servicios que designan existe un riesgo de confusión en el público que incluye
el riesgo de asociarlo con el producto de la marca anterior, por lo que es
fundamental en esta compulsa de los signos o marcas en controversia atender al
principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la
doctrina jurisprudencial (vid. SSTS de 28 de septiembre de 2000 y 26 de junio
de 2003), pues el riesgo de confusión ha de evaluarse sobre todo en función de
la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca o el signo o
nombre distintivo de forma que cuanto más similares sean los productos o
servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre
los signos semejantes.
»En el caso de autos la demanda ni
siquiera plantea el riesgo de confusión, más allá de la gramatical o fonética,
excluyendo la valoración conjunta en la presentación, objeto y destino de los
productos enfrentados y mal puede aceptarse, sino de la forma sobredimensionada,
un error real que asocie aquel producto que comercializa la actora con
verdadero o auténtico champán francés, bien alejado incluso del principio de
especialidad. Sucumbe pues, sin más, este motivo del recurso que arrastra la
estimación del último referido a la acción de competencia desleal por
aprovechamiento de la reputación ajena desde el énfasis argumental de la forma
del envase al que acude la actora para reprochar que trata de emular la botella
de champán pues, como venimos diciendo, la presentación de la bebida 'Champín',
no cabe duda, se ofrece como un producto propio diferenciado, claramente
distinguible de cualquiera de los que presenta la actora y de los intereses que
defiende la misma, aunque lo sea dentro de los patrones habituales que se
utilizan con admisibilidad en el mercado para cada tipo de producto pues, en
conclusión y como señalaba la STS de 17 de mayo de 2005 con cita en la STJCE de
29 de septiembre de 1998, para apreciar la similitud entre los productos o los
servicios designados, procede tener en cuenta, también, esos factores
pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, lo
que incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor
o complementario, y las SSTS de 25 de octubre de 2006 y 25 de enero de 2007,
con cita en la STJCE de 29 de septiembre de1998, recuerdan que en este
juicio de valoración ha de tenerse en cuenta la interdependencia que existe
entre la semejanza de los signos y la de los productos o servicios designados
con ellos, lo que implica que un bajo grado de similitud entre los productos o
servicios pueda ser compensado por un elevado grado de similitud entre las
marcas, lo que aquí, desde luego, no ocurre.»
5. La sentencia de apelación es recurrida en casación por Comité
de Champagne, sobre la base de cuatro motivos. Los dos primeros motivos
guardan relación con la pretensión de nulidad de la marca por ser contraria a
la Ley [ arts. 51.1.a) y 5.1.f) LM ], que esta ligada a la declaración de
infracción de la protección que el Convenio hispano francés de 27 de junio de
1973 y el Reglamento CE 1234/2007 conceden a la demandante como titular de una
denominación de origen. El motivo tercero tiene que ver con otra causa distinta
de nulidad, la prevista en el art. 5.1.g) LM. Y el motivo cuarto se refiere a
las pretensiones basadas en la Ley de Competencia Desleal. Por esta razón
analizaremos conjuntamente los dos primeros motivos, y luego de forma separada
el tercero y el cuarto.
SEGUNDO. Recurso de casación
1. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo
primero se basa en la infracción por inaplicación del convenio entre el
Estado español y la República francesa sobre la protección de las
denominaciones de origen de 27 de junio de 1973, en relación con el art. 5.1.f)
LM 2001 [ art. 11.1e) LM 1988 ]. La infracción vendría determinada por haber
negado protección a la denominación del origen Champagne frente al registro y
uso de la marca «Champim» por la demandada.
La denominación Champin es un
diminutivo de champán, traducción al español de la denominación Champagne, que
es una de las amparadas por el reseñado Convenio de 27 de junio de 1973. Este
signo Champin evoca la denominación de origen Champagne.
El motivo segundo se basa en
la infracción por inaplicación del Reglamento CE núm. 1234/2007, de 22 de
octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados
agrícolas. El art. 118 quaterdecies de este Reglamento expresamente atribuye a
los titulares de las denominaciones de origen una protección no sólo frente a
un uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido, sino también de
«toda usurpación, imitación o
evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o
si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos
"estilo", "tipo", "método", "producido
como", "imitación", "sabor", "parecido a" u
"otros análogos"». Esta protección ya se contenía en los mismos
términos en el art. 13.1 del Reglamento anterior (Reglamento CEE núm.
2081/1992, de 14 de julio de 1992).
En el desarrollo del motivo se
razona que en este caso el signo Champin evoca la denominación de origen
Champagne, tal y como la STJCE de 4 de marzo de 1999 ha interpretado el
concepto legal «evocación». El concepto «evocación» incluye la situación en la
que los consumidores, al ver el nombre del producto, piensan «como imagen de
referencia» en los productos protegidos por la denominación de origen. Sin que
sea necesario que exista riesgo alguno de confusión entre los productos de que
se trate.
Procede desestimar ambos motivos por
las razones que exponemos a continuación.
2. Desestimación de los motivos primero y segundo.
Conforme al art. 51.1.a) LM :
«El registro de la marca podrá
declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:
a) Cuando contravenga lo dispuesto
en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo5 de la presente Ley».
El art. 5 LM regula las
prohibiciones absolutas de registro de marca. La invocada en primer lugar por
el recurrente para justificar la nulidad de la marca de la demandada es la
contenida en la letra f) del apartado 1:
«No podrán registrarse como marca
los signos siguientes: [...]
f) Los que sean contrarios a la Ley,
al orden público o a las buenas costumbres».
En la demanda, la petición de
nulidad de la marca «Champim» por incurrir en esta prohibición absoluta, se
fundó en la infracción de la previsión normativa contenida en el art. 118
quaterdecies del Reglamento CE núm. 1234/2007, de 22 de octubre de 2007, y
también en la infracción del Convenio hispano francés sobre la protección de
las denominaciones de origen de 27 de junio de 1973. En la medida en que esta
última norma no aporta ninguna protección adicional relevante para justificar
la nulidad de la marca basada en el art. 5.1.f) LM, realizaremos un tratamiento
conjunto con especial referencia al Reglamento CE núm. 1234/2007, que fue la
norma que tuvo en cuenta el juzgado mercantil para estimar la concurrencia de
este motivo de nulidad, y el tribunal de apelación para desestimarla.
3. La denominación de origen, que es una subespecie de la
indicación geográfica, se define en el art. 2.1.a) del Reglamento CE 510/2006,
de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y
de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, del
siguiente modo:
«(E)l nombre de una región, de un
lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para
designar un producto agrícola o un producto alimenticio
- originario de dicha región, de
dicho lugar determinado o de dicho país,
- cuya calidad o características se
deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores
naturales y humanos, y
- cuya producción, transformación y
elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada».
Por su parte, el art. 118 ter.1.a)
del Reglamento (CE) 1234/2007, para precisar el ámbito de aplicación de las
normas relativas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas,
define las denominaciones de origen del siguiente modo:
«(E)l nombre de una región, de un
lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para
designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1, que cumple
los requisitos siguientes: i) su calidad y sus características se deben básica
o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales
y humanos inherentes a él, ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden
exclusivamente de esa zona geográfica, iii) la elaboración tiene lugar en esa
zona geográfica, y iv) se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis
vinífera».
La demandante recurrente, titular de
una denominación de origen incluida en esta definición, invoca la protección
conferida en el apartado 2 del art. 118 quaterdices:
«Las denominaciones de origen
protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que
utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del
producto, estarán protegidas de:
a) todo uso comercial directo o
indirecto de un nombre protegido: i) por parte de productos comparables que no
se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en la medida en
que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una
indicación geográfica;
b) toda usurpación, imitación o
evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o
si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos «estilo»,
«tipo», «método», «producido como», «imitación», «sabor», «parecido» u otros
análogos;
c) cualquier otro tipo de indicación
falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las
características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la
publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate,
así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una
impresión errónea acerca de su origen;
d) cualquier otra práctica que pueda
inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto».
Y el apartado 4 de este mismo
precepto dispone que «(l)os Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para frenar la utilización ilegal de las denominaciones de origen protegidas y
las indicaciones geográficas protegidas a que se refiere el apartado 2».
En concreto, la demandante
denunciaba que la demandada, con el registro de su marca denominativa
«Champim», había infringido lo previsto en la letra b) del apartado 2 de este
art. 118 quaterdices, que protege a las denominaciones de origen afectadas no
sólo de toda usurpación o imitación, sino también de toda evocación. El recurso
insiste en que Champin, diminutivo de Champán, traducción al castellano de
Champagne, evoca la denominación de origen de la demandada. Y esta infracción
normativa es la que pretende incardinar en la letra f) del art. 5.1 LM, para
justificar la nulidad absoluta de la marca «Champim».
4. Pero la referencia a los signos contrarios a la Ley
contenida en el art. 5.1.f) LM no abarca cualquier infracción legal. Así, por
ejemplo, por coherencia sistemática, no puede alcanzar a las prohibiciones
relativas contenidas en los arts. 6-10 LM, pues de otro modo se confundirían
estas prohibiciones relativas con las absolutas.
Para comprender el alcance de esta
prohibición absoluta, debemos acudir a la Directiva 2008/95/CE, de 22 de
octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, que vino a sustituir a la anterior Directiva
89/104/CEE. En concreto al art. 3.2.a) de la Directiva, según el cual:
«Cualquier Estado miembro podrá
prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que
pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:
a) pueda prohibirse el uso de dicha
marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas
del Estado miembro interesado o de la Comunidad».
En nuestro caso, para saber si la
eventual infracción denunciada pudiera justificar la nulidad al amparo del art.
5.1.f) LM nos sirve de guía la interpretación sistemática de la norma que se
denuncia infringida (art. 118 quaterdecies, apartado 2, del Reglamento CE
1234/2007). Máxime cuando existe un precepto específico, el anterior (art. 118
tercedies), dedicado a la relación con las marcas registradas, que en su
apartado 1 prevé:
«Cuando una denominación de origen o
una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el
registro de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en
el artículo 118 quaterdecies, apartado 2, y se refiera a un producto
perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo XI ter se
rechazará si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad
a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la
denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o
indicación geográfica recibe posteriormente la protección.
»Se anularán las marcas que se hayan
registrado incumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero».
La prohibición de registro de marca
y, en su caso, su nulidad esta prevista expresamente para los casos en que se
incurra en alguno de los supuestos del apartado 2 del art. 118 quaterdecies y
se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías del anexo XI
ter, entre los que se encuentran los vinos espumosos de calidad, pero no las
bebidas para los que está registrada la marca «Champim».
Esta prohibición de registro y
consiguiente motivo de nulidad, preconizada por el art. 23 del Acuerdo ADPIC,
tiene su plasmación en la letra h) del art. 5.1 LM. Conforme al art. 23.2
ADPIC, «(d)e oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición
de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio
para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique
vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación
geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegaraŽ o invalidaraŽ
para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen». Y el art.
5.1. LM incluye entre las prohibiciones absolutas, en la letra h), los signos
«que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan
en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas
espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el
verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o
acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo",
"estilo", "imitación" u otras análogas».
Es lógico que en la demanda no se
ejercitara esta causa de nulidad, porque la marca «Champim» no se registró para
identificar vinos o bebidas espirituosas.
Por lo que respecta a la acción de
nulidad solicitada y ahora cuestionada en casación, si el propio Reglamento (CE)
1234/2007, al regular las «relaciones con las marcas registradas» en el art.
118 tercedies, ha ceñido la prohibición de registro y la nulidad del registro
de marca «que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo
118 quaterdecies, apartado 2 », a que dicha marca se aplique a los vinos y
bebidas del correspondiente anexo, no tiene sentido ampliar la prohibición
absoluta a todos los casos en que se conculque la protección del art. 118
quaterdecies, apartado 2, subsumiendo su eventual infracción en el tipo
previsto en el art. 5.1.f) LM (signos contrarios a la Ley).
5. El motivo segundo razona que la infracción por
inaplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 se ha producido no sólo porque la
sentencia no haya reconocido la protección que otorga a la denominación de
origen de la demandante (Champagne) frente al registro de la marca «Champim»,
sino también porque no ha reconocido esta protección frente al uso por la
demandada de esta marca «Champim».
Conviene no perder de vista que el
art. 34.1 LM confiere al titular de la marca el derecho a usar la marca
registrada, conforme a su registro. No se ha puesto en duda que la demandada
haya usado su marca denominativa «Champim» como la tiene registrada, y para los
productos para los que la tiene registrada, ajenos no sólo a los vinos
amparados por la denominación de origen «Champagne», sino a cualquier de los
protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007. En concreto para una bebida para
niños, gaseosa con sabor a frutas.
Por otra parte, la evocación que
este uso del signo Champin puede generar respecto de la denominación
«Champagne» es tenue e irrelevante para infringir el apartado 2 del art. art.
118 quaterdecies del Reglamento (CE) 1234/2007. No cualquier evocación
justifica la infracción, sino que debe estar ligada a la protección otorgada a
las denominaciones de origen. En este caso, el producto al cual se aplica el
signo Champin y sus destinatarios difiere tanto respecto de los productos
amparados por la denominación «Champagne», que la semejanza fonética de los
signos no provoca la evocación a la que se refería el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, en su sentencia de 4 de marzo de 1999, caso formaggio
Gorgonzola (C-87/97), citada por la recurrente. En ese caso en que interpreta
el alcance del concepto evocación de una denominación de origen, los productos
eran comparables, lo que no ocurre en el presente caso. El Tribunal de Justicia
razonó que «el concepto de evocación (...) abarca un supuesto en el que el
término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una
denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el
consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia
de la denominación» (ap. 25). En nuestro caso no se genera esta conexión mental
en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de
origen, ni tampoco constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de
la denominación de origen
«Champagne», razón por la cual la
tenue evocación resulta irrelevante.
6. Por su parte, el 2 del Convenio hispano francés de 1973
prescribe que las denominaciones de origen como la de la demandante sólo puedan
ser empleadas en el Estado español para productos o mercancías francesas y en
las condiciones previstas por la legislación francesa. Aunque esta previsión
normativa nos remitiera al art. L642-1 del Code Rural francés, que
prohíbe el empleo de la denominación de origen o cualquier otra mención que la
evoque para un producto similar, tampoco cabría apreciar que el registro de la
marca «Champim» para los productos para los que está registrada, que no son
similares al vino amparado por la denominación de origen «Champagne», infrinja
aquella norma, ni que, por las razones aducidas en el fundamento jurídico
noveno respecto del Reglamento (CE) 1234/2007, la infracción denunciada hubiera
podido constituir una prohibición absoluta del art. 5.1.f) LM.
7. Formulación del motivo tercero. El motivo se basa
en la infracción por inaplicación del art. 5.1.g) LM, que coincide con el art.
11.1.f) LM 1988, vigente cuando se solicitó y concedió la marca de la
demandada, en cuanto que la sentencia recurrida desestima la acción de nulidad
del registro de marca «Champim» ejercitada sobre la base de la prohibición
absoluta de registro de los signos engañosos establecida en aquellos preceptos.
El registro de la marca «Champim» incurre en la prohibición de registro de los
signos engañosos, porque es apto para inducir a error a los consumidores sobre
la naturaleza y características del producto que distingue: los consumidores
pueden creer que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de
Champan o que es un producto derivado del Champan o que comparte con él algunas
de sus características principales.
Procede desestimar el motivo por las
razones que exponemos a continuación.
8. Desestimación del motivo tercero. El art. 5.1.g)
LM prohíbe el registro de los signos «que puedan inducir al público a error,
por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del
producto o servicio». Con ello se prohíbe el registro del signo engañoso, y se
entiende por tal aquel que, por un defecto intrínseco y en relación con los
productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre
un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones
en el mercado.
Contrariamente a lo manifestado por
la recurrente, la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores
que la bebida denominada Champin ha sido elaborada a partir de Champagne o que
sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características
principales, que constituiría el presupuesto para que pudiera haberse
infringido el art. 5.1.g) LM. A ello contribuye de manera decisiva la
singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de
origen, y su disparidad respecto de aquellos para los que está registrada la
marca «Champim», que impide pueda generarse aquella idea errónea sobre su
calidad o procedencia.
9. Formulación del motivo cuarto. El motivo se funda
en la infracción por interpretación errónea e inaplicación del art. 12 LCD, que
tipifica los actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
En el desarrollo del motivo se
razona que la Audiencia infringe este precepto y la jurisprudencia que lo
interpreta cuando justifica que han existido actos de aprovechamiento de la
reputación ajena, en la consideración de que no hay riesgo de confusión entre
el producto Champin y los vinos de denominación de origen «Champagne», al no
existir riesgo de error entre los consumidores sobre el origen del producto
Champin.
Procede desestimar el motivo por las
razones que exponemos a continuación.
10. Desestimación del motivo cuarto. La recurrente,
en su demanda, justificaba la infracción del art. 12 LCD en que la demandada,
mediante el empleo su marca «Champim» y una presentación de su producto de
forma similar a las botellas de Champagne, pretendía establecer su asociación
mental en los consumidores con los vinos de Champagne, para aprovecharse de las
ventajas derivadas del prestigio y renombre en el mercado de estos últimos.
Es cierto que, como razona la
recurrente, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, la conducta tipificada
en el art. 12 LCD no requiere que se genere riesgo de confusión o asociación,
ni que sea apta para producir engaño a los consumidores, y se refiere a las
formas de presentación o creaciones formales, como sucede con el tipo del art.
6º LCD (Sentencias 746/2010, de 1 de diciembre; 95/2014, de 11 de marzo; y
450/2015, de 2 de septiembre). Pero esto no significa que en este caso se
cumpla con el tipo.
Como hemos declarado en las
sentencias reseñadas, el art. 12 LCD contiene la interdicción de los actos de
expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar
de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que
participa en el mercado. Para su apreciación es precisa la existencia de una
reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta
implantación en el mercado, que en este caso no se le niega a la denominación
de origen «Champagne». Pero también es necesario que la conducta tomada en
cuenta para integrar el ilícito suponga un comportamiento adecuado para
aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Y en este caso no lo es.
La demandada no está usando la
denominación de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante
como para que su empleo para los productos a los que se aplica (una gaseosa de
frutas para niños) sea apta para irrogarse el prestigio de la denominación de
origen
«Champagne», o aprovecharse de ella.
Y el empleo simultaneo de un envase común a los vinos espumosos y de aguja, y
no exclusivo del Champagne, con unos dibujos infantiles, no varía esta
apreciación judicial.
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