Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2013 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).
Resumen
de antecedentes
1. Para la resolución del
presente recurso conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados
en la instancia.
La demandante, Casa Alberto,
S.A., es una sociedad constituida en el año 1985, que explota en Madrid un
restaurante denominado "Casa Alberto", con un estilo de
"taberna-restaurante" tradicional del centro de Madrid, en los
alrededores de la Puerta
del Sol. Casa Alberto, S.A. registró el nombre comercial núm. 217.278, para
servicios de la clase 43, de taberna y restauración, en el año 1998. Se trata
de un nombre comercial en el que aparece la denominación
"Taberna-restaurante CASA ALBERTO fundada en 1827". La demandante también
es titular de un portal de internet con el nombre de dominio www.casalberto.es.
Las demandadas, Grupo
hostelero CASA ALBERTO, S.L., y sus sociedades participadas, Las Brasas de
Alberto, S.L., ALSOCA, S.L. y Puerto Venecia Restauración, S.L., que explotan
tres restaurantes en tres centros comerciales de Zaragoza (Centro Comercial
"Centro Comercial Augusta, Actur-Carrefour y Puerto Venecia), han venido
utilizando en la identificación de estos negocios de restauración las
siguientes denominaciones: "Grupo hostelero Casa Alberto asador",
"Casa Alberto restaurante", "Casa Alberto", "donde mejor
se come es en Casa Alberto"; así como el nombre de dominio www.casalberto.net.
La sentencia de primera
instancia fue recurrida en apelación por las demandadas. La Audiencia estima el
recurso y absuelve a las demandadas, al concluir que, respecto del nombre
comercial de la demandante, el empleo de los signos controvertidos por las
demandadas no generaba riesgo de confusión. La sentencia de apelación, después
de recordar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la
jurisprudencia de esta Sala sobre el riesgo de confusión, analiza los signos
confrontados en su conjunto y concluye que los elementos que coinciden,
"Casa" y "Alberto", empleados conjuntamente ("Casa
Alberto"), tienen escasa fuerza distintiva, por lo que deben tenerse en
cuenta los elementos que los rodean, de tal forma que en este caso no generan
en el consumidor un riesgo de confusión. En este examen sobre la
confundibilidad, la
Audiencia resalta que el restaurante de la actora (comida
típica de un entorno muy característico), además de estar ubicado en una ciudad
distinta, tiene unos clientes diferentes de los que frecuentan los restaurantes
de los centros comerciales, que son los negocios de restauración identificados
por los demandados con los signos controvertidos.
Formulación
del recurso de casación 3. La sentencia de la Audiencia es recurrida en casación por la
demandante, sobre la base de un único motivo de casación, en cuya formulación
denuncia la infracción e incorrecta interpretación de las normas aplicables al
caso, en concreto del art. 34.2.b) LM, en relación con los arts. 87 a 90 LM, y la vulneración
de la jurisprudencia de esta Sala Primera del Tribunal Supremo, "respecto
de la existencia de infracción de los derechos de marcas y el derecho exclusivo
a la utilización de una marca registrada, y el derecho a prohibir a otros su utilización,
en relación con otra no registrada, con coincidencia en los vocablos de la
denominación distintiva (en el presente caso CASA ALBERTO), designando
productos o servicios que confluyen en la misma actividad comercial (en este
caso de restauración), así como respecto de los elementos o presupuestos de comparación
que se han de tener en cuenta para determinar el concepto jurídico de 'riesgo
de confusión', que considera la recurrente no ha sido valorado correctamente.
Procede estimar el motivo por
las razones que exponemos a continuación.
Posibilidad
de revisar en casación la apreciación del riesgo de confusión
4. Lo que pretende el
recurso de casación es que revisemos la corrección del juicio de valor que
supone la apreciación de si existe o no riesgo de confusión marcario, a los
efectos de entender cumplido el presupuesto del art. 34.2.b) LM y declarar que
las demandadas han infringido el nombre comercial de la demandante, registrado
para identificar servicios de restauración, mediante el controvertido empleo de
la denominación "Casa Alberto" en los signos empleados para
identificar tres restaurantes ubicados en tres centros comerciales de Zaragoza.
En otras ocasiones hemos
declarado, que la "distinción entre juicios de hecho, regidos por las
normas de valoración de prueba, y juicios de valor que, a partir de lo que se
haya probado, permiten afirmar la identidad del supuesto fáctico litigioso con
el enunciado como premisa en la norma aplicable, alcanza también a la afirmación
o negación del riesgo de confusión" (Sentencia 414/2011, de 22 de junio,
con cita de las anteriores sentencias 119/2010, de 18 de marzo, y 1230/2008, de
15 de enero de 2009). La apreciación del juicio de confusión es un juicio de
valor que puede ser revisado en casación, en la medida en que no se haya acomodado
a las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , en la
interpretación de la normativa aplicable, y por la jurisprudencia de esta Sala.
Directrices
jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión
5. El art. 34.2.b) LM,
aplicable al nombre comercial por la remisión contenida en los arts. 87.3 y 90
LM, confiere al titular de la marca un ius prohibendi frente a quien,
sin su consentimiento use en el tráfico económico "(c) ualquier signo
que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los
productos o servicios implique un riesgo de confusión del público ".
Para la interpretación de esta norma, en la medida que constituye una
transposición del art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, deben tenerse en cuenta las directrices emanadas del
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto.
También son aplicables las directrices emanadas del Tribunal de Justicia en
relación con el art. 4, sobre el riesgo de confusión que justifica la
prohibición relativa de registro, pues responde al mismo concepto.
6. No es la primera vez
que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión.
Son las siguientes:
i) "El riesgo de
confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o
servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma
empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación
no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [
Sentencia 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de
1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].
ii) "La determinación
concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la
impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de
la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual,
en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de
diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel
c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las
Sentencias de esta Sala 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009,
de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010,
72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].
iii) De este modo, "el
riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los
factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010,
de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95),
Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de
junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala 225/2009,
de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010,
72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en
particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que
puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud
entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [
STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].
iv) En la valoración global de
tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la
interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las
marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "
así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados
puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la
inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).
v) A los efectos de esta
apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos
considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el
consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las
marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de
atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de
productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97),
Lloyd c. Klijsen].
vi) Pero, esta exigencia
"de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio
las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles,
(...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos
integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia
en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos
distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor
conformando la impresión comercial. Lo que se prohibe es la desintegración
artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca
sobre sus componentes parciales" (Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre).
Análisis
del juicio sobre el riesgo de confusión realizado por la sentencia recurrida, a
la vista de las anteriores pautas jurisprudenciales 7. Debemos partir de la
consideración de que en los signos empleados por la demandada para la
identificación de sus negocios de restauración en tres centros comerciales de
Zaragoza destaca como elemento más distintivo "Casa Alberto", que
coincide a su vez con el elemento más distintivo del nombre comercial de la
demandante.
Referido a un restaurante, bar
o negocio de restauración, "Casa" es un vocablo que unido a un nombre
propio indica la titularidad del negocio, a la par que le aporta un matiz
tradicional, pues históricamente se acostumbraba a designar los negocios en
general de esta forma. "Alberto" es un nombre propio que, por mucho
que pueda ser común, no carece de distintividad en abstracto ni en concreto,
respecto de los servicios de restauración. El hecho de que, conforme al art.
37.a) LM, el titular del signo registrado no pueda impedir que un tercero use
en el tráfico económico su nombre y su dirección, siempre que lo haga
"conforme a las prácticas legales en material industrial o
comercial", no priva de distintividad al signo ni, consiguientemente, a su
titular del ius prohibendi frente a quien no se acoja a la excepción.
Contando con la limitación
mencionada y bajo una apreciación global del nombre comercial de la demandante,
"Casa Alberto" concentra su fuerza distintiva, y por ello este signo
presenta gran semejanza con los signos empleados por la demandada ("Grupo
hostelero Casa Alberto asador", "Casa Alberto restaurante", "Casa
Alberto", "donde mejor se come es en Casa Alberto" y www.casalberto.net),
de tal forma que, en atención a que se aplica a idénticos o similares
servicios, pues todos ellos son de restauración, es susceptible de generar
riesgo de confusión en el consumidor. Al respecto conviene advertir que forma
parte del riesgo de confusión, el de asociación, por lo que basta que el
consumidor medio, normalmente informado, y razonablemente atento y perspicaz,
pueda si no identificar un mismo origen empresarial, sí entender que existe
algún vinculo jurídico o económico entre la demandante, titular del nombre
comercial, y la demandada que emplea los signos controvertidos.
Por otra parte, a la hora de
juzgar este riesgo de confusión en abstracto, resulta irrelevante el uso que la
demandante esté haciendo de su signo, más allá de que sea real y efectivo, a
los efectos previstos en el art. 39 LM, y sobre todo la circunstancia de que el
local al que viene aplicando el signo esté en una localidad (Madrid) distinta
de aquella en la que la demandada explota sus restaurantes (Zaragoza), a los
que ha aplicado los signos controvertidos.
En consecuencia, la
interpretación realizada por la sentencia recurrida, en la medida en que vacía de
contenido el ius prohíbendi que el art. 34.2.b) LM confiere al titular
del nombre de dominio, infringe este precepto, razón por la cual estimamos el
recurso y confirmamos la sentencia de primera instancia.
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