Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 (D. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL).
SÉPTIMO.
Síntesis de la doctrina del agotamiento del derecho sobre la marca.
En la sentencia 965/2008, de
20 de octubre, expusimos un resumen de la doctrina del agotamiento del Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea , que, aunque sustancialmente referida al conocido
como internacional, más que al comunitario, resulta punto de partida útil para
la decisión del caso a decidir.
Señalamos en tal ocasión que
" [e]l agotamiento del derecho sobre la marca española no se reguló expresamente
por el Estatuto de la
Propiedad Industrial y sí por el artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1988, [...] que generó
dudas en su aplicación a consecuencia de haberse alejado en ciertos extremos
del artículo 7, apartado 1, de la
Directiva 89/104/CEE - defecto hoy corregido en el artículo
36, apartado 1, de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre -; [...] la Directiva 89/104/CEE
contiene en los artículos 5 a
7 una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos
por la marca - sentencias de 16 de julio de 1998, Silohuette International
Schmied GmbH, C-355/96, 25; y 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB,
C-16/03, 30 -; [...] la marca constituye un elemento esencial del sistema de
competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y en el que las
empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de
sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que
existen signos distintivos que permiten identificarlos - sentencias de 17 de
octubre de 1990, Hag, C-10/89, 13 -; [...] por consiguiente, la marca confiere
al titular el derecho exclusivo a utilizarla para la primera comercialización
de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que
pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo
productos designados indebidamente con esta marca - sentencias de 23 de mayo de
1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, 7; 11 de noviembre de 1997, Frits
Loendersloot c. G. Ballentine, C -349/95, 22; y 12 de octubre de 1999,
Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 15 -; [...] el titular de un derecho de
marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede, de acuerdo
con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva , ampararse en su legislación para
oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido
comercializado en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su
consentimiento - sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, C-16/74, 7 a 11; 17 de octubre de 1990,
HAG, C-10/89, 12; 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93
y C-436/93, 31; 11 de noviembre de 1997, Frits Loendersloot, C-349/95, 23; y 12
de octubre de 1999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 13 -; [...] el
concepto de comercialización en el Espacio Económico Europeo, utilizado en el artículo
7, apartado 1, de la
Directiva , constituye un elemento que determina la extinción
del derecho exclusivo del titular de la marca previsto en el artículo 5 de esta
Directiva - sentencias de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-355/00, 34; y 30
de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 31 -. Dicho concepto ha
de recibir, por tanto, una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico
comunitario - sentencia de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, Peak Holding AB,
C-16/03, 32 - ". OCTAVO.
Razones que determinan las desestimación del motivo.
No hay duda de que la
protección que, en los territorios de los respectivos Estados miembros, otorgan
a las marcas nacionales los ordenamientos de cada uno, puede afectar a las
condiciones de competencia y constituir un obstáculo para la libre circulación
de los productos dentro del mercado único.
En la sentencia de 3 de julio
de 1974 (C-192/73) el mismo Tribunal argumentó (11) que " el ejercicio del
derecho de marca puede contribuir a la compartimentación de los mercados y, de
esta forma, afectar negativamente a la libre circulación de las mercancías en
los Estados miembros, tanto más cuanto que, a diferencia de otros derechos de
propiedad industrial y comercial [...] no está sujeto a limitaciones temporales
"; añadió (12) que " no puede admitirse que el titular de una
marca invoque la exclusividad del derecho de marca que puede ser consecuencia
de la limitación territorial de legislaciones nacionales con el fin de prohibir
la comercialización, en un Estado miembro, de mercancías legalmente producidas
en otro Estado miembro con una marca idéntica, que tenga el mismo origen ",
pues una prohibición de tal naturaleza "estaría en contradicción con
uno de los fines esenciales del Tratado, que tiende a la fusión de los mercados
nacionales en un mercado único". Y concluyó afirmando que " el
hecho de que en un Estado miembro se prohíba la comercialización de un producto
legalmente designado con una marca en otro Estado miembro, por el único motivo
de que en el primer Estado existe una marca idéntica, que tiene el mismo
origen, es incompatible con las disposiciones que prevén la libre circulación
de las mercancías dentro del mercado común ".
Esa doctrina - en la que, hay
que decir, no se apoya el recurso -, basada en la significación del origen común
de diversas marcas nacionales, fue objeto de reconsideración en la sentencia de
17 de octubre de 1990 (C-10/89). En ella el Tribunal de Justicia destacó, por
un lado, la significación del derecho sobre la marca (13), como " elemento
esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende
establecer y mantener ", por razón de que " las empresas deben
estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o
de sus servicios "; y, por otro lado, la relación existente entre los
artículos 30 y 36, de los que el último " admite las prohibiciones y
las restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la
propiedad industrial ", siempre que no constituyan " un medio
de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre
los Estados miembros " (11).
En la misma sentencia concluyó
el Tribunal afirmando que los artículos 30 y 36 " no impiden
que una legislación nacional permita que una empresa, titular de una marca en
un Estado miembro, se oponga a la importación, desde otro Estado miembro, de
productos similares legalmente designados en este último Estado con una marca
idéntica o que pueda crear confusión con la marca protegida, incluso en el
supuesto de que la marca con la que se importan los productos controvertidos
perteneciera inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las
importaciones y hubiera sido adquirida por una tercera empresa como
consecuencia de la expropiación de la filial ".
La expuesta doctrina fue
reiterada en la sentencia de 22 de junio de 1994 (C-9/93), en un supuesto en que
los signos eran idénticos y los productos con ellos distinguidos diferentes, y
en el que, además, aquellos habían sido objeto de fraccionamiento por acto
voluntario del titular - cesión -.
Destacó el Tribunal en dicha
ocasión la significación de que la protección de los derechos sobre las marcas
nacionales fuera territorial, así como la independencia de los mismos, conforme
al artículo 6, apartado 3, del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial ,
de 20 de marzo de 1883.
Pues bien, es en la doctrina
sentada en esta sentencia en la que apoyaron su decisión los Tribunales de las dos
instancias.
También se basa en esa
doctrina el recurso de casación, en el que la recurrente da por sentado, que el
Tribunal de apelación no la siguió correctamente. Lo que no es cierto, por las
razones que siguen.
Es un dato no cuestionado la
identidad de las marcas, al igual que su voluntario fraccionamiento por cesiones
efectuadas, en su día, por la titular única del signo " Gulf "
a favor de entidades que, desde entonces, aparecen como titulares registrales
de la misma en los distintos países.
La afirmación de que la
demandante es una especie de licenciataria o filial de la sociedad titular de la
marca holandesa - dato que sería útil para conocer si consintió la primera
comercialización del producto en Holanda o si tuvo alguna facultad para
determinar sobre qué productos podía estamparse la marca en el Estado de
exportación o para controlar la calidad de los mismos - no sólo ha quedado
huérfana de toda prueba, sino que ha sido negada por la propia recurrente en su
principal escrito de alegaciones, en el que presentó a Sociedad Anónima
Española de Lubricantes, SA como una competidora - integrada en otro grupo
petrolero -.
La referencia a la cesión de
la marca poca luz puede ofrecer en relación con el agotamiento del derecho, dado
que, como precisa la referida sentencia de 22 de junio de 1994 (43), " [e]l
consentimiento que implica toda cesión no es el que se exige para que se
produzca el agotamiento del derecho ".
En fin, la conclusión a que
llegó el Tribunal de apelación sobre la ausencia de los presupuestos del agotamiento
comunitario es plenamente correcta.
Ello sentado, no se plantea en
este caso la particular problemática del que fue resuelto por la repetida sentencia
del Tribunal de Justicia, dado que los productos designados con las marcas son
del mismo tipo - aunque, según la recurrente, los suyos tienen una mayor calidad
-, razón por la que es evidente el riesgo de confusión, de conformidad con el
artículo 34, apartado 2, letra a), de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
Por último la mención que el
motivo hace a las normas sobre la caducidad de la marca por su vulgarización
sobrevenida o por haberse convertido en signo engañoso - artículo 55, apartado
1, letras d) y e), de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre - no tienen otra explicación que la de permitir
destacar la significación que en el régimen del repetido signo puede tener el
comportamiento del titular, lo que carece de influencia en la decisión del
recurso.
Lo mismo hay que decir sobre
la referencia a la buena fe, mencionada en el motivo en cuanto estándar de buen
comportamiento, y a su proyección sobre la prohibición de pretensiones
contradictoras con los propios actos, dado que, como se expuso, la realidad
presentada por las partes en sus escritos de alegaciones es la de una relación
de competencia y no la afirmada en el recurso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario