Marcas denominativas simples. Nulidad relativa. Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual. Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son denominativas simples, deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2016 (D. Pedro José Vela Torres).

[Ver esta resolución completa en Tirant On Line Premium. http://www.tirantonline.com/tol]

TERCERO.- Ausencia de semejanza entre las marcas. Desestimación del recurso.

1.- Como hemos recordado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, o 382/2016, de 19 de mayo), para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son denominativas simples, deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad (STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99, Baby-Dry).

2.- Conforme al artículo 6.1 b) LM, tal y como hace el artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, la comparación entre dos marcas requiere el análisis de los dos elementos que las conforman, es decir, sus signos constitutivos y el ámbito aplicativo al que están destinadas. El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone de un ius prohibendi en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados. Así lo declaró el TJCE, en la sentencia 29 de septiembre de 1998, C-39/1997, caso Canon, al decir que:

«para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (...), procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario».

El Tribunal de Justicia no solo se refiere a la necesaria concurrencia de la doble semejanza entre los signos y su ámbito aplicativo, sino que también señala la mutua interrelación entre ambos. En la misma sentencia del caso Canon antes citada dijo:

«La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa».

3.- Como se ha dicho ya, las marcas en conflicto son marcas denominativas simples. La sentencia recurrida considera que no hay semejanza, porque desde el punto de vista fonético son diferentes, al coincidir solo parcialmente los términos de que se componen; y también desde el punto de vista conceptual, porque la del actor evoca servicios inmobiliarios, y las de los demandados servicios relacionados con las energías renovables.

Podemos coincidir con el recurrente en que la sentencia yerra al no realizar la comparación entre los signos tal y como se registraron y no tal como se usan. Pero pese a ello, no cabe considerar que exista semejanza que produzca riesgo de confusión. En primer lugar, globalmente no hay tal riesgo, porque el destinatario medio recuerda el signo como un todo y la impresión que producen uno y otros signos es claramente diferente. Máxime si el elemento común, el término Renova, es por sí mismo poco distintivo. En segundo lugar, porque la estructura de los signos es diferente: Renovalia y Renova energy, o Renovaenergy, son distintas fonéticamente; la primera se compone de una sola palabra y las otras de dos palabras (aunque en una de ellas aparezcan juntas); y el término energy utilizado en las dos marcas de la demandada no aparece en la del actor y las diferencia claramente de la de éste. Y finalmente, tampoco existe semejanza conceptual, porque la inclusión del término energy en las dos marcas de la demandada hace que la evocación que produce la marca del actor y la que generan las de la demandada, sea también distinta.

En consecuencia, falta uno de los factores interdependientes -quizás, el primario- que deben concurrir para que exista riesgo de confusión: la semejanza o similitud entre los signos. Y al apreciarlo así, la sentencia recurrida no infringe el art. 6.1 b LM, ni la jurisprudencia de esta Sala que lo interpreta.