Sentencia del
Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014 (D. Rafael Sarazá Jimena).
PRIMERO.-Antecedentes del caso
1.- El litigio en el que se han planteado los recursos extraordinarios que son
objeto de esta resolución fue promovido por Hansgrohe AG, en su calidad de
titular del registro internacional del modelo industrial DM 062246
"griferías sanitarias y sus componentes", solicitado el 12 de
diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y Hansgrohe, S.A., en
su calidad de distribuidora en España de estos productos, contra Grifería Tres,
S.A. (en lo sucesivo, Grifería Tres).
Las demandantes ejercitaron una acción declarativa de
violación de los derechos de exclusiva, al amparo de lo establecido en los
arts. 52 y 53 de la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño
Industrial (en lo sucesivo, LDI), una acción de cesación de la conducta
infractora y otra de indemnización de daños y perjuicios, que incluía la
publicación de la sentencia en diversas publicaciones especializadas. Alegaban
como fundamento de las acciones ejercitadas que la comercialización por parte
de la demandada de sus modelos de grifo monomando Alp-Tres para lavabo y bidé
suponía una infracción de los derechos que les concede el referido modelo
industrial, tal y como aparecía reflejado en los gráficos 3.1 y siguientes, variantes
3 y 4 del referido modelo.
2. - Grifería Tres se opuso a la demanda alegando: (i) la falta de
legitimación activa de Hansgrohe, S.A.; (ii) la inexistencia de vulneración de
los derechos protegidos pues el diseño de los productos cuestionados presenta
diferencias muy significativas respecto del modelo registrado; y (iii), de
forma subsidiaria, para el caso de que se pudiera considerar que existía
infracción, excepcionó la nulidad del registro por falta de singularidad o de
novedad.
3.- La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda
respecto de Hansgrohe, S.A. pues apreció su falta de legitimación activa.
Respecto Hansgrohe AG, desestimó la excepción de nulidad opuesta por Grifería
Tres, considerando que el diseño presentaba novedad, y estimó la acción de
infracción al considerar que el diseño del producto cuestionado producía una
impresión de conjunto muy similar a la del modelo registrado, de manera que al
usuario medio de este tipo de productos (un profesional de la construcción o un
consumidor especialmente informado) no le resultaba posible diferenciar entre
el producto que fabrica la demandada y el diseño protegido. También estimó la
acción de daños y perjuicios, y condenó a la demandada a hacer pago a Hansgrohe
AG de la cantidad de 531.860 euros y a la publicación de la sentencia en
diversos medios de comunicación.
4. - La sentencia del juzgado mercantil fue recurrida por ambas partes. El recurso de las demandantes cuestionó (i) la falta de legitimación activa de Hansgrohe, S.A., por entender que su legitimación resultaba de su carácter de licenciataria en España de los derechos de su matriz alemana, y (ii) el importe de la indemnización concedida, alegando que solo se habían concedido los daños y perjuicios causados a la titular del modelo industrial, con lo que se dejaban sin indemnizar los causados a la licenciataria, a su vez distribuidora en España de los productos, y que el método de valoración del daño no ha sido correcto.
El recurso de la demandada impugnó la existencia de
infracción apreciada por el juzgado, insistió en la nulidad del modelo
industrial por la falta de singularidad del diseño y alegó que esa falta de
singularidad afecta a cuestiones muy relevantes desde la perspectiva de la
impresión de conjunto, razón por la que estas características del diseño y del
producto no deberían tomarse en consideración al realizar el juicio
comparativo.
5.- La sentencia del tribunal de apelación desestimó el recurso de las
demandantes al considerar que nuestra legislación no reconoce al distribuidor
legitimación para el ejercicio de las acciones derivadas de la infracción de
los derechos que atribuye el registro de un diseño.
Y estimó el recurso interpuesto por la demandada, pues
consideró que comparando el diseño registrado con el producto presuntamente
infractor sin tomar en consideración las características del diseño registrado
que no cuentan con protección porque se trataba de formas comunes en el momento
del registro y tomando en consideración, de forma conjunta, las características
que diferencian a uno de otro, un usuario informado puede distinguir claramente
uno de otro por ofrecer una impresión de conjunto distinta.
6.- Las demandantes han interpuesto recurso extraordinario por infracción
procesal y recurso de casación contra la sentencia de la audiencia. El primero
se articula sobre cinco motivos, y el segundo, sobre cuatro. Todos ellos han
sido admitidos.
Recurso extraordinario por infracción procesal
OCTAVO.- Formulación del primer motivo del recurso de
casación
1.- El primer motivo del recurso se encabeza con el siguiente epígrafe: « Al
amparo del artículo 477.2.3ª por existencia de interés casacional, al
haberse infringido los artículos 53 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de protección jurídica del diseño industrial; normas que llevaban
menos de 5 años en vigor y sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal
Supremo ».
2.- Los argumentos en que se funda el motivo son, resumidamente, que aunque
los arts. 53 y 55 LDI, que regulan la acción indemnizatoria por infracción de
derechos de diseño industrial, aluden únicamente al titular del diseño
registrado como legitimado para el resarcimiento, tal previsión legal ha de
interpretarse de forma sistemática con el art. 61.1 LDI, que reconoce
legitimación al titular de una licencia sin exigir que esté inscrita, y con el
art. 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de
propiedad industrial, que alude a la "parte perjudicada" como
legitimada para reclamar daños y perjuicios, y la filial española es parte
perjudicada en tanto que distribuidora de los productos fabricados sobre el
modelo registrado. Con base en lo cual, habría que reconocer la legitimación de
la codemandante Hansgrohe, S.A.U., dado que su vinculación con la titular del
modelo, Hansgrohe AG supera en intensidad a la que se deriva de una relación de
licencia o distribución, al ser la filial en España de la matriz alemana, que
carece de autonomía empresarial respecto de su matriz, por lo que la filial española
sería una «titular indirecta» del modelo, sobre el que existiría una «indirecta
propiedad compartida» con la matriz alemana. Y que exigir una licencia escrita
y además inscrita entre matriz y filial constituye un sinsentido jurídico o una
invitación a la simulación de un contrato de licencia.
Además, se alega, la exclusión como parte legitimada de
la filial española tiene como efecto reflejo frustrar el resarcimiento de la
matriz por la infracción de sus derechos de exclusiva.
NOVENO.- Decisión de la sala. Falta de legitimación del
distribuidor para ejercitar las acciones por infracción del diseño industrial
registrado
1.- Las recurrentes no reproducen en casación las alegaciones que formularon
en el recurso de apelación en el sentido de que existía una licencia de
explotación del modelo titularidad de la matriz alemana a favor de la filial
española, que se deducía de forma implícita de la relación existente entre una
y otra sociedad.
2.- El recurso de casación exige que el recurrente sea preciso en sus
alegaciones y en la identificación de la infracción legal cometida por la
sentencia recurrida.
El motivo de recurso adolece de falta de precisión
respecto a si existe o no una licencia concedida por la matriz a la filial,
aunque sea de forma verbal. No es admisible que el recurrente utilice
circunloquios como los que se observan en el recurso, en el que se afirma que
la relación entre una y otra sociedad « supera en intensidad a la que deriva
de una relación de licencia », lo que le llevaría a ser una « titular
indirecta » del modelo, sobre el que existiría una «indirecta propiedad
compartida» por parte de ambas sociedades, pero no se afirma que la relación
sea de licencia.
La licencia de un derecho de exclusiva como es el diseño
industrial es un negocio jurídico de determinadas características, al que el
ordenamiento jurídico otorga ciertas consecuencias, como son las de atribuir al
licenciatario legitimación para ejercitar acciones por infracción del modelo en
determinadas circunstancias.
La relación de matriz-filial de ambas sociedades, y el
carácter de distribuidora de la filial, no convierten a esta en licenciataria
del modelo, ni en una "titular indirecta" del modelo industrial
registrado, ni constituyen una "indirecta propiedad compartida" sobre
el mismo.
Otras relaciones jurídicas podrán dar lugar a relaciones
más o menos "intensas", por utilizar la terminología de la
recurrente, pero no constituyen un negocio de licencia ni otorgan por tanto los
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico al licenciatario o al
cotitular del registro.
Como consecuencia de lo expuesto, las alegaciones
realizadas en torno a la transcendencia de la falta de inscripción de la
licencia en el diseño industrial son irrelevantes en tanto que falta la base
necesaria para analizarla, que es la alegación clara, precisa y fundada de
existencia de una licencia, y que la misma no fuera contraria a la base fáctica
sentada en la instancia.
3.- Solo puede atenderse al resto de alegaciones del motivo, esto es, al
carácter de distribuidor de Hansgrohe SAU, a su carácter de filial de Hansgrohe
AG, y a la extensión de la legitimación para reclamar daños y perjuicios por la
infracción de un derecho de propiedad industrial a cualquier perjudicado.
4.- Las alegaciones no pueden estimarse. El art. 13 de la Directiva 2004/48/CE
que se invoca por las recurrentes prevé la garantía de indemnización adecuada
de los daños y perjuicios efectivos como consecuencia de la infracción, al « titular
del derecho », al que por tanto equipara la expresión « parte
perjudicada » que emplea en el precepto.
Los arts. 53 y 55 LDI reconocen el derecho a ser
indemnizado de los daños y perjuicios sufridos por la infracción al « titular
del diseño registrado », y que el art. 61.2 LDI, en su último inciso,
permite que cuando el titular del diseño ejercite la acción, el titular de la
licencia también estará facultado para intervenir en el procedimiento al objeto
de reclamar la correspondiente indemnización. No existe precepto alguno en la
LDI que otorgue derechos derivados del derecho de exclusiva regulado en tal ley
a otros posibles perjudicados por una infracción del diseño registrado ni, por
tanto, les otorgue legitimación para ejercitar las acciones derivadas de los
derechos reconocidos en dicha ley.
La solución alcanzada por la sentencia recurrida, al negar
legitimación activa a la filial española, es correcta. El carácter de
distribuidora que ostenta la filial y la integración de ambas codemandantes en
un grupo empresarial, una con el carácter de matriz y otra como filial
participada al 100% por la matriz, no modifica el régimen legal expuesto.
5.- La alegación relativa al agotamiento de los derechos de propiedad
industrial de la matriz no puede fundar la impugnación de la estimación de la
falta de legitimación de la filial, pues justamente se está reconociendo a esa
matriz las consecuencias propias de la titularidad de esos derechos de
propiedad industrial que ostenta, sin que la institución del agotamiento del
derecho de propiedad industrial tenga virtualidad alguna para resolver la
cuestión planteada desde el momento en que se han reconocido a la titular del
registro las acciones para la defensa de sus derechos derivadas de tal
titularidad.
DÉCIMO.- Formulación del segundo motivo del recurso
1.- El segundo motivo de casación se formula bajo el siguiente epígrafe: « Al
amparo del artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, fundado
en la infracción de la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003, de 7
de julio, de protección jurídica del diseño industrial, al haberse aplicado
a un modelo en vigor con anterioridad a la Ley 20/2003 disposiciones reservadas
a los diseños concedidos bajo esta nueva ley, con desconocimiento de la
doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de la Sala Civil del
Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 2010 (Documento 3) y 25 de
enero de 2007 (Documento 4) ».
2.- Se denuncia la infracción legal de la disposición transitoria segunda de
la Ley 20/2003, cuyo tenor literal es el siguiente:
« Los modelos y dibujos industriales y artísticos
concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las
normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y
modelos industriales, las disposiciones de esta Ley que se enuncian a
continuación:
a) Del título VI "Contenido de la Protección
Jurídica del Diseño Industrial": los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y
el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.
b) El título VII "El diseño como objeto del derecho
de propiedad".
c) Del título VIII "Nulidad y caducidad del diseño
registrado" los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y
74 del capítulo II ».
3.- Se argumenta como fundamento del recurso que la sentencia exige al modelo
un requisito de protección, el del carácter singular previsto en el art. 7 LDI,
que no estaba contemplado en la legislación bajo la que nació dicho modelo, que
era el Estatuto de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo, EPI). Bajo la
vigencia de esta norma, la jurisprudencia exigió el requisito de la
originalidad, entendida como aportación de rasgos que individualizan y definen
el modelo.
4.- Alega también la recurrente que la sentencia ha aplicado mal el art. 7 LDI
pues ha realizado un análisis individualizado de los rasgos del diseño, cuando
dicho precepto exige un análisis sintético, de conjunto, que atienda a la
impresión que produce el diseño en su conjunto, producida por la suma de todos
los rasgos del diseño, sean o no novedosos.
UNDÉCIMO.- Decisión de la sala. Interpretación de la
norma vigente a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva no
transpuesta
1.- Como primera cuestión, las alegaciones que se realizan sobre los errores
cometidos al aplicar el art. 7 LDI no pueden tomarse en consideración al
resolver este motivo, pues nada tienen que ver con la infracción legal que se
denuncia en el mismo, que es justamente que dicho precepto legal no debió
aplicarse porque no estaba en vigor cuando el modelo fue registrado y la
disposición transitoria segunda LDI excluye la aplicación de tal precepto a los
modelos concedidos bajo la vigencia del EPI.
No es compatible que en un mismo motivo se denuncie que
un precepto legal no debió ser aplicado por cuestiones temporales, y
simultáneamente, que debió ser aplicado de otra manera.
2.- En cuanto a la indebida aplicación del art. 7 LDI y del requisito del
"carácter singular" que el mismo exige para la protección del diseño
industrial, se observa una clara contradicción en la postura de las
recurrentes, pues mientras que en este motivo invocan la indebida aplicación de
determinadas normas de la LDI que según su disposición transitoria segunda no
debían ser de aplicación a los modelos registrados bajo el EPI, en el resto de
sus alegaciones articulan diversas pretensiones en normas de la LDI que se
encuentran en la misma situación. Esta contradicción muestra la debilidad de la
impugnación que se formula.
3.- La razón por la que la sentencia recurrida ha tomado en consideración para
realizar el juicio comparativo la nota de singularidad del diseño de Hansgrohe
AG es la misma por la que las demandantes fundamentan su recurso en numerosos
preceptos de la LDI que son transposición de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de
octubre, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos.
El EPI, en sus artículos 182 y siguientes, contenía una
regulación muy somera de los que denominaba "modelos y dibujos
industriales y artísticos", de modo que fue la jurisprudencia la que hubo
de perfilar con más precisión su régimen jurídico, atendiendo a los principios
generales de la normativa sobre diseño industrial.
La Directiva 1998/71/CE contiene una disciplina completa
y moderna del diseño industrial, y debía haber sido transpuesta a Derecho
interno a más tardar el 28 de octubre de 2001, si bien no lo fue hasta la
entrega en vigor de la Ley 20/2003, de 7 julio de 2003, de protección jurídica
del diseño industrial.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en
sentencias tales como las de 11 de julio de 1996, C-232/94, 4 de julio de 2006,
C-212/04, 13 de febrero de 2014, C-18/13, y 30 de abril de 2014, C-26/13, ha
declarado que al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores
o posteriores a la directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe
interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de
la finalidad de la directiva, para conseguir el resultado perseguido por esta,
lo cual exige que realice todo cuanto es objeto de su competencia tomando en
consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de
interpretación reconocidos por éste.
4.- Como reconocen las propias recurrentes, la jurisprudencia de esta sala
venía exigiendo a los modelos registrados bajo el EPI el requisito de la
originalidad, pese a que el mismo no venía exigido expresamente en dicha norma.
Que la jurisprudencia considerara que tal originalidad
suponía la aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo no es
óbice para que cuando se trata de aplicar tal requisito en litigios en los que
los hechos relevantes (en este caso, el registro del modelo) tuvieron lugar
estando ya en vigor la citada Directiva 1998/71/CE, e incluso una vez
transcurrido el plazo de transposición (Hansgrohe AG solicitó el registro del
modelo el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y el
plazo de transposición de la directiva había finalizado el 28 de octubre de
2001), se interprete a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, y
se considere, como han hecho algunos tribunales de instancia cuando se les ha
planteado la cuestión, que ese doble requisito establecido por la
jurisprudencia de esta sala para la protección del diseño industrial bajo el
EPI puede enlazarse con el doble requisito establecido en la Directiva
1998/71/CE, de modo que el carácter original del modelo sea equiparado al
carácter singular que exige la directiva, referido a la impresión general
diferente que causa en el usuario informado, alejándose de este modo del
concepto de "originalidad" más propio de la propiedad intelectual que
de la industrial pues exige un grado de creatividad mayor pero no que tenga un
atractivo comercial, lo cual es lógico cuando se trata de proteger mediante la
propiedad intelectual una obra en la que el autor proyecta su personalidad,
pero se muestra inadecuado cuando se trata de proteger un diseño industrial, en
el que debe primar el carácter llamativo que le confiere un atractivo comercial
y un valor concurrencial añadido.
Por otra parte, esa "originalidad" necesaria
para la protección de los dibujos y modelos industriales que exigían las
sentencias de esta sala al interpretar y aplicar el EPI puede considerarse como
una "singularidad" avant la lettre, puesto que hablar de
aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo, como hacía esta
sala al exigir el requisito de la originalidad, no es algo muy diferente de
hablar de que el diseño produzca en un usuario informado una impresión general
diferente a la producida por cualquier otro dibujo o modelo, como hace la
directiva al exigir el carácter singular del diseño. Es correcta, por tanto, la
actualización de la exigencia de "originalidad", adaptándola al
ámbito de protección perseguido por la Directiva 1998/71/CE.
5.- No es admisible que las recurrentes pretendan que la singularidad prevista
en dicha directiva sea aplicable cuando se trata de definir el ámbito de protección
del diseño registrado, a efectos de realizar el juicio comparativo necesario
para resolver la acción de infracción, pero no cuando se trata de decidir sobre
la concurrencia de los requisitos para la protección del modelo.
6.- Por consiguiente, ha de entenderse que cuando la sentencia recurrida
invoca el art. 7 LDI no está utilizando un precepto legal inaplicable por
razones temporales, sino que está interpretando el EPI a la luz de la letra y
de la finalidad de la Directiva 1998/71/CE, de cuyo art. 5 es transposición
prácticamente literal el art. 7 LDI.
Por estas razones, no concurre la infracción legal
invocada en el motivo.
DUODÉCIMO.- Formulación del motivo tercero
1.- La formulación del tercer motivo del recurso de casación se encabeza con
el siguiente enunciado: « Al amparo del artículo 477.2.3º por existencia
de interés casacional, al haberse infringido el artículo 47, apartado 1º, de la
Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial,
norma que llevaba menos de 5 años en vigor y sobre la que no existe
jurisprudencia del Tribunal Supremo ».
2.- El motivo se fundamenta, sintéticamente, en que la sentencia recurrida
aplica incorrectamente el art. 47.1 LDI y por tanto del apartado 1º del art. 9
de la Directiva 98/71/CE, al (i) considerar que existe una correlación entre la
singularidad del modelo que justifica su protección y el que el diseño del
competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de
protección, tomando como referencia el usuario informado y el grado de libertad
del autor; (ii) realizar un juicio comparativo analítico, y no sintético, para
valorar la existencia de infracción del modelo registrado, esencialmente a
partir de las características del producto que presentan novedad, cuando el
alcance de la protección, según el art. 47.1 LDI, no viene determinado por la
impresión que sus elementos novedosos pueden generar en el usuario informado,
sino por la impresión general, esto es, la que pueda generar el diseño en su
totalidad; y (iii) considerar que el alcance de la protección viene definido
por los rasgos novedosos del diseño y no por la impresión general de conjunto
que produce en el usuario informado, pues la sentencia recurrida limita el
alcance de la protección a las tres características que gozan de novedad,
prescindiendo de si la impresión generada por el grifo de la demandante por ser
el primero formado por cuerpos cilíndricos con una cierta inclinación se repite
también en el otro grifo, pues lo determinante sería si aun pudiendo percibir
el usuario informado las puntuales diferencias señaladas por la sentencia, lo
determinante es si las mismas producen una impresión general diferenciada
respecto del diseño en su conjunto.
DECIMOTERCERO.- Decisión de la sala. El juicio
comparativo en el diseño industrial
1.- La aplicación de los criterios jurídicos del juicio comparativo necesario
para determinar si un diseño industrial produce en el usuario informado del
sector industrial pertinente la misma impresión general que otro
prioritariamente protegido, es materia susceptible de revisión en el ámbito del
recurso de casación, si bien circunscrito a determinar si el tribunal de
apelación ha infringido los preceptos legales que lo regulan.
2.- Esta sala, en su sentencia núm. 160/2014, de 30 de abril, analizó la
correlación existente entre el grado de singularidad del diseño protegido y el
grado de diferenciación que se exigía en el diseño del competidor, así como la
trascendencia en la realización del juicio comparativo de los elementos del
diseño registrado que presentan una mayor singularidad. Los argumentos que se
esgrimen en el recurso son contrarios a los utilizados por la sala en esa
resolución, que consideramos procede mantener.
Afirmamos en aquella sentencia que a mayor singularidad,
mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en
consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no
produzca en un usuario informado la misma impresión general.
Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor
singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no
produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño
protegido.
De esta correlación se hace eco la exposición de motivos
de la Ley 20/2003, de 7 julio, que traspuso la directiva europea, cuando
afirma: « hay que señalar la correlación que hay entre el grado de
diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga
carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un
competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de
protección ».
Los elementos del modelo o dibujo industrial protegido
que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de
considerar que otros diseños industriales que reproducen tales elementos pueden
causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la
medida en que los dos diseños, el registrado y el del producto supuestamente
infractor, presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio
público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó
el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión
general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño del
nuevo producto presenta algunos elementos diferenciadores, será más probable
que cause en el usuario informado una impresión general diferente.
Afirmábamos también en esa sentencia que mientras que en
el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe
la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del
diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el
producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que
presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su
amplio conocimiento del sector de que se trate.
3.- Lo expuesto no supone que esta sala justifique la realización de una
comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque
sintético referido a la impresión general. Significa que los elementos más
relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del
usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar
el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la
sentencia. A la trascendencia de estos elementos y de la posición frente a
ellos del usuario informado hace referencia el TJUE en su sentencia de 20 de
octubre de 2011, C-281/10 P (caso PepsiCo), cuando afirma:
«En tercer lugar, por lo que respecta al grado de
atención del usuario informado, procede recordar que, si bien éste no es el
consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que
percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes
detalles no se detiene a examinar (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 25 y 26),
tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas
diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. De este modo,
el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un
experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes
en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento
sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido
a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención
relativamente elevado al utilizarlos».
4.- Lo expuesto lleva a concluir que el tribunal de apelación ha aplicado
correctamente los criterios que resultan de la Directiva 1998/71/CE, a la luz
de cuya letra y finalidad ha de interpretarse y aplicarse el Derecho nacional.
Ha determinado cuál es el ámbito de protección del modelo registrado, ha
motivado qué elementos otorgan una mayor singularidad a la impresión general
del modelo, y ha realizado el juicio comparativo desde el punto de vista de un
usuario informado en relación a la impresión general causada por el modelo
registrado y por el diseño del producto tachado de infractor en la demanda.
Ciertos elementos del modelo registrado no dotan a este
de singularidad por cuanto reproducen formas habituales en el sector industrial
al que corresponde el modelo, determinadas por las tendencias de la moda
existentes cuando se solicitó el registro. Por tanto, las similitudes entre el
registro de la demandante y el producto de la demandada que vengan referidas a
formas habituales en el dominio público, carecen de relevancia para evaluar la
impresión general que el producto causa en el usuario informado, que conoce las
formas usuales y las tendencias de la moda en el sector industrial de que se
trate, y, en consecuencia, para considerar que el producto cuestionado infringe
el modelo registrado.
5.- Ciertamente el juicio comparativo que ha de realizarse es sintético, no
analítico, y ha de venir determinado por la impresión general que el diseño
causa en un usuario informado. Pero justamente porque los "ojos que
miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad
por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son
los del "usuario informado", que presenta un especial cuidado y
observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del
simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz, que no presta atención a los detalles, han de tenerse en cuenta los
elementos más relevantes del diseño, que determinan en el usuario informado esa
impresión general diferente. Estos elementos no son los que están en el dominio
público ni los habituales en el sector, a los que el usuario informado presta
poca atención debido a su conocimiento del sector.
6.- La sentencia de la audiencia no lleva a cabo una comparación analítica que
prescinda de la impresión general. Lo que hace es justificar y motivar esa
comparación sintética, porque de otra forma el juicio comparativo se limitaría
a reflejar, arbitrariamente, meras intuiciones o gustos personales.
El tribunal de apelación ha examinado cuáles son esos
elementos o rasgos más singulares que diferencian uno y otro modelo (el
registrado y la realización controvertida) y ha determinado su incidencia en la
impresión general que produce en un usuario informado, hasta el punto de que ha
descartado que uno de estos elementos (el grado de inclinación diferente del
cuerpo principal de uno de uno y otro grifo respecto de la horizontal del
sanitario) pueda determinar que la impresión de conjunto sea diferente. Pero al
tomar en consideración de forma conjunta otras diferencias entre el diseño
registrado y el diseño considerado infractor (como son la diferente proporción
entre la longitud del caño y la del vástago, el diferente ángulo en que se
encuentra el caño respecto del vástago y la diferente forma del encuentro entre
el vástago y el sombrerete), considera que determinan en un usuario informado
una impresión general, de conjunto, diferente.
Lo expuesto determina que el motivo del recurso deba
desestimarse.
DECIMOCUARTO.- Formulación del cuarto motivo de casación
1.- Este motivo se formula bajo el siguiente epígrafe: « Al amparo del
artículo 477.2.3º por existencia de interés casacional, al haberse infringido
el artículo 47, apartado 2º, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección
jurídica del diseño industrial, norma que llevaba menos de 5 años en vigor y
sobre la que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo ».
2.- El motivo se fundamenta alegando que la sentencia recurrida incurre en un
error al interpretar el art. 47.2 LDI en cuanto al concepto de libertad del
autor y la incidencia que en ella tienen las tendencias del mercado, pues
mientras que la audiencia considera que la libertad del autor, a efectos de
este precepto, viene limitada no solo por la función técnica que debe cumplir
el grifo sino también por las tendencias del mercado, la normativa y la
jurisprudencia comunitaria europea determinan lo contrario, esto es, que la
libertad del autor no se ve constreñida por las tendencias del mercado, sino
únicamente por las exigencias técnicas o legales relativas al producto
DECIMOQUINTO.-Decisión de la sala. Libertad del autor y
tendencias del mercado. Carencia de efecto útil
1.- Al definir el ámbito de la protección conferida por el diseño industrial
registrado, el art. 9.1 de la Directiva 1998/71/CE prevé que « se extenderá
a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios
informados una impresión general distinta ». Y el apartado 2 añade: « al
determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a
la hora de desarrollar su dibujo o modelo ».
2.- El Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que « el grado
de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base,
concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas
por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de
las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a
una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser
comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate
» (STGUE de 21 de noviembre de 2013, T- 337/12).
Asimismo ha rechazado que una tendencia general en
materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del
autor, puesto que es justamente la libertad del autor la que le permite
descubrir formas o tendencias nuevas, o innovar en el marco de una tendencia ya
existente (SSTGUE de 22 de junio de 2010, T 153/08, y 13 de noviembre de 2012,
asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11).
Aunque estas sentencias han sido dictadas en relación al
Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los
dibujos y modelos comunitarios, la doctrina que ellas se contiene es igualmente
predicable de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, por cuanto que el
tratamiento dado a esta cuestión es el mismo en una y otra norma.
3.- Siendo consciente la sala de que la cuestión no es pacífica, considera que
las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, no son un elemento
que limite la libertad del autor sino que operan en la determinación de la
singularidad del diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de
protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de
existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general
distinta.
Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de
registro del diseño, esto es, si el diseño registrado siguió las tendencias del
mercado existentes cuando fue solicitado, ello supondrá una merma en su
singularidad. Por ello, como se ha razonado en párrafos anteriores, si las
similitudes que el producto considerado infractor presenta respecto del diseño
registrado recaen en elementos que responden a las tendencias de la moda
existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una
importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario
informado, y habrá que considerar que uno y otro diseño causan en el usuario
informado una impresión general distinta, y por tanto no existirá infracción,
aun con un grado de diferenciación menor que el que sería exigible si el diseño
registrado no respondiera a esas tendencias de la moda.
Si por el contrario esas tendencias de la moda son
posteriores al registro del diseño industrial, de modo que puede colegirse que
tal diseño presenta un considerable grado de singularidad pues consiguió
anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser determinante en la
evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede resultar diluida
permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar,
que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la
excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada
por las exigencias de la moda.
4.- La consecuencia de lo expuesto es que la interpretación de la normativa
nacional aplicable a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva no
imponía considerar que las tendencias del mercado suponen un límite a la
libertad del autor a efectos de determinar el grado de protección del modelo
registrado bajo la vigencia del EPI.
5.- No obstante, la cuestión planteada en este motivo resulta irrelevante por
cuanto que sin necesidad de considerar que la libertad del autor del diseño del
grifo de la demandada se encontraba limitado por las tendencias del mercado, en
el juicio comparativo entre el modelo registrado y el diseño del producto de la
demandada, existen importantes elementos diferenciadores que hacen que el
diseño del producto de la demandada produzca en un usuario informado una
impresión general distinta al modelo registrado por la demandante.
La sala considera que los razonamientos de la audiencia
sobre la trascendencia de las tendencias del mercado en la libertad del autor
pueden calificarse como argumentos de refuerzo, puesto que su hipotética
eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión obtenida
en el fallo, por lo que son casacionalmente irrelevantes.
La carencia de efecto útil del motivo lleva a que el
recurso haya de ser plenamente desestimado.
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