Sentencia del
Tribunal Supremo (1ª) de 28 de mayo de 2020 (D. IGNACIO SANCHO GARGALLO).
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PRIMERO. Resumen de antecedentes
1. Para la resolución del presente
recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la
instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.
Town Music, S.L. obtuvo en el año
2000 la concesión de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del
Rock" para los siguientes productos de la clase 32 del nomenclátor
internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
hacer bebidas.
Rockstar Inc ha solicitado la
caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad
parcial.
Al margen de si constituyen
propiamente un uso de la marca, las formas en que fue empleada para identificar
o publicitar bebidas energéticas fueron las siguientes:
2. La sentencia dictada en primera
instancia entendió acreditado que la marca había sido usada sólo para bebidas
energéticas, razón por la cual declaró la caducidad parcial de esta marca
respecto del resto de los productos para los que estaba inicialmente concedida.
3. La sentencia fue recurrida sólo
por la parte demandante, quien solicitaba la caducidad total de la marca,
porque no había sido usada cómo estaba registrada. La Audiencia, que desestima
el recurso, primero entiende acreditado el uso del signo para bebidas
energéticas por las etiquetas empleadas en estos productos, así como por la
publicidad contratada tanto en la televisión canaria como en furgonetas y en el
carnaval. Y, a continuación, razona que se trata de una marca denominativa, que
protege la denominación y no "la forma o coloración de estas
palabras".
4. La sentencia de apelación ha sido
recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un solo motivo.
SEGUNDO. Recurso de casación
1. Formulación del motivo. El motivo
denuncia la infracción del art. 39.2 a), en relación con los arts. 55.1.c) y 58
de la Ley 17/2001, de Marcas, así como de la jurisprudencia contenida en las
sentencias 305/2014, de 17 de junio, 207/2013, de 8 de abril, 372/2010, de 18
de junio, y 188/2005, de 28 de marzo.
En el desarrollo del motivo se
razona por qué la marca denominativa "La Estrella del Rock” no ha sido
empleada por su titular en la forma exacta en que consta registrada, al
habérsele añadido numerosos elementos tanto verbales como gráficos y, en
ocasiones suprimido sus elementos más distintivos". Insiste en que
"no estamos ante un supuesto de modernización de la primitiva marca sino
en el de uso de otros signos en los que no sólo se modifica la parte
denominativa, eliminando en algunos casos unos términos (La Estrella del) e
incluyendo otros, sino en los que además se introducen elementos gráficos
completamente novedosos".
Y, más adelante, concluye que
"al contrario de lo sostenido por la sentencia recurrida, estamos ante el
uso de un logotipo en toda regla, es decir, una marca mixta, en la que la letra
con la que se exhibe, así como los demás elementos denominativos y figurativos
juegan un papel importante en la impresión del conjunto que los signos
utilizados producen en la mente del consumidor".
Procede desestimar el motivo por las
razones que exponemos a continuación.
2. Desestimación del motivo. El art.
39.1 LM, en su redacción originaria (anterior a la reforma introducida por el
RDL 23/2018, de 21 de diciembre), aplicable al caso, impone al titular de la
marca el deber de hacer un uso de ella real y efectivo para los productos o
servicios para los que esté registrada: "1. Si en el plazo de cinco años
contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera
sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios
para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante
un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las
sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas
justificativas de la falta de uso".
La reforma introducida por el RDL
23/2018, de 21 de diciembre, mantiene esta misma exigencia pero cambia la
dicción del art. 39.1 LM y suprime el calificativo de "real". Con
ello se acomoda mejor a la Directiva que se traspone (Directiva [UE] 2015/2436,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas), sin que afecte a la interpretación jurisprudencial de esta exigencia
de uso de la marca.
Entre las sanciones legales previstas
para el caso de falta de uso de la marca se encuentra su caducidad. En la
redacción de la originaria de la Ley de Marcas, aplicable al caso, se recogía
en el art. 55.1.c) LM: "se declarará la caducidad de la marca y se
procederá a cancelar el registro: (...) c) Cuando no hubiera sido usada
conforme al artículo 39 de esta Ley (...)".
Esta misma previsión se encuentra en
la actualidad (tras el RDL 23/2018, de 21 de diciembre) en el art. 54 LM:
"1. Se declarará la caducidad de la marca (...): a) Cuando no hubiera sido
usada conforme al artículo 39 de esta Ley".
Ejercitada la acción de caducidad de
la marca, conforme al originario art. 58 LM (actual art. 57 LM), corresponde a
su titular la carga de "demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39
o que existen causas justificativas de la falta de uso (...)".
A estos efectos, el art. 39.2.a) LM
[en la actualidad se corresponde con el art. 39.3.a)] dispone: "tendrá la
consideración de uso: "a) El empleo de la marca en una forma que difiera
en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de
la marca en la forma bajo la cual se halla registrada".
El art. 39 LM, en su redacción
aplicable al caso, era una trasposición del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE,
de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados Miembros en materia de marcas, y su contenido se correspondía, a su
vez, con el del art. 15 del Reglamento CE 40/94, de 23 de diciembre de 1993,
sobre marca comunitaria. De tal forma que resulta de aplicación la doctrina
emanada del Tribunal de Justicia en la interpretación de estos preceptos.
3. En nuestro caso, el recurso
cuestiona que el empleo de la marca denominativa "La Estrella del
Rok" en la forma descrita en el fundamento jurídico primero, sea adecuado
para cumplir con esta exigencia de uso del art. 39 LM, porque no se ha
realizado en la forma en que está registrada.
Al tratarse de una denominación, el
problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de
antemano, cuanto que, como se denuncia en el motivo, el uso realizado atienda a
la función esencial de la marca (garantizar la identidad del origen de los
productos o servicios a los que se aplica). Esto es: si, como recuerda la STJUE
de 31 de enero de 2019 (C- 194/17), asunto Cystus, "se utiliza con el fin
de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose
usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los
derechos conferidos por la marca". Y ello en atención a que en las
distintas variantes en que ha sido usada la denominación (apartado 1 del
fundamento jurídico primero), se encuentra superpuesta a otros signos
distintivos figurativos -al margen de si están o no registrados como marca- El
Tribunal de Justicia, en la sentencia 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto
Specsavers, consideró que esta cuestión se incardina en el marco de la referida
exigencia de que el uso de la marca en una forma que no difiera de aquella en
la que se halla registrada [ art. 39.2.a) LM, equivalente al art. 10.2.a) de la
Primera Directiva de marcas y al art. 15.2.a) del Reglamento de Marca
comunitaria de 1994].
En nuestra sentencia 450/2015, de 2
de septiembre, recordamos cuál era la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas
y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al
transcrito art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012
(C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum
Holding; y 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers: "Como
recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE
Nestlé (STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé), "con
carácter general, el concepto de "uso" de una marca comprende, por el
propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su
uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con
ésta" (32).
"De tal forma que, como
concluye esta STJUE Rintisch (2012), "el artículo 10, apartado 2, letra
a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone
a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta
en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que
difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las
diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y
ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca" (30).
"Y el requisito del uso
efectivo de una marca se puede cumplir "cuando la marca sólo se utiliza
mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra
marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como
marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen
del producto de que se trate" (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la
anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]".
Esta doctrina resulta aplicable a los
casos en que, como el presente, la marca registrada ha sido empleada junto con
otros signos distintivos, aunque no estén registrados como marca. De tal forma
que, de acuerdo con esta doctrina del Tribunal de Justicia, el uso acreditado
de la marca denominativa núm. 2.236.221 "La Estrella del Rock" para
bebidas energéticas, cumple con la exigencia del art. 39 LM de ser real y
efectivo, siempre y cuando no altere el carácter distintivo de la marca tal
como fue registrada.
En la mayoría de las variantes de uso
acreditado (A, B, D, E y F), la denominación "La Estrella del Rock"
aparece en una etiqueta o directamente en el envase en los que destaca en el
centro el término "Rock", con una grafía muy característica y
resaltada, enmarcada en una estrella. Al margen de que en alguna variante sea
menos claro, en la mayoría el empleo de la denominación "Estrella del
Rock" (con o sin el artículo determinado "La" que tiene poco
carácter distintivo), no deja de percibirse por el consumidor medio (normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz) de este tipo de productos
identificados con la marca (bebidas energéticas) como indicativa del origen
empresarial del producto.
Este uso acreditado de la marca
denominativa "La Estrella del Rock" no es simbólico ni con el único
fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Cumpliendo con la
exigencia expuesta en la sentencia 448/2013, de 9 de julio, se trata "de
un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar
al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un
servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese
servicio de los que tienen otra procedencia".
Razón por la cual no apreciamos que
la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción denunciada en el motivo.
TERCERO. Costas
Desestimado el recurso de casación,
imponemos a la parte recurrente las costas generadas con su recurso (art. 398.1
LEC) y la pérdida del depósito constituido para recurrir conforme la
Disposición Adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ.
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