Sentencia del Tribunal Supremo (1ª) de 9 de marzo de 2021 (D. Pedro José Vela Torres).
[Ver esta resolución
completa en Tirant On Line Premium. https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/8359864?index=1&searchtype=substring]
PRIMERO.- Resumen de antecedentes
1.- Vitrificados del Norte S.A.L. (en
adelante, Vitrinor) es cotitular de un tercio de la nuda propiedad de las
marcas "Magefesa", nacionales núms. 1.014.151, 1.014.153 y 1.014.154;
comunitaria núm. 3.187.771; e internacional núm. 476.731.
2.- Compañía de Cubiertos S.L. (en
adelante, Cubiertos) era también nuda propietaria de una tercera parte indivisa
de las mencionadas marcas.
3.- Mediante contrato de compraventa de
30 de junio de 2013, Cubiertos transmitió su cuota de nuda propiedad a Cantra
S.L., cotitular del tercio restante de la nuda propiedad.
4.- Vitrinor formuló una demanda contra
Cantra, en la que ejercitó una acción de retracto respecto del 50% de la nuda
propiedad de una tercera parte indivisa de las mencionadas marcas
"Magefesa" (la vendida por Cubiertos a Cantra).
5.- Tras la oposición de la demandada,
la sentencia de primera instancia desestimó la demanda por los siguientes y
resumidos motivos: (i) no procedía el retracto porque la transmisión no se
había hecho a un tercero, sino a otro comunero; (ii) la pretensión contraviene
lo previsto en el art. 1521 CC, porque la subrogación solo sería en la mitad
del derecho.
6.- Recurrida en apelación dicha
sentencia por la parte demandante, la Audiencia Provincial estimó el recurso,
por las siguientes y resumidas consideraciones: (i) la Ley de Marcas contiene
una regulación autónoma (autosuficiente) del retracto, por lo que éste es
procedente, aunque la cesión no se haya hecho a un tercero; (ii) no resulta de
aplicación el art. 1521 CC, por lo que puede ejercitarse el retracto sobre el
50% de lo adquirido, en aplicación de las normas sobre comunidad de bienes;
(iii) la acción de retracto no está caducada, porque no pudo ejercitarse hasta
que se tuvo cabal conocimiento de todos los extremos de la venta.
7.- Cantra interpuso un recurso de
casación.
SEGUNDO.- Admisibilidad del recurso de
casación
1.- Al oponerse al recurso de casación,
la parte recurrida alegó su inadmisibilidad, por inexistencia de interés
casacional, dado que no hay ninguna sentencia del Tribunal Supremo que haya
resuelto sobre la acción de retracto de marca; ni tampoco hay sentencias
contradictorias de Audiencias Provinciales sobre dicha cuestión.
2.- Aunque es cierto que la ausencia de
jurisprudencia puede producir el efecto paradójico de que no existan sentencias
de esta sala que puedan invocarse para justificar el interés casacional, no
cabe olvidar que:
(i) El objeto de la casación es
comprobar si ha sido correcta la aplicación del Derecho sustantivo a la
cuestión de hecho" ( SSTS 532/2011, de 18 de julio; y 429/2018, de 9 de
julio).
(ii) Como recuerda el Tribunal
Constitucional, "esta función de unificación de la doctrina corresponde a
los órganos superiores de la Jurisdicción ordinaria, a través de los recursos
de casación o revisión, siendo, pues, sus criterios los que resultan
vinculantes como fuente complementaria del Derecho ( art. 1.6 CC) sin perjuicio
de la evolución de la propia doctrina originada en los órganos superiores o en
la confirmación de resoluciones suficientemente fundadas de los
inferiores" ( STC 246/1993, de 19 de julio).
(iii) No puede crearse
jurisprudencia sin un primer caso en el que se analice la aplicación de la
norma cuya interpretación se discute. Para el TC la finalidad básica de la
casación "en un Estado de Derecho consiste en fijar y unificar la
interpretación jurisprudencial de las leyes, y a la par asegurar el
sometimiento del Juez a la Ley como garantía de su independencia" ( STC
230/1993, de 12 de julio). De prevalecer la tesis obstativa de la parte
recurrida, resultaría imposible el cumplimiento de la finalidad nomofiláctica
de control de la aplicación de la norma y de creación de doctrina
jurisprudencial que tiene el recurso de casación.
(iv) Por ello, en el Acuerdo de
Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017, sobre criterios de admisión de
los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, establecimos
que: "[...] no será imprescindible la cita de sentencias cuando, a
criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la parte recurrente
justifique debidamente la necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la
ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado
la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una
determinada materia".
3.- El resto de las alegaciones sobre
la inadmisibilidad de cada uno de los motivos de recurso: que las sentencias
invocadas se refieren al retracto civil general y no al retracto marcario o que
se basan en el Código Civil y no en la Ley de Marcas, afectan a la viabilidad
de los motivos (al fondo del asunto) y no a su admisibilidad.
4.- Como consecuencia de ello, debe
ratificarse la admisibilidad del recurso de casación, sin perjuicio de que
proceda o no su estimación, que abordaremos a continuación.
TERCERO.- Primer motivo de casación.
Caducidad de la acción de retracto
Planteamiento:
1.- El primer motivo de casación
denuncia la infracción del art. 46.1 de la Ley de Marcas (LM), en relación con
la jurisprudencia emanada de las sentencias de esta sala 534/2006, de 29 de
mayo; 554/2004, de 14 de junio; 123/1981, de 12 de febrero; 976/2008, de 31 de
octubre; y 724/2013, de 18 de noviembre.
2.- En el desarrollo del motivo, la
parte recurrente alega, resumidamente, que la sentencia recurrida ignora la
regla legal de que la acción de retracto está sometida a un plazo legal de
caducidad, al admitir que la demanda se presentara una vez transcurrido el mes
previsto en la norma.
Decisión de la Sala:
1.- El art. 46.1 LM establece:
"La marca o su solicitud podrá
pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá
por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado
y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de
bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada
partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del
Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y
criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás
comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que
contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de
una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el
plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del
propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo
o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél,
los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde
la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La
oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma
que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los
efectos, como renuncia a su derecho".
2.- El comunero que decide transmitir
su cuota de participación deberá notificárselo fehacientemente a los demás
comuneros para que puedan ejercer su derecho de tanteo. A falta de
notificación, o en caso de notificación irregular o defectuosa, o cuando la
cesión se hubiera llevado a cabo de manera distinta a lo indicado en la notificación,
los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto en el plazo fijado
legalmente. La notificación debe indicar expresamente en qué consiste la
transmisión, sus condiciones y sus elementos más relevantes, como el precio,
identificación del adquirente de la cuota y cualquier acuerdo particular entre
las partes.
El plazo para ejercer estos derechos
de tanteo y retracto es de un mes en ambos casos. En el tanteo, el plazo
comienza cuando los demás comuneros fueren notificados del propósito de vender y
de las condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. En el retracto, el
plazo empieza con la publicación en el BOPI de la inscripción de la cesión en
el Registro de Marcas.
3.- Cuando el adquiriente no inscribe
el acto de transmisión en la OEPM y, en consecuencia, no se publica su
inscripción, debe considerarse que la transmisión solo producirá efectos frente
a terceros una vez inscrita en el Registro de Marcas ( art. 46.3 LM). En
consecuencia, mientras no se inscriba y se publique la inscripción, no comenzará
a computarse el plazo de un mes establecido en el art. 46.1 LM.
4.- Según resulta de los hechos
acreditados en la instancia, como Cantra no comunicó a Vitrinor la adquisición
de un tercio de la nuda propiedad de la marca (incumpliendo así lo preceptuado
por el art. 46.1 LM), Vitrinor únicamente pudo conocerla a través de la
publicación de las inscripciones (en la OEPM, en la EUIPO y en la OMPI) en los
respectivos boletines oficiales. Pero en tales inscripciones no constaban las
condiciones esenciales de la transmisión a que antes hemos hecho referencia
-especialmente, el precio-, por lo que Vitrinor se vio obligada a practicar
unos requerimientos notariales, que no fueron atendidos, y a instar unas
diligencias preliminares de exhibición de documentos, que fue cuando finalmente
pudo tomar conocimiento de tales condiciones esenciales.
Como la exhibición judicial de
documentos tuvo lugar, finalmente, el 28 de marzo de 2016 y la demanda de
retracto se presentó el 26 de abril siguiente, debe entenderse que se hizo
dentro del plazo previsto en el art. 46.1 LM.
5.- Esta es precisamente la
interpretación concorde con nuestra jurisprudencia, que reconoce que no puede
ejercitarse debidamente el derecho de retracto sin un completo conocimiento de
la transmisión, que resulta imprescindible para la determinación del dies a
quo del plazo de caducidad ( sentencias 605/2007, de 25 de mayo; 1336/2007,
de 14 de diciembre; 126/2009, de 26 de febrero; y 107/2010, de 26 de febrero).
6.- En consecuencia, este primer motivo
de casación debe ser desestimado.
CUARTO.- Segundo y tercer motivos de
casación. Planteamiento. Resolución conjunta
1.- El segundo motivo de casación
denuncia la infracción del art. 1521 CC y la jurisprudencia plasmada en las
sentencias de esta sala 217/2016, de 6 de abril; 1151/2006, de 16 de noviembre;
194/1999, de 9 de marzo; y 970/2001, de 19 de octubre.
En el desarrollo del motivo, la
parte recurrente alega, resumidamente, que el retracto no puede ejercitarse
sobre una mitad de lo transmitido. El retracto se configura en el art. 1521 CC
como el derecho a subrogarse en el lugar de adquirente de la cosa, mientras que
lo pretendido en la demanda es subrogarse solamente en la mitad del derecho,
manteniendo la situación del adquirente, que solo se limitaría
cuantitativamente.
2.- El tercer motivo de casación
denuncia la infracción del art. 1522.1 CC y la doctrina jurisprudencial emanada
de las sentencias de esta sala 167/2007, de 12 de febrero; 3109/1996, de 22 de
mayo; y 14 de noviembre de 1994.
Al desarrollar el motivo, la parte
recurrente argumenta, en síntesis, que al ser Cantra un comunero y no un
extraño a la comunidad, Vitrinor carecía de un derecho de retracto sobre el
tercio adquirido de Cubiertos, porque la figura del retracto de comuneros solo
tiene sentido cuando el adquirente es un tercero ajeno a la comunidad.
3.- Estos dos motivos deben resolverse
conjuntamente porque tienen un sustrato común, por darse la circunstancia de
que, al no realizarse la enajenación en favor de un tercero, sino de otro
comunero, la retrayente (en una especie de aplicación de la regla del prorrateo
prevista en el párrafo segundo del art. 1522 CC) solo pretende ejercitar su
derecho de adquisición preferente sobre una parte de lo transmitido (el 50%) y
no sobre la totalidad. Por lo que ambas cuestiones - identidad entre lo
transmitido y lo retraído, y admisibilidad del retracto cuando el adquirente no
es un extraño a la comunidad- están íntimamente conectadas.
QUINTO.- Consideraciones comunes a ambos
motivos: el retracto de comuneros
1.- El art. 46.1 LM no supone una
derogación del régimen general sobre la comunidad de bienes previsto en los
arts. 392 a 406 CC, sino que establece las particularidades que se derivan de
la especial naturaleza del derecho de marca, especialmente de su carácter de
derecho inmaterial y de las funciones que este signo desempeña en el mercado
Lo que sí establece el art. 46.1 LM
es su propio sistema de fuentes respecto de la normativa aplicable al retracto
de marca: en primer lugar, regirá lo acordado por los comuneros en el momento
de constitución de la comunidad o posteriormente; en su defecto, se aplicará lo
previsto en el propio precepto, que desde este punto de vista adquiere el
carácter de ley especial; y solo en caso de ausencia de previsión convencional
o en la normativa especial, resultan aplicables las previsiones del Código
Civil ( arts. 1521 y 1522 CC).
No obstante, a falta de pacto, como
sucede en este caso, no hay contradicción entre la normativa especial (LM) y la
supletoria (CC), porque ninguna permite el ejercicio del retracto en el caso de
transmisión de una parte de la cuota, ni tampoco que pueda ejercitarse el
retracto de comuneros cuando el adquirente no es un tercero sino otro
cotitular.
2.- A ambas cuestiones, ejercicio del
retracto por un comunero frente a otro comunero y sólo sobre una parte de lo
transmitido, respondió negativamente la sentencia 592/1991, de 23 de julio:
"En efecto, las consecuencias
de los pactos formalizados en el documento privado de 1 de marzo de 1980, entre
cuyos otorgantes no figuran los cónyuges Camilo - Paula, no pueden incidir
sobre la condición de comuneros de éstos, que es lo trascendente para no ser
considerados "extraños" a la comunidad, lo que determina la
improcedencia del retracto "legal", dado que la finalidad de éste
-evitar, en lo posible, la introducción de un nuevo copropietario- no se
cumpliría si los demandados, como acontece en este caso, ya habían adquirido
anteriormente otra parte indivisa de la finca. [...] A más de que sólo se
retrae la mitad de la parte indivisa adquirida por los cónyuges Camilo - Paula,
lo que ya haría inviable el retracto y demuestra que se está planteando una
cuestión ajena al ámbito del retracto legal, como antes se ha razonado".
SEXTO.- Necesaria identidad entre lo
transmitido y lo retraído
1.- El retracto legal es un derecho
real de adquisición que confiere a su titular, en las circunstancias previstas
en la Ley y con ocasión de un negocio traslativo del dominio, la facultad de
adquirir la cosa transmitida, en las mismas condiciones en que se hubiera
realizado la transmisión.
El art. 399 CC admite la libre
disponibilidad de la cuota por cada partícipe sin perjuicio del otorgamiento de
una preferencia en la adquisición por el resto de los comuneros, a quienes les
corresponderá un derecho de retracto ( arts. 1521 y 1522 CC), pero sobre la
misma cosa retraída y no solamente sobre una porción. Por ello, las sentencias
392/1996, de 22 de mayo, y 217/2016, de 6 de abril, declararon que "el
retracto se da en caso de venta de porciones a extraños, pero no cuando se
vende la totalidad".
Como declaró la RDGRN de 29 de
noviembre de 1995 (BOE de 15 de enero de 1996), en relación con el art. 41.2
Ley 32/88, de 10 noviembre, de Marcas:
"Una cuota en proindiviso,
cualquiera que sea la posición que se adopte sobre la naturaleza de un objeto o
elemento inmaterial en comunidad, concede a su titular el mismo derecho
cualitativo al objeto en proindivisión que la titularidad plena y participa de
sus mismas características. [... De ahí que] cada comunero sea libre de
transmitirla, pudiendo ser el título transmisivo cualquiera de los reconocidos
en Derecho".
2.- Conforme al art.1521 CC, el
retracto legal es el derecho de subrogarse, en las mismas condiciones
estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere. Como declaró la
sentencia 151/2020, de 5 de marzo:
"Los tanteos y retractos
legales, como ha señalado la doctrina científica, son limitativos del derecho
de dominio en tanto condicionan la facultad de libre disposición del titular
dominical de la cosa, pues si bien mantiene la libertad de enajenarla o no y de
fijar las condiciones concretas de la transmisión, tal facultad se ve
restringida en cuanto a la determinación de la persona del adquirente por la
exigencia de enajenarla precisamente al titular del derecho de retracto, quien
ostenta una preferencia legal frente a terceros adquirentes".
En relación con el negocio
traslativo, lo único que puede cambiar el retracto es la sustitución de la
persona del adquirente. Pero no puede ejercitarse un derecho de retracto
parcial sobre una parte de la cuota indivisa cedida por el titular. De hecho,
de admitirse, se daría el efecto, no querido por el ordenamiento al regular la
institución del retracto de comuneros, de que no habría propiamente sustitución
del comunero transmitente por un tercero, porque el comunero seguiría manteniendo
la mitad de su participación.
SÉPTIMO.- El retracto de comuneros solo
opera en caso de transmisión a extraños
1.- Respecto a la cualidad de tercero
del adquirente de la cuota transmitida, la previsión del art. 1522 CC relativa
a que el derecho de retracto de comuneros solo cabe cuando el adquirente es un
extraño entronca con la regulación de la comunidad de bienes del propio Código,
que trata con un cierto disfavor esta institución y parte de su transitoriedad
(de ahí la posibilidad de división a instancia de cualquier comunero, ex art.
400 CC).
La sentencia 153/2020, de 5 de
marzo, con remisión a las sentencias 22/1986, de 24 de enero, 1031/1963, de 28
de diciembre, y 1143/2007, de 22 de octubre, aclara cuál es la ratio de
la institución al declarar:
"El derecho de retracto
regulado en el artículo 1522 del Código Civil, de antigua raigambre en nuestra
legislación, Partida 5.ª, título 5.º, Ley 55 y Ley 75 de Toro, tiene por
finalidad esencial evitar en lo posible el fraccionamiento de la propiedad en
porciones o cuotas ideales y lograr su consolidación en un solo titular para
evitar los efectos antieconómicos de la desmembración dominical y los
conflictos que en cuanto a su administración y disfrute suelen surgir entre los
condueños; o en otros términos, la función económico-social que en el supuesto
de comunidad cumple el retracto es la de disminuir el número de partícipes y
aún eliminar, en último extremo, tal estado de pluralidad subjetiva".
Abunda en esta misma posición la
sentencia 217/2016, de 6 de abril, con cita de otras muchas, al indicar que la
finalidad del retracto de comuneros es facilitar la extinción de situaciones de
comunidad, por considerarlas antieconómicas y perjudiciales y poder ser fuente
de conflictos entre los condueños en cuanto a su administración y disfrute.
2.- Asimismo, la jurisprudencia ha
hecho referencia a una segunda finalidad del retracto de comuneros,
complementaria a la de la extinción de la situación de comunidad: la de impedir
que un extraño ingrese en la comunidad. Como establece la antes citada
sentencia 153/2020:
"el retracto de comuneros
facilita el cumplimiento de esta finalidad al permitir reducir el número de
partícipes de la comunidad, evitando que la salida de uno de los partícipes por
la venta de su cuota indivisa se sustituya por la entrada de un nuevo partícipe
extraño a la comunidad".
En el mismo sentido, la sentencia
243/1978, de 20 de junio, declaró:
"el retracto de comuneros tiene
por finalidad la de evitar que entre en la comunidad otra persona que sea ajena
a ellos, lo cual no ocurre en el caso de autos en que actor y demandado, son
miembros de la, sociedad o comunidad que es propietaria o titular de la
totalidad de las participaciones de sus componentes".
3.- Ante el silencio del art. 46.1 LM
sobre la exigencia de este requisito de que la transmisión se haga a un
extraño, la sentencia recurrida considera que, por tratarse de una regulación
autónoma, no cabe considerar que sea un presupuesto necesario para el ejercicio
del derecho de retracto de marca y, por tanto, no resulta de aplicación
supletoria el art. 1522 CC.
No compartimos dicha conclusión, por
las siguientes razones:
(i) El retracto de comuneros es un
derecho real limitado de adquisición preferente que se otorga a los
copropietarios de una cosa en común cuando se enajena a extraños la cuota de
alguno o de los demás condueños ( sentencia 153/2020, de 5 de marzo).
(ii) El retracto de comuneros es
limitativo del derecho de dominio en tanto condiciona la facultad de libre
disposición del titular dominical de la cosa, pues si bien mantiene la libertad
de enajenarla o no y de fijar las condiciones concretas de la transmisión, tal
facultad se ve restringida en cuanto a la determinación de la persona del
adquirente por la exigencia de enajenarla precisamente al titular del derecho
de retracto, quien ostenta una preferencia legal frente a terceros adquirentes.
Por ello, la jurisprudencia se inclina por su interpretación restrictiva (
sentencia 219/1985, de 2 de abril y las que en ella se citan).
(iii) Si la función del retracto es
impedir la entrada de nuevos comuneros en la comunidad, carece de sentido
permitir que lo ejerza un comunero en detrimento de otro comunero y no de un
tercero. No se entiende por qué un derecho de adquisición preferente debe favorecer
a un comunero y, al mismo tiempo, perjudicar a otro, cuando ambos tienen los
mismos derechos y deberes en la comunidad en proporción a su participación (
arts. 393 y 1522-2 CC).
(iv) La legislación civil sobre el
retracto parte de la base de que la entrada de un tercero en la comunidad
agravaría los inconvenientes de dicha situación de cotitularidad,
fundamentalmente el riesgo de conflictividad; lo que no sucede si la
transmisión se realiza a favor de quien ya es comunero.
OCTAVO.- Estimación del recurso de
casación. Asunción de la instancia
1.- Como consecuencia de lo expuesto,
debemos estimar los motivos de casación segundo y tercero y anular la sentencia
recurrida.
2.- Al asumir la instancia, por los
mismos razonamientos por los que hemos estimado el recurso de casación, debemos
desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandante y confirmar la
sentencia de primera instancia.
NOVENO.- Costas y depósitos
1.- Al haberse estimado el recurso de
casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por el
mismo, según previene el art. 398.2 LEC.
2.- La desestimación del recurso de
apelación conlleva que deban imponerse sus costas a la parte apelante, de
conformidad con lo previsto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario